La dilution des marques renommées

A/. La nature de l'emploi

Avant l'ordonnance du 11 décembre 2008^99(*), l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ne faisait référence qu'à l'« emploi » de la marque renommée. Un doute existait alors sur le type d'utilisation sanctionné : était-ce limité à la reproduction servile du signe ou s'étendait-il à son imitation ? Il est vrai que la protection renforcée des marques renommées constituant une exception au principe de spécialité, celle-ci devrait être interprétée stricto sensu et ne renvoyer qu'à la reproduction^100(*).Dans le cadre de l'affaire Olymprix, la Chambre commerciale avait pu décider que l'emploi de l'article L. 713-5 renvoyait à la seule reproduction tandis que l'imitation pouvait être sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil^101(*).Elle est toutefois revenue sur sa décision dans un arrêt Cartier en considérant qu'un titulaire de marque renommée pouvait bénéficier de la protection renforcéesuite à l'usage d'un signe similaire^102(*). Autrement dit, l'imitation d'un signe, au même titre que sa reproduction, pouvait être sanctionnée sur le terrain de la protection spéciale.

Une ordonnance du 11 décembre 2008 vint confirmer ce raisonnement et mettre fin à la controverse en modifiant l'article L. 713-5. Celui-ci vise désormais explicitementà la fois la reproduction et l'imitation. Inquiétante en ce qu'elle aggrave l'élargissement du champ d'application de la protection contre le préjudice de dilution, cette solution était pourtant inévitable.Le professeur Passa fait remarquer que l'article L. 713-5 est de toute façon interprété à la lumière de l'article 5.2° de la directive qui, lui, prévoit que « le titulaire est habilité à interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou comparable à la marque »^103(*). Par ailleurs, il est évident que les marques renommées peuvent autant souffrir de la reproduction que de l'imitation de leur signe. La dilution consiste en l'érosion de la distinctivité, en une banalisation du signe. L'imitation, si elle n'est pas trop éloignée, parvient tout autant à ce résultat si le consommateur associe intellectuellement les deux signes^104(*).

B/. L'origine de l'emploi

L'emploi de la marque renommée peut être sanctionné au titre de la protection renforcée alors même que celui-ci n'est pas le fait d'une marque. Dans un arrêt Adidas, la Cour de justice a en effet considéré que l'emploi d'une marque renommée par un simple signe, même s'il n'était pas perçu comme une marque, pouvait porter atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure^105(*).Il est intéressant de noter que cette décision fut rendue, une fois de plus, contre l'avis de l'avocat général Jacobs qui considère que c'est seulement si le signe est utilisé en tant que marque que la protection peut être déclenchée^106(*). On ne voit pas en quoi, en effet, l'utilisation d'un signe à titre simplement décoratif pourrait porter atteinte au caractère distinctif de la marque. Par nature, le préjudice de dilution ne peut être provoqué que par la multiplication d'autres signes distinctifs pouvant brouiller les repères des consommateurs. Là encore, la généralisation de la protection ne laisse rien présager de bon.

Fort heureusement, cette protection excessivement compréhensive contre le préjudice de dilution va être neutralisée par l'ajout de conditions strictes pour la mettre effectivement en oeuvre. Plus qu'une nécessité pratique pour réguler la protection, il s'agit d'un retour à une certaine cohérence : par définition, la dilution n'est pas une atteinte à l'unicité de la marque, mais à sa distinctivité. La jurisprudence s'est ainsi tournée vers la perception du consommateur.

* ⁹⁹ Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques.

* ¹⁰⁰ G. BONET, « La protection des marques notoires dans le Code de la propriété intellectuelle », Mél. Jean Foyer, Auteur et législateur, PUF 1997, p. 189.

* ¹⁰¹ Com. 11 mars 2003,JurisData n° 2003-018191.

* ¹⁰² Com. 12 juillet 2005, D. 2005, act. jurispr. p. 2074.

* ¹⁰³ J. PASSA, « Protection de la marque notoire contre l'usage d'un signe similaire hors de la spécialité », Propr. intell., octobre 2001, n° 1, p. 85.

* ¹⁰⁴ J. PASSA, op. cit., p. 86.

* ¹⁰⁵CJCE, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, Rec. I-12537, pt. 39.

* ¹⁰⁶ M.F.G. JACOBS, concl. 10 juillet 2003, aff. C-408/01, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, pt. 60.