Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

§2 : LA DISPARITION CRITIQUABLE DU CONTROLE ADMINISTRATIF PREALABLE DE CERTAINS CONTRATS SUR LES MARQUES

Du temps de l'accord de Bangui du 2 mars 1977, devait être soumis dans les douze mois à compter de leur conclusion, au contrôle et à l'approbation préalables de l'autorité nationale compétente avant l'inscription au registre spécial de l'Organisation, les contrats relatifs aux marques de produits ou de services, s'ils comportaient des paiements à l'étranger ou s'ils étaient consentis ou obtenus par des personnes physiques ou morales étrangères ou installées hors du territoire national de l'un des Etats membres. L'objectif était de permettre aux administrations parafiscales de maîtriser les flux de capitaux entre les économies nationales des Etats membres et l'extérieur. Ce contrôle administratif consistait à vérifier que les contrats concernés ne contenaient pas des clauses imposant au cessionnaire ou au concessionnaire de licence des limitations n'ayant rien à voir avec les droits conférés par l'enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits. Dans tous les cas, la promotion des règles de concurrence sous-tendait cette réglementation.

Mais, l'évolution du contexte socio-économique des Etats membres nécessitait une nouvelle réglementation qui y soit ancrée. Il s'agit d'une part, de la libéralisation économique traduite par le retrait de l'Etat et, d'autre part, de l'appel aux investisseurs par la mise en place d'une législation empreinte d'efficacité via la célérité dans les procédures administratives et la sécurité juridique.

Désormais, le contentieux des contrats portant sur les marques de produits ou de services se veut affranchi de l'omniprésence administrative. Ceci passe par la responsabilité des contractants qui doivent faire montre de diligence (A). L'on se demande si les règles du droit de la concurrence ne seraient pas sacrifiées (B).

A- LA RESPONSABILISATION DES PARTIES A L'ACTE

Les parties à un contrat de cession ou de concession notamment, doivent être diligentes en ce sens que la constatation des clauses nulles susvisées est, dorénavant, faite par le tribunal, à la requête de toute partie intéressée. Autrement dit, le tribunal ne peut constater d'office l'existence de telles clauses. Parce qu'elles sont les premières affectées par le déséquilibre financier du contrat, les parties sont mieux placées pour dénoncer l'existence de clauses nulles. En poursuivant leurs intérêts égoïstes, elles contribuent au maintien des règles du marché concurrentiel et donc à l'intérêt général.

Il va sans dire qu'en plus des exigences de consentement, la libre négociation de ces contrats aboutira à l'élaboration de clauses propres à la cession (1) ou à la concession de licence (2) relative à une marque ; mais le juge des contrats pourra intervenir à la requête de l'une des parties.

1- La négociation du contrat de cession de marque

Les parties à un contrat de cession de marque négocient librement les clauses de leur contrat. Mises à part certaines hypothèses particulières^96(*), leurs obligations relèvent du droit commun des contrats et de la vente. Le cessionnaire a pour obligation essentielle de payer le prix, qui peut être forfaitaire ou proportionnel. Quant au cédant, il assume les obligations que le Code civil met à la charge du vendeur^97(*).

Le cédant doit une obligation de délivrance^98(*) qui doit l'amener à remettre le certificat d'enregistrement au cessionnaire et à lui apporter son concours pour inscrire le transfert au registre spécial des marques. Le cédant doit aussi une obligation de garantie, qui se dédouble en une garantie d'éviction et une garantie des vices cachés^99(*).

La garantie d'éviction porte, d'une part, sur le fait personnel du cédant : il doit s'abstenir de troubler en fait ou en droit le cessionnaire dans la jouissance du droit sur la marque. Notamment, le cédant ne devra pas continuer à exploiter la marque ou en adopter une autre qui l'imite ou la parasite. Toute clause contraire est nulle^100(*) et dénonçable au juge par la partie intéressée. D'autre part, le cédant doit la garantie d'éviction du fait des tiers ; il ne garantit alors que les troubles de droit^101(*). Le cédant peut valablement stipuler une clause limitative de sa garantie (sous réserve de sa bonne foi), mais cette clause ne le libère pas de l'obligation de restituer le prix de cession si le cessionnaire est évincé par un tiers^102(*).

Enfin, le cédant doit encore garantir les vices cachés de la chose. En matière de marque, c'est essentiellement de la nullité totale ou partielle de la marque dont il s'agit (vices juridiques). Après la vente, on s'aperçoit que le signe est atteint de nullité, parce qu'il porte atteinte à un droit enregistré antérieur, ou même qu'il est non distinctif ou illicite. Savoir si le vice était caché est délicat : l'inscription de la marque antérieure ou sa célébrité peuvent faire qualifier le vice d'apparent. Néanmoins, le cessionnaire doit agir vite à compter de la date où il découvre le vice dont son droit est atteint, puisque son action est soumis à la condition de bref délai posée à l'article 1648 du Code civil mais non qualifiée par la loi^103(*). Selon que la marque est totalement anéantie ou non, il a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire. En théorie, les clauses limitant cette garantie sont valables^104(*), mais elles sont privées d'efficacité si le vendeur est un professionnel ou s'il est de mauvaise foi.

Lorsque la marque est frappée de nullité, cette nullité rétroagit. Du même coup, la cession se trouve elle-même privée rétroactivement d'objet et même de cause et doit être annulée. Pareillement, la nullité de la marque rejaillit sur le contrat de licence.

2- La négociation du contrat de licence

La licence de marque peut être l'objet unique du contrat ou en constituer un élément essentiel ou secondaire. Ainsi le contrat de franchise comporte trois éléments essentiels : la licence d'une marque, la communication d'un savoir-faire et une assistance commerciale ou technique. Il est aussi possible que des clauses concernant une marque soient insérées dans un contrat portant sur la concession d'un brevet ou la communication d'un savoir-faire. Quoiqu'il en soit, en principe, la licence est consentie « intuitu personae ». A titre de droit comparé, la Cour de justice des communautés européennes estime que le cédant a le droit de choisir librement les concessionnaires « dont les qualifications professionnelles sont une condition pour établir et préserver la réputation du réseau »^105(*). Par conséquent, sauf stipulation différente, le licencié doit exploiter lui-même la marque concédée^106(*) et ne peut pas, sans l'accord du concédant, donner de sous licence ou transférer sa licence à des tiers.

Les parties peuvent prévoir une clause d'exclusivité à la charge de l'une ou de l'autre d'entre elles. Lorsqu'elle est à la charge du concédant, celui-ci s'oblige alors à ne pas concéder d'autres licences de la marque en question pour les mêmes produits ou services et le même territoire. En contre partie, le licencié exclusif a une obligation particulièrement impérative d'exploiter la marque. A défaut, le concédant pourra demander la résiliation du contrat afin de sauvegarder son droit. Lorsque l'exclusivité est à la charge du licencié, cela crée un lien de dépendance en vertu de laquelle le concédant a, à son égard, une obligation d'information précontractuelle rigoureuse.

Les clauses peuvent être multiples, mais dans l'ensemble, d'une part, le concédant supporte l'obligation de garantir la jouissance paisible de la marque par le licencié ; d'autre part, ce dernier a l'obligation de payer le prix qui doit être déterminé ou déterminable, forfaitaire ou périodique, fixe ou proportionnel au chiffre d'affaires. En outre, il doit exploiter la marque. L'inobservation de cette obligation constitue une faute lourde en ce qu'elle fait courir au titulaire de la marque le risque d'être déchu de son droit.

A l'observation, la réforme de 2002 augmente de façon non négligeable le champ du consensualisme en matière de contrats portant sur la marque. Elle institue un régime uniforme de ces contrats sur lesquels le droit de regard de l'administration est retiré quel que soit le type et les parties envisagés. En tout état de cause, la validité du contrat n'est plus subordonnée au visa a priori de l'administration mais il incombe aux parties de dénoncer les clauses nulles dont la constatation est du seul ressort du juge des contrats. Cependant, la suppression de ce contrôle n'est pas très heureuse en ce qui concerne les règles de la concurrence.

* ⁹⁶ La cession peut aussi prendre la forme d'un apport en société, soit de la marque isolée, soit comme élément du fonds de commerce, lorsqu'il s'agit d'un apport en pleine propriété. S'il s'agit d'un apport en jouissance, la situation s'apparente davantage à une licence. (cf. Y. REINHARD, « L'apport en société des droits de propriété industrielle », in mélanges CHAVANNE, 1990, p. 297 et p. 305)

* ⁹⁷ Art 1603 du Code civil.

* ⁹⁸ Articles 1604 et 1615 du Code civil.

* ⁹⁹ Art 1625 du Code civil.

* ¹⁰⁰ Art 1628 du Code civil.

* ¹⁰¹ Par exemple, il garantit le cessionnaire contre les actions en revendication ou en contrefaçon.

* ¹⁰² Art 1629 du Code civil. La clause qui supprime entièrement cette garantie, dite « aux risques et périls », est encore plus radicale. Elle est licite mais change la nature de la cession, qui devient un contrat aléatoire : elle doit donc être stipulée de façon expresse et non ambiguë.

* ¹⁰³ Il revient au juge de l'apprécier ; en ce sens, CS arrêt n°2 du 19 octobre 1965, affaire KEMAYOU HABBI Louis c/ Société John HOLT Douala.

* ¹⁰⁴ Art 1643 du Code civil

* ¹⁰⁵ CJCE, arrêt du 28 janvier 1986, affaire 161/84 Pronuptia de Paris.

* ¹⁰⁶ Toutefois, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation du licencié, l' intuitu personae  ne saurait entraîner la résiliation du contrat ni faire obstacle à la décision de continuation du contrat par le syndic.