Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

chapitre i: LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX DANS LE CADRE CONTRACTUEL

Le droit exclusif du propriétaire d'une marque peut faire l'objet de diverses sortes de contrats d'exploitation. Ces contrats qui consistent soit en des cessions soit en des concessions, peuvent porter sur tout ou partie du dépôt. Leur nature est incertaine et ils présentent une singularité sans doute liée au caractère incorporel du bien. Néanmoins, pour combler les lacunes de ce statut spécial, il est traditionnel d'assimiler, par analogie, le contrat de cession à un contrat de vente puisqu'il opère transfert de propriété, et le contrat de concession à un contrat de louage dans la mesure où celui-là confère un droit de jouissance au licencié.

A côté de ces deux types de contrats, la marque peut également faire l'objet d'une mise en gage ou même d'une convention de non-opposition^85(*).

Ajoutés à l'apparente contradiction entre le droit de la propriété industrielle et les principes du droit de la concurrence, ces actes qui ressemblent curieusement à des contrats d'adhésion ou à des ententes^86(*), sont parfois des portes ouvertes aux perturbations du marché. Cet antagonisme appelle, en tant que de besoin, à un contrôle des pouvoirs publics. Cependant, allant à contre-courant de cette logique, la réforme de l'accord de Bangui du 28 février 2002 semble avoir plutôt fragilisé ce contrôle (section I). De plus, la spécificité des contrats portant sur les marques de produits ou de services implique que des méthodes appropriées de résolution des différends d'exécution soient envisagées (section II).

SECTION I: UN CERTAIN AFFAIBLISSEMENT DU CONTROLE DES CONTRATS RELATIFS AUX MARQUES

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'actuel accord de Bangui, les dispositions relatives aux marques de produits ou de services prévoyaient, en matière contractuelle, des sujétions pour les parties visant, semble-t-il, à protéger l'ordre public économique. Sans chambouler de fond en comble ce dispositif, la réforme de 2002 opère, à tout le moins, un « petit séisme »^87(*) non négligeable. Peut-être marque-t-elle un ère de modernité ? Mais l'argument socio-économique qui tient le mieux est celui de la libéralisation des économies des Etats membres, chacun se livrant à une opération de charme à l'endroit des investisseurs étrangers^88(*).

Toujours est-il que certains acquis ont été maintenus (§1) mais d'autres, malheureusement, supprimés (§ 2).

§1: LA SURVIVANCE DE LA FORMALISATION DES CONTRATS D'EXPLOITATION DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

Le formalisme stricto sensu des contrats sur les marques est, en réalité, le corollaire de la nature même du bien considéré. Son caractère incorporel nécessite des formalités de validité et d'opposabilité semblables à celles requises en matière foncière (A). Par extension, la prévision de clauses nulles témoigne aussi de cette formalisation (B).

A- L'EXIGENCE D'ECRIT ET DE PUBLICITE DU CONTRAT

Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou main levée de gage, relativement à une marque, sont soumis à un formalisme « ad validitatem » et « ad probationem ».

En effet, l'article 26 alinéa 2 dispose que ces actes doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit. Cette nullité est absolue et peut donc être invoquée par un tiers, pour autant qu'il y ait un intérêt.

En plus, l'opposabilité de ces actes est subordonnée à leur inscription au registre spécial des marques tenu à l'Organisation. La règle s'inspire du système de la publicité foncière. L'inscription est opérée à la demande de l'une quelconque des parties à l'acte. En l'absence d'inscription, l'acte est valable entre les parties mais reste inopposable aux tiers et à l'administration.

Cette formalité est importante à plus d'un titre. D'une part, le cessionnaire ne pourra, en principe, procéder au renouvellement de l'enregistrement en cas de défaut de publication de l'acte opérant transfert de propriété de la marque dans la mesure où, le renouvellement étant demandé par le propriétaire de la marque, seul ce dernier est considéré comme tel vis-à-vis de l'administration. Toutefois, certains auteurs soutiennent que ce renouvellement devrait être validé en raison de sa valeur conservatoire et de la validité « inter partes » de l'acte de transfert de propriété qui fait du cessionnaire de la marque le véritable propriétaire de ce bien^89(*).

D'autre part, en cas de double cession de la marque, c'est la date d'inscription au registre spécial des marques qui permettra de départager les deux cessionnaires successifs : le premier qui aura inscrit ses droits sera préféré, sauf s'il était de mauvaise foi au moment de la cession.

S'agissant du nantissement des marques, le droit des marques exige qu'il soit inscrit au registre spécial des marques. Conséquemment, la question peut se poser de savoir si cette mesure de publicité se substitue ou vient en addition à celle du Registre du commerce et du crédit mobilier. A notre avis, il s'agirait d'une substitution en cas de nantissement de la marque indépendamment du fonds de commerce et d'une addition au cas où ce nantissement est accessoire à celui du fonds.

L'exigence d'un écrit et la publicité requise visent à assurer aux cocontractants et aux tiers une certaine sécurité juridique. Par contre, il semble que c'est plutôt le besoin d'établir un ordre public contractuel en la matière qui a été à l'origine de l'interdiction de certaines clauses.

B- LA PREVISION DE CLAUSES NULLES

Les contrats portant sur les marques, et surtout les contrats de licence, épousent très souvent les caractéristiques des contrats d'adhésion en ce que le concessionnaire, notamment, se trouve en position de faiblesse vis-à-vis du concédant qui pourrait unilatéralement fixer des conditions contractuelles déséquilibrées^90(*). C'est donc dans un élan de protection de la partie faible, mais aussi de promotion des règles de concurrence et de libre circulation des biens, que le législateur pose le principe de nullité de clauses arbitraires (1) qui exonère tout de même d'autres clauses bien fondées (2).

1- Le principe de nullité des clauses arbitraires

Aux clauses arbitraires correspondent les clauses imposées par le concédant et qui affectent directement ou indirectement le marché. Il s'agit de toute clause imposant au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel et commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par l'enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits^91(*).

C'est le cas d'une clause qui obligerait le concessionnaire à payer des redevances pour une marque non utilisée ou à payer une grande proportion des redevances avant de commencer à utiliser une marque. Une telle clause recèle un déséquilibre financier qui, à terme, sera répercuté sur le consommateur. Si la redevance n'est pas contestée en son principe, son montant doit cependant être raisonnable ; un montant surélevé ou un échéancier trop contraignant sont de nature à avoir des effets inflationnistes.

C'est aussi le cas d'une clause dont l'effet est d'empêcher l'exportation de produits fabriqués sous une marque vers certains Etats membres, ou qui autorise une telle exportation moyennant des redevances supplémentaires ou qui limite les possibilités concurrentielles du concessionnaire de licence sur les marchés de ces Etats. Cette clause entrave la libre circulation des produits en établissant un cloisonnement du marché, préjudiciable au consommateur. Ce principe qui est absolu s'agissant de la cession de marque, admet une modération relativement à la concession. Ainsi, certains contrats de concession prévoient de telles délimitations territoriales du marché pour favoriser l'efficacité du réseau de distribution, à cet égard, bénéfique pour les utilisateurs.

En outre, est en principe nulle, la clause qui oblige le concessionnaire à importer des matières premières, des biens intermédiaires et des équipements fournis par le concédant de la licence. Le législateur vise par ce moyen à diversifier les sources d'approvisionnement du concessionnaire qui doit librement pouvoir apprécier le rapport qualité/prix avant de choisir tel ou tel fournisseur.

Mais, l'interdiction de ces clauses ne s'applique que dans la mesure où elles ne sont justifiées par aucune raison objective. C'est dire qu'exceptionnellement, elles sont parfois admises.

2- L'exonération de certaines clauses justifiées

Même si elles peuvent paraître a priori anticoncurrentielles, certaines clauses sont admises parce que, soit elles résultent des droits conférés par l'enregistrement, soit elles sont nécessaires pour le maintien de ces droits.

A cet égard, les restrictions concernant la mesure, l'étendue ou la durée d'usage de la marque ou la qualité des produits ou services pour lesquels la marque peut être utilisée, ne sont pas interdites. La licence peut être concédée à titre gratuit ou onéreux, pour une période déterminée ou indéterminée^92(*), à titre exclusif ou non et pour un territoire délimité ou non. Elle peut porter sur l'ensemble des produits ou services désignés ou ne concerner que certains d'entre eux.

S'agissant de la préservation de la qualité des produits ou services désignés, elle est un argument qui justifie que des restrictions soient tolérées. Ainsi, la clause d'exclusivité d'approvisionnement permet au concédant d'obliger le concessionnaire à ne s'approvisionner qu'auprès de lui^93(*) ou d'un fournisseur agréé, lorsqu'il n'est pas possible, en raison de la nature des produits qui font l'objet de la licence d'appliquer des spécifications objectives de qualité^94(*). Cependant, cette clause doit être justifiée par la nécessité et par l'impossibilité d'atteindre autrement ces objectifs.

Enfin, l'obligation imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte à la validité de l'enregistrement de la marque, n'est pas incluse dans les clauses nulles. Cette obligation relève de la nature du contrat qui confère droit de jouissance au licencié mais lui impose d'exploiter la marque de bonne foi^95(*).

Les dispositions de l'annexe III de l'accord de Bangui du 2 mars 1977 étaient plus explicites sur la question des clauses nulles. Contrairement à l'actuel annexe III, elle subordonnait la validité des contrats comportant des clauses restrictives de la concurrence à un contrôle et à l'approbation préalables de l'autorité nationale compétente. La réforme de 2002 a aboli ce droit de regard de l'administration et conséquemment affaiblit l'endiguement de ces contrats.

* ⁸⁵ Encore dits accords de coexistence (ou de délimitation), c'est un contrat (ou clause de contrat) par lequel les titulaires de deux marques proches ou identiques conviennent de délimiter le rayon d'action respectif de chacun, afin de ne pas se gêner mutuellement et de ne pas engager d'actions en contrefaçon l'un contre l'autre. Forme de transaction semblable à celle prévue aux articles 2044s du Code civil.

* ⁸⁶ Au sens du droit de la concurrence.

* ⁸⁷ POUGOUE (P-G), Le petit séisme du 14 août 1992, Rev. Jur. Afr. 1994, p. 28.

* ⁸⁸ Objectif hautement avoué dans le préambule du traité OHADA dont sont signataires la plupart des Etats membres de l'OAPI.

* ⁸⁹ POLLAUD-DULIAN (F), op. cit. p.624.

* ⁹⁰ Cf. KUATE TAMEGHE (S), Le concessionnaire de marque automobile au Cameroun, mémoire de maîtrise, UDS/FSJP, 1997, p. 5

* ⁹¹ Art. 30 al. 1 annexe III de l'accord

* ⁹² Mais ne peut être supérieure à la durée de l'enregistrement ; art. 29 al. 1 annexe III de l'accord.

* ⁹³ Cas du franchiseur qui fabrique et marque des produits de prêt-à-porter qu'il distribue dans le cadre d'un réseau de plusieurs franchisés.

* ⁹⁴ L'on désigne ainsi des indications données par le concédant pour permettre au concessionnaire de s'approvisionner en produits de qualité équivalente.

* ⁹⁵ Comparer à l'art 1728 du Code civil sur le bail, qui impose au preneur « d'user de la chose en bon père de famille »