L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

La tolérance accordée au tiers utilisant son nom patronymique :

Une autre situation doit être prise en compte selon le point (a) de l'article 25, il s'agit de l'autorisation accordée par la loi à un tiers d'utiliser son nom patronymique dans le commerce pour désigner un produit ou un service alors que ce même nom fait déjà l'objet d'un dépôt à titre de marque pour couvrir le même produit ou service.

La tolérance accordée au tiers qui utilise son nom patronymique, puise sa raison d'être dans le respect des droits rattachés à la personnalité humaine, toutefois, l'exercice d'un tel droit fondamental sur son nom patronymique, ne doit pas faire profiter l'homonyme injustement de la renommée d'une marque constituée par un nom identique ou similaire.¹ C'est pourquoi l'article 25 subordonne le bénéfice de cette autorisation légale à un usage de bonne foi.

Ainsi, si l'usage du patronyme projette de profiter de la renommée d'une marque antérieure identique ou similaire, l'auteur de cet usage se comporte, en fait, « en parasite pour profiter de son homonymie, et cela alors qu'il lui était facile d'adopter un autre signe ».²

Selon l'article 25 de la loi n°36-2001, un tel usage suspect du patronyme peut encourir, sur requête du titulaire de la marque identique, soit la limitation soit l'interdiction, par ailleurs, l'interdiction semble être appropriée comme sanction car l'homonyme peut toujours utiliser un signe autre que son patronyme, de plus l'interdiction semble être « le seul moyen de conjurer le préjudice que cause au titulaire de la marque la tolérance concédée à l'homonyme ».³

La tolérance reconnue aux fabricants d'accessoires :

L'article 25 de la loi du 17 avril 2001 tolère l'utilisation d'une marque enregistrée toutes les fois qu'elle serve de « référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion sur l'origine du produit ou du service».

Cette autorisation accordée aux fabricants des accessoires et des pièces de rechange n'est autre qu'un aménagement apporté par le principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie à l'absolutisme et au caractère monopoliste du droit des marques.

La solution apportée dans l'article 25 se présente comme suit, chaque fois qu'une marque désigne dans le commerce un produit composé de pièces détachables ou d'accessoires qui ne font pas l'objet d'un droit exclusif tel qu'un brevet d'invention ou un modèle industriel, la libre concurrence fait que l'on peut, sans avoir à requérir l'autorisation du titulaire de la marque, fabriquer ces pièces détachées ou accessoires tout en indiquant la marque qui couvre le produit auquel ils sont destinés. Cette exception aux droits sur la marque s'explique donc par la nécessité de faire référence à l'objet marqué auquel s'applique un produit libre de fabrication dans le commerce.

¹ TPI, Tunis, jugement n°8 1656 du 17 mai 1993. Cité par, KTARI (S) : « La marque de fabrique » R.J.L, mai 1997. p. 83. (en arabe). En l'espèce l'usage la marque MAKNI AUDIO a été interdit à juste titre car il portait atteinte aux droits sur la marque MAKNI alors que les deux homonymes n'étaient pas des concurrents directs. (textile/produits électroniques)

² CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : op. cit. N° 910, p. 508.

³ MATHELY (P): op. cit. p. 198.

Toutefois, comme les exceptions sont d'interprétation restrictive, l'autorisation légale ne doit porter que sur un objet accessoire entrant dans la composition du produit marqué, elle ne doit, sous peine de devenir une contrefaçon, concerner le produit principal lui-même.¹

En outre, le champ de l'autorisation se cantonne, dans l'article 25, à l'indication nécessaire de la destination du produit accessoire, ainsi l'autorisation ne tient plus dès lors que la référence à la marque d'autrui ne se présente plus comme une nécessité impérieuse.

« Enfin, et c'est probablement la condition essentielle, l'utilisation de la marque, à titre de référence, doit être faite dans des conditions qui écartent toute confusion sur l'origine du produit ou du service offert ».² Le fabricant des accessoires et des pièces détachées, doit donc se référer à la marque d'autrui sans pour autant semer la confusion ³ dans l'esprit du public sur l'origine des produits, c'est pourquoi il lui est nécessaire de présenter le produit et formuler l'utilisation de la marque à titre de référence d'une manière aussi claire et limpide que possible.

Concernant, l'inobservation des conditions de mise en oeuvre de cette autorisation légale, elle est sanctionnée, comme dans les autres cas, soit par la limitation soit par l'interdiction, il est à noter que si l'utilisation de la marque entraîne la confusion, la contrefaçon pourra être retenue contre le fabricant des produits d'accessoires ou détachés en vertu de l'article 23 de la loi n°36- 2001, et en conséquence, le juge lui interdira l'usage de la marque.

Il est à noter qu'en dehors des situations envisagées dans l'article 25 de la loi n°36-2001, il est des cas spéciaux où l'usage de la marque se trouve autorisé aussi par la force de la loi mais pour des motifs totalement différends de ceux qui commandent les cas de l'article 25.

Il en est ainsi de l'usage fait par les créanciers du titulaire de la marque suite à la saisie de la marque isolément du fonds de commerce ou suite à la saisie ou la liquidation du fonds de commerce auquel elle se rattache en tant qu'élément incorporel.⁴ Il en est de même de l'usage de la marque entrepris par un administrateur judiciaire commis à cet effet par une décision de justice à l'occasion d'une procédure de redressement d'une entreprise en difficultés économiques au sens de la loi n°95-35 du 17 avril 1995.⁵

Enfin, et d'une manière radicale, l'expropriation d'une marque, bien qu'elle tende à devenir une hypothèse d'école, opère le transfert du droit de propriété sur la marque, par la force de la loi qui la prononce, à la personne publique bénéficiaire.

L'étude des différentes formes d'autorisations portant sur l'utilisation de la marque par un tiers, nous a permis d'aborder a contrario la spécificité de l'illégalité de la contrefaçon en tant qu'atteinte non consentie par le titulaire de la marque ni encore autorisée par la loi. Par ailleurs, on verra que l'acte de contrefaçon doit aussi son caractère illégal au fait qu'il doit incontestablement intervenir directement dans les limites objectives du monopole sur la marque.

¹ Cass. Com., 4 janvier 1985. PIOTRAUT (J-L) & DECHRISTE (P-J): op. cit. N°25 1. p. 312 et sui.

² MATHELY (P): op. cit. p. 201.

³ On note que l'article 25 autorise l'utilisation de la marque pourvu qu'elle ne prête à confusion, il importe donc au titulaire de la marque de prouver la confusion et non pas un simple risque de confusion.

4 La marque est un élément incorporel du fond de commerce au sens de l'article 189 al. 3 du code du code du commerce.

⁵ JORT, n°33 du 25 avril 1995.