L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi

c - L'action pénale en contrefaçon

Une certitude est absolue en matière de propriété industrielle, c'est qu'on ne peut pas arbitrer sur l'action pénale en contrefaçon, les actions pénales ne s'arbitrant pas. Un arbitre n'a pas le pouvoir de prononcer une sanction pénale. En effet, le monopole étatique de la justice pénale se concilie mal avec l'idée d'une soumission à un juge privé d'un différend de cet ordre^141(*). Ainsi, aucune action pénale en contrefaçon, que ce soit de brevet, de marque, de modèle ou de droit d'auteur n'est arbitrable, d'abord en raison de l'existence de sanctions pénales attachées à la contrefaçon, ensuite parce que la délimitation de la portée d'un brevet intéresse l'ordre public. Mais, sur ce point, il y a discussion en droit français.

2 - L'incertitude sur l'arbitrabilité de certains différends

Les actions civile en contrefaçon (a), et sur la validité des titres (b) seront ici analysées.

a - L'incertitude sur l'action civile en contrefaçon

La doctrine française considère que si l'action pénale ne peut évidemment être soumise aux arbitres, il en va autrement de l'action civile, même dans l'hypothèse d'une plainte déposée.^142(*) L'économie de cette considération repose sur l'idée que l'action civile n'intéresse pas directement l'ordre public. Elle appartient aux parties qui peuvent librement choisir de l'exercer. Partant, elle peut être soumise à l'arbitre. Cependant, la protection effective de la propriété intellectuelle suppose des saisies et des injonctions, sur lesquelles les articles 41 à 61 de l'Accord ADPIC de 1994 insistent beaucoup, comme l'a fait ensuite l'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999, et dont la juridiction arbitrale, privée de l'imperium, ne peut exploiter toutes les ressources^143(*).

Une difficulté particulière s'élève lorsque la loi confère une compétence exclusive à une juridiction déterminée pour ordonner l'une de ces mesures. Tel est le cas, par exemple, en droit OAPI, pour la saisie-contrefaçon en matière de brevet, marques, obtentions végétales etc., qui ne peut être ordonnée que par le président du tribunal du lieu de la contrefaçon présumée^144(*), à charge pour le demandeur d'assigner au fond devant ce tribunal dans un délai de dix jours ouvrables^145(*). Le breveté ou le titulaire d'une marque peut-il solliciter cette mesure en présence d'une convention d'arbitrage ? Répondre par l'affirmative serait prendre des libertés avec la lettre de la loi qui exige bel et bien une action au fond devant la juridiction étatique.

On peut également noter que, lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet ou d'une marque, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties^146(*). Il a été soutenu en France que le titulaire du droit ne pouvait solliciter le bénéfice d'une telle mesure en présence d'une convention d'arbitrage, ce qui paraît justifié, en tout cas après la constitution du tribunal arbitral.^147(*) C'est donc à juste titre que Jean Marc MOUSSERON disait « le contentieux de la saisie du brevet échappe généralement à [...] l'arbitrage par le fait que l'instance en validité de la saisie est trop intimement liée à une structure judiciaire pour pouvoir être conduite devant un arbitre ».^148(*)

Finalement, l'arbitrage d'une action civile en contrefaçon est possible en théorie, mais impossible en pratique. Quid des différends relatifs à la validité des titres ?

* ¹⁴¹ J. Béguin, G. Bourdeaux, A. Couret, B. Le Bass, D. Mainguy, M. Menjucq, H. Ruiz Fabri, C. Seraglini, J.M. Sorel, Traité du droit du commerce international, Litec, 2005. p. 915.

* ¹⁴² V. en ce sens CA Paris, 8 déc. 1988 : Revue de l'arbitrage 1990, p.150, note Ch. Jarrosson.

* ¹⁴³ Dr. André Lucas, Arbitrage et propriété intellectuelle, pp. 135-136.

* ¹⁴⁴ Articles 64 de l'annexe 1 de l'ABR pour le brevet, 47 de l'annexe 2 pour le modèle d'utilité, 48 de l'annexe 3 pour les marques, 31 de l'annexe 4 pour les dessins et modèles et 44 de l'annexe 10 pour les obtentions végétales.

* ¹⁴⁵ Articles 65 de l'annexe 1 de l'ABR pour le brevet, 48 de l'annexe 2 pour le modèle d'utilité, 49 de l'annexe 3 pour les marques, 32 de l'annexe 4 pour les dessins et modèles et 45 de l'annexe 10 pour les obtentions végétales.

* ¹⁴⁶ Articles 85 et 86 de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

* ¹⁴⁷ Dr. André Lucas, op. cit., p. 136.

* ¹⁴⁸ Jean Marc MOUSSERON, Traité des brevets, Librairies Techniques, Paris, 1984, n°76, p. 111.