Patent-pool et transfert des bio/technologies: le cas des cellules souches

b)Consequences sur le transfert de technologie et ('emergence de nouveaux produits

i)Brevets inaccessibles et cumul de licences

(1)Les limites de l'exception pour « usage experimental »

(a)Fondement jurisprudentiel americain incertain (contrairement aux textes europeen et frangais)

L'exemption de recherche («research use exemption», RUE) admet la liceite de la recherche a des fins non commerciales sans autorisation du titulaire. Ainsi, en France et en Europe, comme dans de nombreux autres pays, l'usage a des fins experimentales est prevu par les textes'. Aux Etats-Unis la situation est plus complexe. Le 35 USC ne prevoit pas explicitement une telle exception. Cependant, la jurisprudence l'a avalisee a plusieurs reprises' bien que son interpretation ait ete recemment restreinte⁶¹. Dans les faits, il s'agit d'une pratique repandue et tacitement admise par la commtmaute scientifique americaine. 1^.1 y a peu de contentieux en la matiêre car les entreprises ne souhaitent pas se rendre impopulaires suite a un litige impliquant un chercheur. Mais il s'agit d'un terrain fragile, juridiquement non avalise.

(b)Cas avere de reconnaissance de l'exception pour usage experimental :

' cf. : Pour la France : art L 613-5 b) du CPI ; pour l'Europe : art 9 de la Convention sur le Brevet Europeen (CBE). Comme toute exception, les scientifiques doivent observer une interpretation stricte de ces articles. Galloux J.C. et Azema J. (2006) Op. Cit. § 651 p394.

⁶⁰ Whittemore v. Cutter, 29 F. Cas. 1120, 1121 ( C.C.D. Mass. 1813) (N° 17 600) - Poppenhuse sen v. Falke, 19 F. Cas. 1048, 1049 ( 9 C.C.S.D.N.Y. 1861) (N° 11 279).

⁶¹ Arra Madey vs Duke University 307 F.3d 1351 (N° 01-1567) Fed. Circ. 2002 -11 faut distinguer le «research use exemption» de «l'exemption § 271(e)(1)>> du 35 USC instituee par la loi «Hatch-Waxman» de 1984. Cette sphere de securite s'applique aux essais cliniques des generiques developpes en copiant un medicament princept dont les droits ne sont pas encore arrives a terme. Elle a ete &endue a l'occasion de Parr& Merck KGaA vs Integra Lifescience (331 F.3d 860 N° 03-1237, 545, USC 2005). En France, l'exception d'experimentation dans le cadre d'essais cliniques en vue d'une accreditation de 1'AFSSAPS d'un generique a ete favorablement percue par les juges (TGI de Paris, PIBD 2 juillet 1997, PIBD 1997 III. p575 et TGI de Paris, PIBD 20 fevrier 2001, PIBD 2001 III. p530). Elle est depuis le 26 Fe^y 2007 codifiee a Particle L 615-3.d. du CPI.

Cette ethique a ete respect& par l'office de transfert de technologie de Stanford a l'occasion du brevet Cohen-Boyer portant sur la recombinaison genetique. Ce brevet n'a fait l'objet d'aucune licence avec les scientifiques, son transfert generera plus de 250 millions $ en 17 ans, faisant de ce brevet un veritable blockbsuter en la matiêre. Similairement, Roche, qui a pourtant merle une politique agressive de gestion de ses licences sur la PCR et entame de nombreux procês, a deliberement opte de ne pas poursuivre les nombreux scientifiques, pourtant contrefacteurs de ses brevets sur la Taq polymerase⁶².

(c)Contre exemple :

Cependant certains titulaires de brevets feront valoir leurs droits meme aupres des chercheurs. C'est le cas du WARF qui veille a ce que tous les scientifiques payent une redevance substantielle pour obtenir le droit d'expetimentation sur ses hESC⁶³.

(2)Consequence n°1 : refus de licence limitant l' limes aux technologies/facilites essentielles

L'exclusivite des accords sur les brevets dominants est un facteur limitant particulierement redoutable : licite, l'exclusivite peut restreindre la diffusion de l'usage de technologies fondatrices, affectant directement l'innovation. Les titulaires de droit en general accordent des licences non-exclusives sur de telles technologies, comme c'est leur interet (cf. licences sur les brevets Cohen-Boyer, PCR et souris oncogenes). Mais il se peut que le brevet soit le resultat d'une recherche academique financee par un acteur prive. Ce demier est alors en position d'obtenir l'exclusivite, comme c'est le cas de Geron pour certains brevets du WARF. Certains voient en ces technologies des « facilites essentielles » ne pouvant faire l'objet d'une exploitation exclusive, en cas d'une demande de licence d'un tiers⁶⁴. En de três rares occasions, cette doctrine a recu un echo en propriete intellectuelle pour des cas de refus de licence concernant des produits/technologies essentielles (sans substitut). Dans ce cas, selon un premier arret Magill (1995), la CJCE preconise le recours aux licences obligatoires⁶⁶ lorsque les trois conditions exceptionnelles sont retmies : 1- il y a un obstacle a l'apparition de nouveaux produits repondant a une demande potentielle du consommateur, 2- il y a une absence de justifications objectives, 3- il y a une exclusion de toute concurrence sur un marche derive, c'est-a-dire distinct mais lie (exclusion assimilable a une extension artificielle du monopole au dela de ce qu'autorise la loi)⁶⁷. L'arret IMS Health (2001), se fondant sur un arret Bronner⁶⁸, procêde a une analyse plus fine du critere relatif a l'absence de substitut et etendra le caractere essentiel au cas oil un concurrent pourrait mettre en oeuvre une solution differente (c'est-a-dire un substitut), mais a des cats prohibitifs⁶⁹. La doctrine des facilites essentielles n'a pas trouve application en biotechnologie a ce jour. Elle n'est invoquee qu'exceptionnellement par la justice du fait des difficultes d'appreciation economique du contexte et des difficultes de mise en oeuvre qu'elle soulêve.

'Tirole Jean, Henry Claude, Trommetter Michel, Tubiana Laurence, Caillaud Bernard. Conseil d'analyse economique. « Propriete intellectuelle » Paris. La Documentation francaise (2003). Les Rapports du Conseil d'analyse economique, n° 41. p28. Cette doctrine issue du droit de la concurrence americaine est appliquee principalement aux secteurs regules (poste, ferroviaire, telecommunication, energie...). Notons que nous sommes bien la dans l'exercice des DPI et non leur existence, qui releve de la competence des Etats membres de l'EEE.

⁶⁵ CJCE, 6 avril 1995, RTE et ITP vs Commission. Affaires conjointes C-241/91 et C-242/91 P, dites affaires « Magill » (oil des chains TV ont dil donner Pacces a leurs programmes protégés par le droit d'auteur pour la mise sur le marche d'un nouveau produit sur un marche derive) ; CJCE du 29 avril 2005, IMS Health vs NDC, Aff C-418/01dite IMS Health (oil une societe a du donner Pacces a une base de donnees relative a des donnees statistiques sur le méme marche). Voir aussi Parrét TPICE du 12 juin 1997, Tierce Labroke vs Commission, Aff. T-504/93 ; et les arréts Microsoft. La jurisprudence francaise a appliqué cette doctrine plus frequemment dans les arréts CA Paris du 26/06/99 confirme par la C. Cass du 0412/01 ; Arrét du Conseil d'Etat 02/04/03 Ste Cogedim ; et Avis du Conseil 97-A-10 du 25/02/1997 ; Decision 04-D-54 du 9 nov. 2004, Virgin Mega vs Apple Computer. Rapport annuel 2004 du Conseil de la Concurrence § 141.

' En droit Francais, codifie a Particle L 613-15 CPI modifie par la loi 2004-1338 du 8 decembre 2004.

⁶⁷ Pour ces 3 conditions exceptionnelles et cumulatives, se referer aux points 53 a 56 de Parrét Magill et l'attendu n° 38 de Parrét IMS Health.

⁶⁸ Aff Bronner du 26 nov. 1998. Cet arret concerne un reseau de distribution de journaux et n'est pas lie au DPI.

⁶⁹ L'arrét Magill considere que l'objet du droit protegee est essentiel s'il n'y a aucun substitut. L'arrét IMS Health tempere ce principe : un substitut onereux n'altere pas le caractere essentiel de l'objet protégé. Cette evolution est moths favorable au DPI.

(3)Consequence n°2 : redevances inaccessibles et notion de « Hold-up »

(a)Notion de hold-up

La notion de « hold-up » en matiere de propriete intellectuelle fait reference a la situation suivante : une entreprise B investit des sommes significatives dans une technologie sans avoir connaissance d'un brevet dominant d'une entreprise A dont elle depend, soit parce que celui-ci n'est pas publie (sub-marine patent), soit parce que l'entreprise B n'a, de bonne foi, pas eu connaissance de ce brevet avant de realiser les investissements⁷⁰. L'entreprise B risque de perdre son investissement si aucun accord n'est conclu avec l'entreprise A, cette derniere etant en position de demander des redevances elevees. Dans le cas d'une start-up, la survie de l'entreprise peut-titre mise a mal, comme l'illustre le cas ci-dessous.

(b)Etude d'un cas concret : cas de la start-up Arcos BioSciences face aux exigences du WARF

Entre 1995 et 2000, Jeanne Lorring, embryologiste du Burnham Institut in La Jolla, Californie a developpe une methode pour deliver les hESC⁷¹. Elle fonde une start-up, Arcos BioSciences, en 1999 pour cultiver les cellules et developper des therapies cellulaires. Vers la fin de 2000, J. Loring avait derive neuf lignees d'hESC. Cependant, ces recherches dependant des brevets du WARF, J. Loring se devait d'acquitter les redevances elevees (100 000 $) demandees par le WARF pour obtenir la licence d'exploitation. Cette exigence s'est aver& fatale pour cette biotech'. Ne pouvant les honorer, Arcos BioSciences a fusionne en Aotit 2002 avec CyThera⁷³.

Le coilt d'une licence pour quiconque souhaite developper des produits therapeutiques issus de ces lignees cellulaires du WARF s'eleve a 100 000 $ de frais fixe d'acces a la technologie auxquels s'ajoutent 25 000 $ de frais annuel de maintenance des droits. Les lignees cellulaires elles-memes sont accordees grace a un accord de transfert de materiel (MTA) aux chercheurs academiques contre paiement de 5 000 $ avec l'impossibilite contractuelle d'en faire profiter ces collegues de travail⁷⁴. WARF n'aurait accorde des droits qu'a Sept societesⁿ en sept ans sur une technologie que tous s'accordent a dire d'avenir et de premier plan.

(c)Des conditions justes, raisonnables, non discriminantes : a FRAND terms »

" Shapiro (2000). Op. Cit. p7 - Levéque et Meniere, (2003), Op. Cit. p43 - Levéque F. (2007). La normalisation et le droit de la concurrence face au hold-up. Revue LAMY de la concurrence. Juill-Sept 2007. P 170-175.

⁷¹ Rappelons que les brevets de John Thomson du WARF ont ete deposes en 1998.

⁷² Ebersole TJ, Edmond RW, Schwartzman RA (2005) Stem cells--Patent pools to the rescue? Washington (D. C.): Sterne Kessler Goldstein and Fox. Diponible a l'adresse: http://www.skgf.com/media/news/news.176.PDF. visit& le 27/08/07. ' Stem Cell Business News du 6 Septembre 2002, p8

' Wadman M. (2005). Licensing fees slow advance of stem cells. Nature. E-pub 18 May 2005 435:272-273. Disponible en ligne: http://www.nature.com/news/2005/050516/pf/435272a_pfhtml. Consulte le 24 aoilt 2007. Loring J. and Campbell C. " Intellectual Property and human embryonic stem cell research" (2006) Science vol. 311 n° 5768, p1716-1717.

Une limite a de telles pratiques se trouve en partie dans le droit de la concurrence, et plus specifiquement dans le respect de l'article 82 CE (pour l'Europe) et de la section 2 du Sherman Act (pour les EtatsUnis)⁷⁵ concernant l'abus de position dominant. Les affaires Magill et IMS Health le rappellent⁷⁶. De facto, les praticiens (et particulierement les organisations impliquees dans le normalisation des technologies, Standard Setting Organisation, SSO) du transfert de technologie prevoient ex-ante des conditions justes, raisonnables et non discriminantes (« fair, reasonnable, and non-disciminatory », FRAND)⁷⁷. Dans le cas de regroupement de brevets de telles conditions sont explicitement recommandees par les lignes directrices du reglement n° 772/2004⁷⁸.

(4)Consequence n°3 : le cumul des redevances (« royalties stacking »):

Le developpement d'un produit a des fins therapeutiques issu des cellules souches (hESC, ou autres..) necessite de negocier des licences pour les multiples brevets bloquants, conduisant a un systême complexe de licences et au cumul de redevance. Le pool de brevets peut etre alors une solution.

(5)Consequence n°4 : accord de licence sur resultats de recherches futures (RTLA)

Pour les outils de recherche (une lignee cellulaire, par exemple), la licence peut etre un accord sur les resultats de recherches futures (« Reach through research agreement », RTLA). Un RTLA consiste a asseoir les redevances non pas sur l'usage qui est fait de la technologie (difficilement quantifiable et verifiable), mais sur les ventes des produits commercialises, qui, soit intêgrent la technologie, soit ont ete genres grace a l'utilisation de cette technologie. Ces accords presentent des avantages pour le titulaire de la technologie amont et pour le licencie. Its permettent au premier d'obtenir un retour financier sur la technologie brevet& et au second de differer le paiement jusqu'aux resultats valorisables du developpement aval (c'est-a-dire la mise sur le marche d'un produit) dans la limite de la duree du brevet sur la technologie amont ⁷⁹. Ce type de licences fait le succes des biotech qui en dependent fortement du fait de la nature « outil de recherche » meme de ces technologies. Leur utilisation est cependant sensible et les conditions contractuelles sous-jacentes doivent etre prudemment prevues, sous peine d'illiceite au regard du droit de la concurrence. C'est sur une licence de type RTLA que l'imiversite de Stanford a

' La section 2 du Sherman Act a ete codifiee au 15 USC Chap. 1 § 2.

' CJCE : Aff. « Magill » ( 1995), Op. Cit. ; CJCE : Aff. IMS Health (2001), Op. Cit.

'Pour une approche economique de conditions FRAND, cf Leveque F.(2007) Op. Cit . p 173.

⁷⁸ L. Dir. § 152, §164 § 222 d et § 226. Voir infra § II.B.1

⁷⁹ 11 faut distinguer les accords RTLAs des revendications sur des resultats de recherches futures (« reach-through claims ») lesquelles ont de grandes chances de se voir invalidees soit pour insuffisance de description (35 USC 112§1, art. 83 CBE), et eventuellement defaut d'application industrielle (cf aff. Regents of the university of California vs Eli Lilly & Co. 119 F. 3d. 1559 (Fed. Circ. 1997) ; aff. Enzo-Biochem vs. Gen-Probe, 285 F. 3d. 1013 (Fed. Circ. 2002). cependant le systeme des redevances sur resultats de recherche futures d'un RTLAs trouve une limite en droit de la concurrence, notamment quand les redevances sont prevues pour la duree des brevets avals, d'oil it resulte une extension abusive du monopole. Cf : Aff. Bayer vs Housey Pharmaceuticals .Inc., Fed Cir. N° 02-1598, 08/22/03.

rencontre un succes historique avec le brevet Cohen-Boyer portant sur la recombinaison genetique". Cette adhesion massive s'explique aussi par les conditions raisonnables offertes aux licencies. Le RTLA a egalement permis le transfert des animaux transgeniques". A contrario, le modele RTLA a ete fres critique a l'occasion du transfert de la technologie PCR par la biotech Cetus' qui a envisage y recourir avant de ceder ses brevets a Hoffmann-La Roche en decembre 1991⁸³. Les tribunaux americains et europeens ne se sont pas prononces sur la validite des RTLA. Un RTLA assoit les redevances sur un produit aval, non couvert par le brevet. La lecture strict des textes juridiques (americains, europeens, francais...) enseigne qu'il s'agi d'une extension indue de la port& du brevet et d'une atteinte a Particle 81§1. C'est pourquoi, it est plausible que la jurisprudence delimite leur champ d'application, comme la CJCE a pu le faire notamment pour l'application de la regle d'epuisement aux produits pharmaceutiques conditionnes. L'analyse doit permettre de peser les aspects pro-concurrentiels des anti-concurrentiels, telle que celle que les autorites de la concurrence ont realisee et publiee au sujet des pools de brevets.

(6)Consequence n°5 : perfectionnements et retrocession (grant back license)

Il se peut qu'un accord de type RTLA ne presente pas d'interet. C'est le cas des licences accordees aux personnels academiques pour lesquels les recherches n'aboutissent generalement pas a la commercialisation de produits, rendant caduc une redevance assise sur ledit produit. C'est egalement le cas lorsque le produit issu du la technologie concedee necessite de longs developpement (cf essais cliniques I, II et III, qui peuvent durer 8 ans, necessaires pour obtenir une autorisation de mise sur le marche). Le produit aval sera commercialise bien aprês la delivrance du brevet, et peut-titre meme en fin de vie. Dans ce cas, l'accord prevoira preferentiellement une clause de retrocession, (ou clause de perfectionnement). Cette clause engage le licencie a accorder au titulaire de la technologie amont une licence sur les perfectionnements et/ou les inventions realisees au moyen de la technologie". Elle doit etre soigneusement redigee, car elle peut soulever de serieux problêmes en droit de la concurrence, comme nous le verrons ci-dessous⁸⁵, particulierement quand la retrocession est exclusive. Cependant, elle n'est

' Rauber C. San Francisco Business Times 21 Nov. 1997. $200 M patent runs out

⁸¹ Pour un exemple de RTLA sur la souris oncogene : Golstein J.A. (2001). Patenting the tools of drug discovery. Drug discovery World summer p9-18. p17.

82 S. « Do you have a licence ?: product licence for PCR in research application. The scientist 8 juin 1998. 12 n°21 p21.

83 a ete compare au « producteur de logiciel qui demanderait des redevances sur la vente du best-seller d'un auteur ayant utilise le logiciel » ; Fore J., I.R. Wiechers et R. Co ok-Deegans (2006. The effetcs of business practices, licensing, and intellectual property on development and dissemination of the polymerase chain reaction: case study. Journal of biomedical discovery and collaboration. (2006) p1-6. p9

⁸⁴ Les perfectionnement englobent mais ne se limitent pas aux ameliorations dissociables auxquelles font reference le reglement n ° 772/2004 (Art. 5.1.a. et 5.1.b.) et ses lignes directrices de 2004 (§ 108a et 108b).

85 cf. § II.C.2a ; Art. 5 du reglement n°772/2004 ; Les lignes directrices americains (1995, Op. Cit.) prohibent ces clauses de retrocession quand le titulaire du brevet a un pouvoir economique et qu'il aurait ete un concurrent du licencie sur la marche en cause en l'absence d'accord, cf US DOJ & FTC (6 avril 1995) « Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property ». §5.6.

pas prohibee per se, et elle presente le rare avantage de partager les risques d'investissement en R&D entre concesseur et concessionaire.