La dilution des marques renommées

A/. Le recours insatisfaisant au risque de confusion

Certains auteurs considéraient superflue la protection contre le préjudice de dilution dans la mesure où le test du risque de confusion, très souple, permet déjà d'offrir une protection étendue aux titulaires de marques renommées. Nous considérons pourtant que le recours à cet instrument clef du droit des marques est inadapté (1) et inopérant (2).

1) Un recours inadapté : la nature différente du préjudice

Il faut d'abord comprendre que la dilution n'équivaut pas à une sorte de confusion hors spécialité. Si ces deux préjudices constituenttous les deux des atteintes à la distinctivité de la marque, leur nature est intrinsèquement différente. Rudolf Callmann fut le premier à rigoureusement distinguer la dilution de la confusion : « La confusion conduit à un préjudice immédiat tandis que la dilution est une infection qui, si on lui permet de se développer, détruira inévitablement la valeur publicitaire de la marque »^47(*). La dilution est un mal sournois qui oeuvre doucement et en silence tandis que la confusion est un préjudice de l'immédiatement. Outre cette différence de temporalité, la dilution n'engendre pas de confusion mais l'indifférence. Les dommages causés sont ainsi également différents. Comment peut-on ainsi prétendre que la protection contre le risque de confusion peut remédier au mal de la dilution ? Le cancer se guérit-il avec de l'aspirine ? Il parait ainsi évident que la subtilité de ce préjudice échappe naturellement au test du risque de confusion.

2) Un recours inopérant : le cas de spécialités radicalement différentes

Le préjudice de dilution peut frapper une marque en dehors de tout rapport de concurrence. Ainsi, sauf à complètement dénaturer la notion de similitude et considérer comme similaire des produits ou services radicalement différents, le recours au risque de confusion n'est d'aucun secours.

Il est vrai que le recours au risque de confusion offre une souplesse remarquable. Sont ainsi considérés comme similaires « des objets qui, lorsqu'ils portent la même marque, peuvent être rattachés par la clientèle à la même origine »^48(*) ou des produits qui ont la même destination^49(*) ou encore qui relèvent des mêmes habitudes de distribution^50(*). Lorsque les produits sont très proches, comme dans les affaires Lu et Côte d'Or, le recours au risque de confusion n'est pas incongru^51(*). Parfois pourtant, l'élargissement de la notion de similitude est purement artificiel, au point que celle-ci perd tout son sens. Nous pouvons citer à cet égard des chocolats et des fromages qui avaient été considérés comme similaires^52(*).

Aussi souple soit elle, la méthode globale du risque de confusion ne peut ainsi aller jusqu'à permettre la sanction de la reproduction ou de l'imitation d'une marque pour des produits radicalement différents.L'arrêt Canon est fort heureusement inflexible sur cette question : il « reste nécessaire, même dans l'hypothèse où existe une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d'apporter la preuve de la présence d'une similitude entre les produits ou les services désignés »^53(*). Ainsi, l'appréciation extensive du risque de confusion ne suffit pas à prémunir le titulaire contre le préjudice de dilution car on ne peut l'utiliser pour des spécialités radicalement différentes.Le risque de confusion ne constituant pas une arme adaptée pour combattre la dilution, une protection spéciale est nécessaire.

* ⁴⁷ R. CALLMANN, The Law Of Unfair Competition and Trade-Marks, 1945, p. 1643 : « Confusion leads to immediate injury, while dilution is the infection which, if allowed to spread, will inevitably destroy the advertising value of the mark ».

* ⁴⁸ Com. 7 avril 1992, Bull. civ., IV, n° 152.

* ⁴⁹ CA Paris, 17 septembre 1990, Ann. propr. ind., 1990, 287.

* ⁵⁰ CA Paris, 16 avril 1992, Ann. propr. ind., 1992, 279.

* ⁵¹ A. BOUVEL, op. cit., p. 283.

* ⁵² CA Paris, 17 déc. 1974, PIBD 1975, n° 147, III, 173.

* ⁵³ CJCE, 29 sept. 1998, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer, op. cit., pt. 22.