Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

§2- LES ACTES SECONDAIRES DE CONTREFAçON DE MARQUE

Les actes secondaires de contrefaçon de marque concernent l'usage, la vente ou la mise en vente et le recel de produits contrefaits. Au constat, l'usage illicite peut être subséquent à d'autres actes de contrefaçon autant qu'il peut se réaliser indépendamment de toute reproduction (A). La vente et le recel de produits contrefaisants, par contre, supposent forcément l'accomplissement des actes de reproduction, d'imitation ou d'apposition (B).

A-L'USAGE ILLICITE DE MARQUE

La contrefaçon est conçue de façon analytique. Chaque acte d'usurpation ou d'exploitation non autorisée de la marque dans la spécialité constitue un acte de contrefaçon distinct. Il y a contrefaçon à reproduire la marque aussi bien qu'à utiliser la marque reproduite dans le commerce, que l'utilisateur soit lui-même l'auteur de la reproduction ou pas. Malgré le silence du législateur OAPI, il semble que l'intention de nuire au titulaire de la marque soit requise. La participation à la commercialisation de produits contrefaisants est une forme de contrefaçon. D'une part, reproduction et imitation peuvent ne pas être poursuivies, par exemple, si elles ont été réalisées dans un pays étranger, ou pour toute autre raison, l'usage illicite^136(*) permettra cependant de mettre un terme au dommage subi par l'exploitant légal de la marque. Cet acte frauduleux se situe entre la fabrication et la vente du produit. Par exemple, l'usage illicite sera constitué par l'exposition du produit même s'il n'y a pas vente. D'autre part, du fait de procéder à un référencement de produits contrefaits, le référenceur joue un rôle d'intermédiation entre le fournisseur et le distributeur^137(*).

Mais, l'on peut envisager des usages illicites de marque bien qu'ils ne reposent pas sur une reproduction, imitation, ou apposition préalables ; soit l'usage n'a pas de support matériel, soit il en a mais la marque est apposée par son titulaire et, dans ce cas, l'utilisation qui en est faite est contraire aux intérêts légitimes de ce dernier. Il peut s'agir, par exemple, de la pratique des marques d'appel, consistant à faire de la publicité sur une marque, tout en ne disposant pas des stocks suffisants de produits portant cette marque, afin de vendre ou de promouvoir des produits concurrents plus ou moins substituables, à une clientèle attirée par la marque. En outre, l'usage est illicite lorsque le produit marqué a subi des transformations substantielles, qui ne permettent plus de justifier le maintien de la marque, car la garantie de l'identité d'origine n'est plus assurée, le consommateur étant induit en erreur par la présence de la marque sur un produit dont le titulaire de la marque n'est plus responsable du processus entier de production.

Cette conception extensive de l'usage illite de marque permet d'appréhender davantage les actes de commercialisation illicite de produits et marques contrefaisants.

B- LES AUTRES ACTES DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS CONTREFAITS

Ces actes concernent la vente ou mise en vente et le recel de produits contrefaits.

La vente ou mise en vente de produits contrefaits peut être le fait d'un commerçant, mais aussi d'un particulier. Il importe peu que les objets vendus soient destinés à l'exportation même vers un pays où la marque n'est pas protégée. Dans certains pays, les objets admis au registre douanier de transit temporaire peuvent tomber sous le coup de la loi sur la protection des marques. La mise en vente ne concerne pas exclusivement l'offre au public mais aussi le stockage des produits destinés à la vente.

Le délit de mise en vente n'est constitué qu'en présence de mauvaise foi, cependant la faute civile reste toujours constituée.

L'incrimination des atteintes aux droits de l'exploitant de la marque ne trouve son efficacité, voire sa raison d'être, qu'à travers la possibilité ouverte à la victime de la contrefaçon d'agir en justice.

* ¹³⁶ Importation de produits contrefaits à l'étranger.

* ¹³⁷ Cass. Com. 27 février 1996, Bull. civ. IV, n°66, p. 52 ; PIBD. 1996 n°613.III.355 « En retenant que la société Euromarché en procédant au référencement des produits contrefaits sélectionnés par ses soins a joué un rôle d'intermédiaire entre la société Grande Surface de Millau et le distributeur, la cour d'appel a pu en déduire (...) qu'une telle activité constituait un acte de contrefaçon ».