Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

1-Les désignations23(*) nécessaires ou génériques de produits

Est nécessaire tout signe dont on a besoin pour nommer le produit (ou le service) désigné par la marque, dès lors qu'il n'en existe pas d'autre pour désigner d'une manière aussi précise ou aussi concise le produit en question.

Tel serait le cas d'une marque désignant un produit breveté, lorsque l'inventeur du produit breveté n'a diffusé son invention que sous sa marque et que le brevet qui a donné son nom au produit est tombé dans le domaine public. L'inconvénient serait que le titulaire du brevet expiré se prévale de ce que son produit est le « véritable produit » et exige que ses concurrents associent toujours leurs marques au produit lors de sa commercialisation.

Quant au caractère « générique », il concerne tout signe ou terme désignant non pas un produit ou un service précis mais « la catégorie, l'espèce ou le genre auxquels ils appartiennent »^24(*) ou un produit sans que le consommateur lui attribue une origine particulière. Un tel signe ou terme pourrait indifféremment s'appliquer au produit marqué autant qu'à ceux des concurrents. Ainsi des termes tels « Le meilleur », « Parfait », « Excellent », « Bon », etc. appliqués à un produit seraient génériques parce qu'étant d'usage libre à tous les commerçants et industriels.

Un problème qui se pose très souvent est celui de la diversité des langues. En effet, des termes génériques ou descriptifs dans une langue étrangère peuvent néanmoins constituer une marque valide. Pour cela, il suffirait que pour une majorité du public ces termes apparaissent comme des dénominations de fantaisie. Cette position jurisprudentielle et doctrinale acquise en droit positif français, appliquée à l'espace OAPI, pourrait cependant poser problème. Comme on le sait, l'Organisation rassemble en son sein des Etats africains pour la plupart francophones mais également lusophones (Guinée Bissau) et Anglophones (une partie du Cameroun). Par conséquent, en appliquant la théorie de la validité comme marque des termes génériques dans une langue étrangère pour peu que la signification qu'ils peuvent avoir n'est pas perçue par la majorité du public, l'on arriverait à valider des marques constituées de termes génériques en portugais ou en anglais ; ce qui serait conflictuel dans les Etats où ces langues sont parlées. C'est dire que les autorités de l'OAPI devraient à ce propos se montrer plus vigilantes. Loin de constituer un inconvénient, cette diversité de langues pourrait être considérée comme un atout dans la mesure où sa prise en compte contribuera à plus de rigueur, toutes choses qui favorisent la crédibilité et l'efficacité des enregistrements effectués auprès de l'OAPI.

En dehors de cet obstacle propre au contexte de l'OAPI , l'on pourrait aisément imaginer qu'un terme générique ou descriptif dans un dialecte parlé dans cet espace puisse constituer une marque valide car pourvue d'originalité et de fantaisie.

Sous un autre aspect, la Commission Supérieure des Recours auprès de l'OAPI considère généralement comme distinctif des marques constituées de néologismes dans la mesure où, bien que comportant un terme générique, la marque résulte d'une combinaison originale dudit terme et de terme(s) inventé(s). Ainsi a-t-elle considéré comme distinctive la marque « VIVALAIT Vignette » n°43355 au motif « qu'il convient de relever que la marque « VIVALAIT » n°43355 formant un tout, est composée non seulement de l'élément distinctif « VIVA », mais aussi d'autres éléments tels que le support matériel, les couleurs choisies, les écritures figurant sur la vignette»^25(*). Nous constatons donc que la Commission supérieure des recours procède par une analyse synthétique des marques  pour apprécier leur caractère distinctif. Cette approche aboutit à une relative souplesse en vertu de laquelle des termes évocateurs sont déclarés valides en tant que marques. Ces marques cependant sont dites « faibles » car comprenant à la fois des termes arbitraires et des termes non distinctifs, ce qui affaiblit considérablement leur protection. En effet, « si on en reconnaît la validité, on ne peut pas pour autant priver les concurrents de l'usage de termes très courants : dès lors la protection conférée par la marque se limitera souvent à la possibilité d'empêcher une reproduction à l'identique, et son titulaire devra tolérer la coexistence de marques proches de la sienne »^26(*).

* ²³ Le terme « désignation » utilisé par le législateur pourrait faire croire que la loi ne vise que les marques dénominatives. Mais comme le remarque fort à propos Claudette VIGIER (Le dépôt et l'enregistrement des marques selon la loi du 31 décembre 1964, Litec, Paris, 1980, p98), « Nous ne pensons pas que ce texte puisse limiter la prohibition des marques descriptives à la seule catégorie des marques dénominatives. Il est vrai que les marques figuratives et « les marques à 3 dimensions » peuvent être descriptives tout comme les marques dénominatives (...) exemple : la forme d'un citron donnée à un emballage pour désigner des extraits et jus de citron »

* ²⁴ MATHELY (P), op. cit. p. 92.

* ²⁵ Décision n°45/CSR/OAPI du 1^er avril 2005 sur le recours en annulation de la décision n°0096/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004 portant radiation de l'enregistrement de la marque « VIVALAIT vignette » n°43355

* ²⁶ LAMY, droit commercial, 1992, n°1993. Dans la même sens voir décision n° 055/CSR/OAPI du 28 octobre 2005 sur le recours en annulation de la décision n°0110/OAPI/DGA/SCAJ du 24 juin 2004 portant radiation de l'enregistrement de la marque «ECLAT TOTAL » n°46471 : en l'espèce la société Chanel avait formé opposition à l'enregistrement de la marque « ECLAT TOTAL » pour atteinte à ses droits antérieurs sur la marque déposée « ECLAT ORIGINEL ». Pour faire échec à l'annulation dudit enregistrement, la requérante soutient et la Commission approuve « que la société Chanel ne saurait prétendre avoir un droit de propriété exclusif sur le terme ECLAT qui est largement utilisé par d'autres marques (...) »