La protection des marques de produits dans l'espace de l'Organisation africaine de la Propriété intellectuelle

LES REGLES DE PROTECTION SELON LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OAPI

Une marque est généralement définie comme un signe distinctif utilisé par une entreprise pour identifier ses produits et les distinguer de ceux d'une autre entreprise. Le déposant ou son mandataire n'est pas toujours informé des questions de propriété industrielle encore moins des procédures liées à ces questions. Ainsi, lorsqu'il a une marque, le seul désir légitime de son titulaire est de voir sa marque protégée ce qui lui permettra de bénéficier de tous les avantages conférés par cette protection.

La mission traditionnelle d'un office de propriété industrielle telle que l'OAPI est bien évidemment l'enregistrement et la délivrance des titres, selon une procédure commune à tous les Etats membres sur la base de l'Accord de Bangui et d'autres textes réglementaires à savoir les Annexes, les instructions administratives etc. Ces différents textes fixent les conditions de protection des marques dans l'espace OAPI (chapitre premier) ainsi que les sanctions lorsque lesdites conditions n'ont pas été respectées (chapitre deuxième).

CHAPITRE PREMIER

LES CONDITIONS DE PROTECTION DES MARQUES DANS L'ESPACE OAPI

Sans toute fois définir ce qu'est une marque, l'article 2 (1) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui cite un certain nombre d'objets ou de signes susceptibles d'être désignés comme marques. Il faut donc recourir au code de la propriété intellectuelle français en son article L.711-1 qui la définit comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale » ; ou à la doctrine qui la considère comme étant «un signe sensible apposé sur un produit ou accompagnant un produit ou un service et destiné à le distinguer des produits similaires des concurrents^1(*) ». Ces définitions nous permettent de comprendre l'Accord de Bangui lorsqu'il donne un certain nombre de conditions qui doivent présider au choix du signe et dont dépend la validité de la marque. Il est important que l'on étudie les conditions de fond (section I) et les conditions de forme (section II) auxquelles est assujetti toute personne qui aimerait faire enregistrer sa marque dans l'espace OAPI.

SECTION I : LES CONDITIONS DE FOND

Pour qu'une marque soit valablement enregistrée, l'Organisation fait un examen préalable de la validité du signe puis procède à son enregistrement. Il ne suffit pas que le signe choisi soit possible. IL faut en outre qu'il soit licite (§1) d'une part et qu'il soit distinctif d'autre part (§2) compte tenu des frais à engager.

§1- La licéité de la marque choisie

Dans l'espace de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ainsi que sur le plan international, certains signes en raison de règles particulières ne peuvent être acceptés comme marques. Il est évident qu'une marque ne peut être considérée comme valable si la dénomination choisie est immorale ou contraire à l'ordre public. De même si elle est interdite par une législation spéciale^2(*). On ne peut donc contraindre une administration à enregistrer un tel signe qui irait à l'encontre des lois. Il existe par conséquent certains signes qui ne peuvent pas être utilisés à titre de marque par exemple les emblèmes des Etats. Une marque ne peut également être constituée d'un signe déceptif c'est-à-dire, de nature à tromper le public notamment sur la nature ou l'activité de l'entreprise, la qualité ou la provenance géographique du produit. L'utilisation d'une telle marque peut, le cas échéant, être considérée comme une tromperie et faire l'objet d'une sanction pénale en application de la législation des fraudes.

La liberté qui est ainsi laissée au fabricant de choisir sa marque est atténuée par l'obligation qui lui est faite de retenir un signe répondant aux conditions d'existence d'une marque valable. Il en résulte que pour constituer une marque protégeable, le signe choisi ne doit pas être illicite (A), déceptif (B) et contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la loi (C).

A- L'exclusion des marques illicites

L'usage de certains signes à titre de marque a été interdit par certains textes spéciaux pour de multiples raisons.

L'article 6 de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle^3(*) auquel renvoie expressément l'article 3 (e) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, interdit d'utiliser soit comme marque, soit comme élément de marque « des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, abréviation ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale créée par une Convention Internationale ».

A cette disposition générale, il convient d'ajouter plusieurs dispositions particulières qui viennent la compléter et, d'une manière générale, en préciser la portée.

Les Conventions Internationales de Genève^4(*) interdisent toute référence à l'emblème de la Croix Rouge sur fond blanc et au mot Croix Rouge ou Croix de Genève ; ces signes doivent être exclusivement réservés pour désigner le personnel, le matériel et les établissements sanitaires ainsi que les associations officielles autorisées à leur prêter leur concours.

La liste des emblèmes officielles dont chaque Etat entend interdire l'usage à titre de marque, doit être notifiée à l'OAPI qui communiquera à tous les Etats membres de l'Union, la liste des emblèmes proscrits (ONU, UNESCO, OIT, FAO, INTERPOL^5(*), OMPI...)^6(*). Les pays auprès desquels la signification est faite, gardent un certain pouvoir d'appréciation si le signe n'est pas de nature à abuser le public. La proscription peut du reste être levée sur l'autorisation de l'Etat concerné qui la signifie à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

L'emploi à titre commercial des cinq anneaux olympiques et de la devise des Jeux Olympiques a été interdit par la loi du 29 octobre 1975.

Un traité protégeant ces signes olympiques tout en respectant les droits acquis a été signé à Nairobi le 26 septembre 1981.

Certains communiqués de l'OMPI définissent et limitent également l'usage de signes à caractère international : le sigle et l'emblème de l'Agence Spatiale Européenne, de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire^7(*), le sigle CEPT.

L'utilisation de ces termes prohibés rend la marque qui est en violation de ces règles, nulle. La sanction est la nullité du dépôt de la marque concernée.

B- L'exclusion des marques trompeuses ou déceptives

Le droit des marques ne saurait être l'instrument de fraude et de tromperie à l'égard du public. Le vice de déceptivité ne peut disparaître du fait d'un usage ancien.

Il existe des signes qui sont de nature à tromper le public et à l'induire en erreur sur sa nature, la qualité substantielle ou la provenance géographique du produit, la composition des produits mis sur le marché. Ils portent ainsi atteinte aux intérêts de la clientèle peu importe que le produit s'adresse aux consommateurs ou aux professionnels, et en cela, faussent la concurrence vis-à-vis des concurrents loyaux.

L'Accord de Bangui en son article 3 (b) Annexe III dispose qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire ou "si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion". Le même article 3 en son alinéa (d) dispose également que sont non valables les marques « susceptibles d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits considérés ».

Ce texte vient, de manière indubitable répondre à la finalité de la marque touchant à la police du commerce.

Il pose ainsi la prohibition des marques déceptives, que l'on trouve à l'article 6^quinquiès B-3 de la Convention de Paris. On constate ici que c'est l'intérêt du consommateur et celui de l'ordre public, économique qui est pris en considération et non, du moins directement, celui du titulaire de la marque. Dès lors, la marque est nulle, comme déceptive et contraire à l'ordre public.

1) Objet et moyens de la tromperie

L'objet et les moyens de la tromperie sont extrêmement variés et abondants dans l'espace OAPI. La marque déceptive peut être composée de termes descriptifs, d'un terme étranger, d'un dessin ou d'une forme trompeuse... Il peut s'agir aussi de l'emploi de certains termes ou la confection des néologismes, d'un lien avec un organisme officiel^8(*), de vertus thérapeutiques^9(*), pharmaceutiques^10(*) ou diététiques^11(*), d'un contrôle scientifique ou médical, d'une qualité ou d'une garantie spécifique par rapport aux concurrents ce qui peut nous faire de manière subtile penser au dénigrement. Elle peut également concerner l'usurpation d'une appellation d'origine ou une indication de provenance à laquelle on n'a pas droit. Ces tromperies sur l'origine s'accompagnent d'une tromperie sur les qualités substantielles ou la réputation.

2- Appréciation du caractère déceptif

L'appréciation du caractère trompeur du signe relève du pouvoir souverain des juges de fond. Ceux-ci doivent motiver leur décision en précisant en quoi le signe est susceptible de tromper le public.

Au regard des produits, c'est le signe en lui-même qui doit être trompeur. On peut alors avoir des marques qui sont déceptives pour certains produits et d'autres qui ne le sont qu'en partie ; ce qui va entraîner une annulation partielle. Les marques ayant des signes imagés ou fantaisistes inexactes ne signifient pas qu'elles sont déceptives ; tout va dépendre de la perception qu'aura la clientèle. Tel est le cas de la marque «Miel-Epil» pour un produit dépilatoire sans miel^12(*). Elle n'est pas trompeuse car le mot miel sert uniquement à indiquer la douceur, la souplesse. Le public ne s'attend guerre à trouver cet élément dans la composition de ce produit. Il n'est pas induit en erreur.

Par contre, la marque « Evian Fruité » a été interdite dans la mesure où le produit ne contenait pas d'eau d'Evian^13(*).

Néanmoins, un signe évocateur peut aussi être trompeur. La tromperie va se faire sentir dans l'évocation. Par exemple, la marque  « Fleur de santé » pour des produits d'hygiène corporelle ou cosmétiques, est trompeuse car elle évoque un produit à base de fleur comportant un effet bénéfique pour la santé et crée alors une confusion entre médicaments et cosmétiques.

C- L'exclusion des marques contraires à l'ordre public, aux bonnes

moeurs ou à la loi

L'ordre public peut s'entendre comme un caractère des règles juridiques qui s'imposent pour des raisons de moralité de la sécurité impérative dans les rapports sociaux^14(*). Cette notion sera particulière à chaque Etat qui peut décider d'éliminer toutes règles juridiques étrangères susceptibles d'entraîner la naissance d'une situation contraire aux principes fondamentaux du droit national

En référence à l'article 3 (3) Annexe III Accord de Bangui qui dispose que la marque ne peut être valablement protégée si elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la loi. On peut dès lors considérer comme contraire à l'ordre public, les marques qui se heurtent à une disposition légale, même à caractère économique bien que ces notions soient théoriquement distinctes. Elles ne pourront pas faire l'objet dans ce cas d'un enregistrement à l'OAPI. Il s'agit des marques dont la publication ou l'utilisation serait choquante. Telle est le cas des marques constituées par un slogan subversif ou par un dessin obscène, d'incitation à la violence, à la haine raciale ou à l'usage des stupéfiants.

Bien que la jurisprudence de l'Organisation ne contienne pas beaucoup d'exemples, les principes généraux du droit ne laissent pas de doute concernant la nullité de telles marques.

S'agissant de l'ordre public et de bonnes moeurs, l'appréciation de ce qui est acceptable, en dehors des dispositions légales, est sujette à discussion et évolutive : par exemple, la marque « Opium » pour un parfum^15(*) avait d'abord été refusée parce que contraire à l'ordre public et de nature à encourager l'usage de la drogue, a finalement été admise.

Aux Etats-Unis, les noms d'engins d'armée et des services publics peuvent être refusés.

On peut relever que le caractère contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs doit résulter de la marque elle-même, considérée intrinsèquement dans son dépôt et non de son objet. Ainsi donc, lorsque l'objet d'une marque est contraire aux bonnes moeurs, par exemple des cassettes vidéos ou pornographiques, les contrats qui les concernent pourront être déclarés nuls du fait de leur objet ou de leur cause. Ceci n'empêche pas pour autant une action en contrefaçon car la marque n'est pas nulle^16(*).

§2- La distinctivité de la marque

Pour être distinctive, une marque doit être arbitraire par rapport aux produits qu'elle désigne. On ne peut, par exemple déposer la marque « auto » pour désigner des voitures. Le plus souvent, le titulaire de la marque recherche le signe le plus évocateur possible, voir descriptif du produit qu'il veut désigner.

Pour définir le caractère distinctif de la marque, l'article 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle français utilise négativement l'énumération de trois grandes catégories de signes dépourvus de ce caractère distinctif : les signes génériques, les signes descriptifs et les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit donnant à celui-ci sa valeur substantielle.

Le signe choisi comme marque doit permettre à son titulaire d'identifier un produit parmi les produits de même nature que ceux des tiers (concurrents) ; il doit être distinctif. Cette condition est essentielle puisqu'elle touche à l'essence et à la fonction même de la marque. Un signe non distinctif n'entraîne pas seulement la nullité de la marque car il n'est en rien une marque puisqu'il ne permet pas au consommateur de faire un choix raisonné étant donné que la description serait commune à tous les objets de la même espèce. En cela, elle prive les concurrents d'un terme usuel ou nécessaire pour décrire leurs propres produits. Tout intéressé peut en demander la nullité.

Le caractère distinctif manque chaque fois que l'expression ou le symbole choisi constitue un terme indispensable aux autres concurrents pour présenter leurs produits au public. Cette appropriation privative est susceptible de constituer une entrave à l'activité de ceux-ci.

La seule référence à l'activité de son titulaire ne permet pas aux juges d'apprécier le caractère distinctif. Ils devront rechercher si la dénomination, dissociée de l'élément figuratif, est dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits désignés dans l'acte de dépôt de la marque. Elle s'apprécie alors en fonction de la spécialisation selon laquelle, le signe est indisponible si la marque antérieure a été enregistrée et est relative à des produits identiques ou similaires.

La nécessité d'un signe distinctif ne se confond pourtant ni avec la nouveauté de l'invention, ni avec l'originalité de l'oeuvre de l'esprit car, elle n'implique nullement une nouveauté ou originalité du signe pris en lui-même, mais seulement son caractère arbitraire dans sa relation avec les produits désignés.

A- L'originalité de la marque

La marque a pour principale caractéristique d'être la signature du produit ; c'est ainsi qu'elle doit faire preuve d'originalité et de fantaisie exclusion faite des signes génériques (qui se rapportent à un genre), usuels (largement répandus) enfin les signes nécessaires.

Le droit à la marque n'étant pas exclusivement un droit sur une création nouvelle, l'originalité nécessaire pour qu'un terme choisi comme marque soit valable ne doit pas s'entendre d'une originalité absolue.

Le fruit d'une oeuvre d'imagination n'étant pas évident, peu importe qu'une marque soit déjà connue du public. Ce qui est nécessaire, c'est que son choix ne retire pas du domaine public des signes qui sont nécessaires à tous les commerçants exerçant dans le même domaine pour présenter leur marchandise.

Les signes peuvent constituer la désignation même du produit vendu tel est le cas des marques génériques, banales ou nécessaires qui sont nulles. On distingue aussi les dénominations nécessaires qui tiennent à la nature de la chose désignée. Celles dites usuelles, correspondent aux appellations que l'on donne, dans le langage courant ou professionnel, aux produits couverts par la marque.

Dépourvues d'originalité, toutes ces dénominations ne peuvent être retenues comme marque car, il est impossible d'utiliser pour vendre une chose, un nom qui tient à la nature même de la chose désignée, un nom par lequel tout le monde la désigne.

La marque est dite descriptive si le signe est composé exclusivement par un terme qui indique la qualité essentielle du produit, sa composition.

1- Mise à l'écart des marques génériques ou nécessaires

Il est question ici, d'éviter qu'une personne ne s'approprie un signe qui est le nom même du produit ou du genre auquel il appartient, qui est nécessaire ou habituel pour le désigner ; ce qui est une atteinte à la libre concurrence, car on ne peut contraindre les concurrents à ne pas user du langage commun pour indiquer la nature de leurs produits. Il n'est pas nécessaire qu'il existe plusieurs expressions banales pour désigner le même produit. Il faut aussi qu'il soit usuel pour désigner le produit concerné : par exemple le mot « Eurêka » appartenant au langage courant, n'a rien d'usuel pour désigner certains produits^17(*).

Nous pouvons définir les dénominations génériques comme celles qui consistent dans le nom commun donné, à l'origine, aux produits auxquels elles s'appliquent. Celles dites nécessaires tiennent à la nature de la chose désignée.

L'article L. 711-1, a CPI dispose que le signe ne doit pas être exclusivement la désignation nécessaire du produit. Ce qui nous fait comprendre que l'insertion d'un terme usuel dans une marque complexe n'est pas un obstacle au caractère distinctif, si l'ensemble a un caractère arbitraire. L'appréciation de ce caractère sera faite aussi bien à l'égard du langage commun que du langage professionnel car, il existe aussi des marques destinées à une clientèle de professionnels, qu'au grand public.

De nombreuses applications ont permis d'exclure des dénominations et signes génériques. Les marques ci-dessous n'ont pas été reconnues :

· « Eau de voyage », pour désigner un parfum de nature à être utilisé à l'occasion de voyages^18(*).

· « Judogi », dénomination qui désigne en langue japonaise un vêtement du judo et qui a été utilisé en France pour désigner ces vêtements^19(*).

En ce qui concerne les termes en langue étrangère, la dénomination générique du produit ne saurait être utilisée comme marque. Tel est le cas de l'expression « Dipping Bowl » qui ne peut constituer une marque valable pour désigner des appareils permettant le traitement des mamelles des femelles laitières^20(*). Mais une expression étrangère qui n'est pas couramment utilisée au Cameroun va garder un caractère distinctif. Le juge va alors rechercher si au moment du dépôt, le terme était compris ou employé dans l'espace OAPI, par un assez grand nombre de la clientèle afin de dire s'il avait alors ou non un caractère générique ou usuel.

Nous pensons que cette attitude facilite le commerce international, il serait dommage pour le déposant de voir la marque de ses produits devenir nulles dès le passage à une autre frontière. Elle a pour but aussi de décourager les comportements parasitaires consistant à déposer comme marque dans l'espace OAPI pour des produits nouveaux, des termes communs à l'étranger dans les milieux spécialisés et destinés à faire fortune dans l'espace OAPI au moment où le produit sera diffusé sur l'étendue du territoire.

En ce qui concerne les marques pharmaceutiques, une dénomination spéciale leur est rigoureusement exigée. Elle ne saurait être la dénomination commune : chimique ou scientifique du produit ou un terme vulgaire connu du public. Cette dénomination spéciale peut ne pas être déposée comme marque, le produit pourra être vendu sous la seule dénomination spéciale. Bien évidemment, elle peut être déposée comme marque. Enfin, il est possible qu'à la dénomination spéciale se joigne un terme supplémentaire et on a une marque complexe qui doit obéir aux règles classiques c'est-à-dire distinctive.

Lorsqu'une marque a un caractère faiblement distinctif, elle doit accepter des coexistences pacifiques avec tout autre marque même celles qui sont assez proches. Le caractère générique qui sera nul doit exister lors du dépôt. A l'instar de l'article 714-6 CPI, il y a déchéance de la marque lorsque celle-ci est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit. Le propriétaire de la marque peut être à l'origine de cette banalisation s'il est incapable de défendre son caractère original par des communiqués de presse ou procès.

De manière concrète, il n'est pas évident d'interdire les marques génériques dont le principe est simple et le fondement évident. La Cour de Cassation a affirmé qu'il y avait là une question de fait qui ne lui appartenait pas de contrôler^21(*). Si ce n'est de façon indirecte lorsque les juges auront donné à leurs décisions des motifs erronés en droit.

Les juges s'appuieront sur les données de fait afin de savoir si un terme est générique ou non. Ils seront appelés à étudier si le terme est banal dans les milieux informés sans l'être vis-à-vis du grand public, enfin, décider que la marque est nulle en tant que générique. Tel est le cas de la marque « Cardio Fitness » pour une méthode de gymnastique cardiaque, terme connu dans les milieux sportifs qui ne sera pas valable comme marque^22(*).

Il peut aussi arriver que la marque soit constituée d'un terme par lequel le titulaire d'un brevet a désigné pendant le dépôt son invention en même temps qu'il le déposait comme marque. S'il s'agit d'un terme fantaisiste (nom patronymique de l'inventeur), cette marque va survivre au brevet en donnant à son titulaire un avantage supplémentaire tout en prolongeant son privilège après que ce brevet soit tombé dans le domaine public^23(*) pour la marque "Fermeture Eclair".

2- Mise à l'écart des marques descriptives

Généralement, les fabricants souhaitent que le nom de marque soit une description du produit que la marque va signer. Ils apprécient que le nom décrive ce que fait le produit (une aspirine qui s'appellerait Céphaline) ou est (une marque de biscuits qui s'appellerait Bisuito). Cette demande pour les noms dénotatifs reflète la mauvaise compréhension de ce qu'est une marque, et de la vocation du nom de marque. La marque ne décrit pas le produit, elle le distingue^24(*).

Aux termes de l'article 3 (d) de l'Annexe 3 de l' Accord de Bangui, « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits (...) considérés ». Elle ne doit pas aussi être désignée par une des deux langues (français ou anglais) utilisées dans l'espace OAPI. On peut comprendre pourquoi la marque « Madiba » pour désigner une eau de source a été enregistrée à l'OAPI. Bien qu'il s'agisse d'un terme permettant de désigner de l'eau dans une des langues vernaculaires camerounaise. Un signe est descriptif lorsqu'il indique la nature, la composition, la qualité essentielle ou la destination du produit auquel il s'applique. Il s'agit de ce qui est commun à tous les objets semblables. Ceci permet d'empêcher qu'un commerçant s'approprie des termes indispensables dont les concurrents ont eux-mêmes besoin pour décrire leurs produits à la clientèle. Généralement, le signe descriptif est souvent usuel ou nécessaire. Exemple, la marque "Multimédia" ^25(*)pour des produits utilisant toutes sortes de média. De telles marques sont nulles.

Dans le caractère descriptif, on peut noter une différence de degré avec l'appréciation générique. L'adoption d'un terme générique comme le fait observer le professeur FRANÇON "rendrait intenable la position des concurrents obligés d'user de périphrases pour désigner leurs produits (...). Dans le cas des marques descriptives, si on les validait, la situation des concurrents du propriétaire de la marque serait seulement inconfortable. Le monopole en effet ne porterait que sur un des traits caractéristiques du produit (...) en cause ; ces commerçants conserveraient la possibilité de mettre en lumière d'autres traits de ce même produit (...) pour attirer l'attention du public sur lui"^26(*).

La jurisprudence française exige que la marque soit composée exclusivement du terme descriptif ; si un terme descriptif se joint à d'autres termes, mêmes également descriptifs, l'ensemble pourra être distinctif et la marque valable.

Les qualités essentielles sont celles qui permettent d'identifier le produit. La marque "brillant" pour un couteau ne le sera pas car ce n'est pas une qualité qui permet d'identifier un couteau. Par contre, la marque "Alcool" pour désigner un parfum^27(*) a été jugée descriptive parce qu'elle empêche les concurrents d'utiliser ce terme qui désigne la principale composante de leurs parfums.

De même, lorsqu'un signe se contente de décrire le produit ou ses caractéristiques, il ne saurait être distinctif même si c'est un néologisme^28(*) parce que dépourvu de fantaisie ou d'arbitraire, susceptible d'être appliqué aux produits des concurrents. Tel est le cas de termes louangeurs ou de superlatifs, comme, « super »^29(*)

L'appréciation du caractère descriptif pourra n'être que partielle et ne concerner que certains des produits figurant au dépôt ; corollaire d'une jurisprudence passablement byzantine. La marque « Teint léger » par exemple a été déclarée valable pour les dentifrices et cosmétiques, mais nulle pour les produits de beauté ; la marque «Energique» a été déclarée valable pour des crèmes de beauté, mais nulle pour des savons.

Le signe descriptif ne doit pas être confondu avec le signe qui est simplement évocateur de la nature ou des caractéristiques du produit. Ce signe considéré comme évocateur ou suggestif, est valable parce qu'il ne gène en rien les concurrents. Bien que cette distinction ne soit pas aisée, la jurisprudence française a jugé nulle la marque «Teint léger»^30(*) pour les produits de beauté et valable la marque « Bonne mine »^31(*).

En ce qui concerne les marques pharmaceutiques, la tendance des tribunaux français est parfois de se contenter d'une originalité modeste, notamment en raison du fait que les médecins souhaitent que les marques de spécialité leur permettent de savoir se rendre compte à la lecture, quelle est la composition du produit ou quelles sont ses indications pharmacologiques, ce qui est la définition même d'une marque descriptive. La jurisprudence dans ce domaine, a tendance à se montrer plus libérale que dans d'autres.

Il y a une juste mesure à adopter pour juger du caractère descriptif ou non de ces marques. Si l'on accepte la validité des marques qui sont à la limite du caractère descriptif, en contrepartie, il est indispensable de ne donner à ces mêmes marques, qu'un rayonnement modeste et par conséquent d'admettre leur coexistence pacifique avec des marques qui seraient assez proches d'elles^32(*).

On a pu remarquer une libéralité des juges ; c'est ainsi qu'en 1940^33(*) "Doxycline" ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché a pourtant été déclarée nulle jugée assez proche de la dénomination commune internationale de l'Office nationale de la santé^34(*), par contre, la marque "Chloro-Calcion" a été déclarée valable en 1943^35(*).

Il a en outre été observé que l'appréciation du risque de confusion se fait par rapport à un consommateur particulièrement attentif puisque sa santé est concernée. Mais à l'inverse et pour la même raison, ces confusions risquent de comporter un danger particulier^36(*).

A titre exceptionnel, certaines marques figuratives ont été annulées parce que descriptives, le lien existant entre un objet et sa représentation, ont permis de les aligner auprès des marques génériques. Il arrive parfois que certaines traditions commerciales portent sur la présentation d'un produit. Tel est le cas pour les pots de moutarde, des lettres gothiques, etc. qui sont des éléments banaux. Pourtant, la combinaison originale de ces éléments peut aboutir à la création d'une marque valable, c'est le cas d'un joueur de golf en position de finish, les trois feux tricolores pour les ouvrages sur le code de la route.

B- La disponibilité de la marque

Pour constituer une marque, il est nécessaire que le signe soit disponible c'est-à-dire qu'il ne soit pas déjà couvert par des droits antérieurs. Cette condition résulte des principes généraux selon lesquels on ne peut disposer d'un bien appartenant à autrui.

En effet, la coexistence de signes identiques appartenant à un propriétaire différent dans les mêmes secteurs affecte leur distinctivité ainsi que le droit de marque qui ne peut porter sur un signe déjà approprié car, il est impossible d'avoir deux droits exclusifs sur un même objet. C'est la raison pour laquelle il est demandé que le signe choisi soit «nouveau». Le terme est ambigu. Il ne s'agit guère d'une nouveauté absolue, comparable à celle exigée en matière de dessins et modèles ou de brevets d'invention, mais seulement d'une nouveauté relative. A l'instar de l'article 3 (b) Annexe III, de l'Accord de Bangui, qui dispose qu'une marque ne peut valablement être enregistrée si «elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits...». On relève ici, une substitution de la notion de disponibilité à celle de nouveauté, ce qui clarifie le droit des marques permettant alors de déterminer facilement les antériorités susceptibles d'être opposées à la validité d'une marque.

L'étude de la nouveauté en matière de marque exige que l'on ressorte ce qui est susceptible de constituer une antériorité destructrice de nouveauté en ce qui concerne la nature du droit invoqué (1) soit quant à la nature du commerce envisagé (2) soit quant à la localisation nécessaire (3). Enfin, nous verrons qu'il existe certaines marques dites notoires qui échappent aux principes habituels en matière de marque.

1- L'absence d'antériorité

Lorsqu'une personne veut déposer une marque, surtout dans les pays qui ne procèdent pas à un examen de la nouveauté de la marque (ce qui est le cas des Etats membres de l'OAPI), il est nécessaire qu'il s'informe, afin de savoir si le signe qu'il veut protéger comme marque est disponible. Il doit vérifier si ce signe n'a pas déjà été approprié par un concurrent ayant des produits identiques. Par contre, le signe devient indisponible si la marque antérieure a déjà fait l'objet d'un enregistrement. Si les produits ne sont pas identiques, et la marque n'ayant pas encore été déposée, le signe est disponible. On peut déduire que la propriété d'une marque revient à celui qui a effectué en premier le dépôt^37(*). Pour qu'une antériorité soit fréquemment invoquée, l'OAPI exige que la marque ait été déposée dans l'Organisation et que son dépôt soit encore en vigueur. A cet effet, une marque faisant l'objet d'une utilisation sans dépôt ou déposée uniquement hors de l'espace OAPI, ne saurait constituer une antériorité utile sauf, s'il s'agit d'une marque notoire^38(*).

Afin d'effectuer une recherche d'antériorité méthodique, efficace et rapide, le titulaire de la marque peut demander directement à l'Organisation ou à un mandataire si le déposant est domicilié hors de l'espace OAPI de procéder à la recherche. L'Organisation va alors fouiller dans le Registre Spécial des Marques si la marque que l'on aimerait protéger n'a pas encore fait l'objet d'un dépôt antérieur. La demande de recherche pourrait être orientée ou exigée. C'est ainsi qu'on peut se contenter de recherche à l'identique, dans une ou plusieurs classes, de recherche des risques d'imitation dans un ou plusieurs pays, de recherches dans les marques déposées ou en usage, dans les noms commerciaux, les enseignes, etc. Bien entendu, ces recherches feront l'objet d'un paiement de taxe préalable qui variera en fonction de l'ampleur de la recherche demandée.

La classification des produits et des services adoptée par l'Arrangement de Nice conclu le 15 juin 1951^39(*) qui prévoit 34 classes de produits et 8 classes de services facilite ces recherches d'antériorités. Cet accord a été ratifié par l'OAPI. On peut avoir certains produits qui figurent dans plusieurs classes. La liberté est laissée au déposant de choisir la classe pour laquelle cette recherche d'antériorité doit être faite. Mais, pour plus d'efficacité, il est préférable que les recherches soient faites dans toutes les classes possibles^40(*).

En définitive, il peut arriver que deux personnes choisissent le même signe à condition que les marques ainsi représentées n'aient pas un objet semblable. Le même emblème peut également être pris par deux marques différentes pour désigner l'un, des produits, l'autre des services. C'est ce qu'on appelle la règle de la spécialité des marques.

2- Le principe de la spécialité

Le principe de la spécialité tient une place importante grande dans le droit des marques dans la mesure où le demandeur de protection, au regard de la règle de spécialité est soumis à l'obligation de donner la liste exhaustive des produits devant figurer dans le formulaire M301. C'est en considération de ce principe que l'on appréciera la disponibilité ou la nouveauté du signe, sa distinctivité et sa déceptivité. La fonction d'identification de ce principe a pour conséquence d'une part, de conférer au titulaire de la marque un droit exclusif d'exploitation du signe choisi, pour désigner les produits qu'il offre au public et d'autre part, de limiter le monopole au secteur de spécialité du titulaire de la marque. Selon ce principe, le signe n'est protégé que pour des produits déterminés. On parlera alors de contrefaçon si le même signe est utilisé pour désigner des produits similaires.

On peut définir les produits similaires selon les critères objectifs et juridiques comme étant ceux dont la nature et l'usage sont extrêmement voisins. Le critère subjectif ou économique qui semble plus souple, les définit comme des produits dont le public a toutes les raisons de croire qu'ils proviennent du même fabricant. Il peut aussi s'agir de la destination commune des produits.

En effet, dans la spécialité de marque, le signe n'est protégé que pour des produits bien déterminés et en ce qui concerne les marques antérieures tels qu'ils sont définis dans la demande de dépôt. Comme nous l'avons vu plus haut, la nouveauté exigée en droit des marques est relative : son appréciation est faite par rapport aux produits que l'on veut distinguer. Ce qui nous amène à déduire que le droit de la propriété industrielle a ici un caractère relatif, parce que le titulaire de la marque peut opposer son droit sur le signe à tout concurrent qui aimerait utiliser le même signe ou un signe similaire. Ce cadre est essentiellement concurrentiel et le droit de la propriété est absolu.

Une marque ne constitue une antériorité que pour les produits indiqués dans l'acte de dépôt. Ce qui ne devrait pas entraîner une confusion avec ceux qui figurent dans les classes administratives des produits^41(*). Les classes regroupent, plus ou moins arbitrairement des activités très variées. Elles n'ont qu'une valeur administrative et non juridique. De ce fait, elles ne déterminent pas juridiquement la spécialité car les classes englobent souvent des produits hétérogènes et peuvent se chevaucher^42(*). Ce qui est retenu, ce sont les produits désignés ainsi que ceux qui sont similaires, même s'ils appartiennent à une autre classe^43(*) et non les classes qui comptent pour définir le cadre de la spécialité^44(*).

* ¹ CHAVANNE, A. BURST J.-J, Droit de la propriété intellectuelle, 4^e édition, Précis Dalloz, 1993, p. 449.

* ² Article 3 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé le 24 février 1999

* ³ Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle du 20 mars 1983 révisées et modifiée le 28 septembre 1979.

* ⁴ Conventions Internationales de Genève du 6 juillet 1906, articles 23 et 28 ; et du 27 juillet 1929, articles 24 et 28.

* ⁵ Paris, 17 décembre 1997, « Interpole informatique », JCP G, 1998.II.10083, obs. ROUJOU de BOUBEE, I, PIBD, 1998, n° 650.III.170

* ⁶ Paris, 1^er juin 1992, PIBD, 1992.III.493

* ⁷ Communiqué de l'OMPI du 25 septembre 1976.

* ⁸ Paris, 25 janvier 1989, « Eurosatellite », PIBD, 1989.III.202.

* ⁹ Paris, 26 octobre 1988 « Fleur de santé », PIBD, 1989, n° 450.III.114.

* ¹⁰ RTD com., 1985, p. 515, obs. CHAVANNE A. et BURST J.-J.; Paris, 13 février 1984, « Blend-a-pharm », Annales, 1984, p. 38.

* ¹¹ Paris, 9 juin 1993, « Les soupes de la forme », PIBD, 1993.III.625.

* ¹² Cass. civ., 27 novembre 1963, « Miel Epil », annales, 1964, p.136.

* ¹³ Cass. com., 17 janvier 1984, Bull. civ IV, n° 19.

* ¹⁴ Lexique des termes juridiques, 9^e édition

* ¹⁵ Paris, 7 mai 1979, « Opium », PIBD, 1980, n° 256.III.87 ; Annales, 1979, p. 306, obs. CHAVANNE, A.

* ¹⁶ CA Lyon, 27 juin 1984, PIBD, 85. III. 39.

* ¹⁷ Cass. com., 18 octobre 1994, « Eurêka », PIBD, 1995, n° 580.III.39.

* ¹⁸ CA Paris, 23 janvier 1979 : RIPIA, p. 288.

* ¹⁹ Cass. crim., 30 octobre 1962 : JCP, 1963, II,12979.

* ²⁰ CE, 5 juillet 1974 : JCP, 1974, II, 17871, note CHAVANNE, A.

* ²¹ Cass. Com. 19 déc. 1956, Gaz Pal. 1957 1. 243 ; Cass. crim. 2 juin 1986, D. 1986, IR 403, 1^er espèce, obs. ROUJOU De BOUBEE, G.

* ²² TGI Paris, 28 octobre 1988, PIBD, 1989.III.145.

* ²³ CA Rouen, 10 mai 1932, Ann. prop. ind. 1933. 175

* ²⁴ KAPFERER, J.-N. Les Marques : Capital de l'entreprise, 3^e éd. Edition d'Organisation, 2004, p.153.

* ²⁵ Paris, 29 novembre 1994.

* ²⁶ Francon, Op.cit, RIPIA 1973, p. 270.

* ²⁷ Paris, 28 septembre 1994, « Alcool », PIBD, 1994, n° 577.III.577 (le signe serait aussi

déceptif pour un parfum sans alcool...).

* ²⁸ TGI Bourg-en-Bresse, 1^er octobre 1992, « Biocell » (pour des cosmétiques composés principalement de constituants cellulaires), PIBD, 1993, n° 536.III.66.

* ²⁹ Cass. com., 16 juin 1992, « Super Bril » (marque nulle puisque ni « Super » ni « Bril » ne sont distinctifs), PIBD, 1996, n° 530.III.523.

* ³⁰ Paris, 27 janvier 1978, Annales, 1979, p. 143.

* ³¹ Paris, 27 avril 1981, « Bonne mine », PIBD, 1981.III.140.

* ³² LEMAY, Thèse Bulletin de l'Ordre des Pharmaciens, juin 1979, n° 233.

* ³³ Cass. Req. 11 mars 1940, Annales 1940 - 1948 p.196

* ³⁴ Paris 27 sept. 1984, Annales 1984 p. 223

* ³⁵ Aix 5 juillet 1943, Annales 1940 - 1948 p. 197.

* ³⁶ MATHELY, p. 535; AZEMA, Lamy n° 4946. Voir TGI de Bourg-en-Bresse 1^er oct. 1992, PIBD 1993 III.66, pour la marque «Bio-celle».

* ³⁷ PEROT-MOREL, L'opposabilité des antériorités en matière de marque, de fabrique de commerce ou de service, RTD com. 1971. 247.

* ³⁸ Voir infra

* ³⁹ Modifié à Stockholm, le 14 juillet 1967.

* ⁴⁰ Nancy, 19 février 1975, D. 1975 J 618 et note CHAVANNE, A.

* ⁴¹ Cass. Com. 18 mai 1978, PIBD 1978. III. 352. n° 222. RIDC 1978. P. 789 n° 3

* ⁴² Nancy, 19 février 1975, D., 1975, P. 618, obs. CHAVANNE A.

* ⁴³ TGI Paris, 15 janvier 1985, RIPIA, 1985, P. 46

* ⁴⁴ Cass. Com., 3 octobre 1995, Bull. Civ. IV n° 220, P. 204