Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC

B. La marque doit être disponible

En pratique, on observe que cette condition est la plus problématique en matière de marque. En effet, l'enregistrement de la marque ne constitue pas en soi, une garantie de validité. Celle-ci est valable jusqu'à ce qu'elle soit attaquée par une action en annulation en justice.

Pour être valide, le signe choisi à titre de marque doit être disponible, c'est-àdire, ne doit pas avoir été antérieurement approprié par quelqu'un d'autre pour distinguer ses propres produits ou services.

⁸⁰ TPI 19 septembre 2001, Aff. T-30/00, Henkel KGaA c/ Office de l'harmonisation dans le marche intérieur ( www.curia.eu).

⁸¹ TPI 27 février 2002, Eurocool Logistik Gmbh c/ OHMI, PIBD n^° 747-III-349.

⁸² Chavanne (A) et Burst (J.-J.), Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 4^e édition, 1993, p.83.

La marque est considérée comme un droit d'occupation ce qui justifie l'application du concept « premier arrivé, premier servi ». En principe, il revient au déposant ou à son mandataire de procéder au préalable à des recherches d'antériorités, afin de s'assurer que le signe est disponible.

Dans une décision du 13 octobre 1999 à propos de la marque « BUDWEISERBUDVAR», le tribunal de Grande Instance du Mfoundi, au Cameroun a sanctionné la défenderesse qui « s'est montrée légère et négligente en s'abstenant de procéder aux recherches d'antériorité qui lui auraient relevé l'existence de la marque⁸³.. ». Dans le même sens, une décision rendue en date du 06 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Douala (Cameroun), dans l'affaire « VASELINE BLUE SEAL » il a été rappelé « que la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue⁸⁴...».

Les offices de marques OAPI et République Démocratique du Congo utilisent la Classification de Nice⁸⁵ pour effectuer de telles recherches sur les produits et les signes avant tout enregistrement.

Soulignons que l'antériorité est recherchée dans les éléments de forme repris par le concurrent, soit qu'il y ait reproduit à l'identique d'un signe, soit qu'il y ait imitation. Ainsi, dans deux d'arrêts, les juges ont qualifié la marque « Ineo » d'imitation de la marque « Prineo » ce qui constitue un obstacle à son enregistrement⁸⁶,de même, la marque « Tradexpert Gateway » a été jugée comme étant une imitation de « Gateway Solo »⁸⁷.

⁸³ Jugement civil n° 18 du 13 octobre 1999 du tribunal de grande instance du Mfoundi, Cameroun, affaire A-B. Inc c/ société B.B.C.B, Recueil de décisions de justice de l'OAPI en matière de propriété intellectuelle, tome 1, page 108.

⁸⁴ Jugement civil n° 521 du 06 juin 1988 du tribunal de grande instance de Douala, affaire société S.-P. Inc c/
société S., recueil de décisions de justice de l'OAPI, en matière de propriété intellectuelle, tome 1, page 114.

⁸⁵ L'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 portant classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques « Classification de Nice ~.L'OAPI ainsi que la loi Congolaise l'utilisent comme document de référence, à valeur administrative uniquement.

⁸⁶ CA Paris, 2 avril 2003, PIBD n ° 770, III, 418.

⁸⁷ CA Paris, 28 mars 2003, PIBD n ° 769, III, 389.

Pour ce qui est de l'espace OAPI, l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui définit la disponibilité de la marque et indique qu'une marque ne peut être valable à l'enregistrement que si « elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ».

Il est souvent reproché à l'OAPI de ne pas effectuer d'examen au fond lors dépôt de la demande d'enregistrement⁸⁸. Nous pensons, qu'un tel reproche n'a pas de raison d'être car, c'est en cas d'opposition d'un tiers titulaire d'une antériorité que cela peut se faire. Du fait du faible coût de redevances ainsi que d'annuités liées à la validité des marques, la plupart d'offices étrangers n'organisent pas de système des marques quant au fond, dès lors, il appartient aux titulaires des titres de faire preuve de vigilance pour invoquer leur droit d'antériorité⁸⁹.

L'Accord de Bangui prévoit d'un côté des antériorités qui protègent le signe distinctif. Il s'agit notamment : de la marque enregistrée ; de la marque notoire et des indications géographiques ; de l'autre côté, des antériorités constituées par un signe distinctif non protégées parmi lesquelles : la dénomination sociale ; le nom de domaine. La doctrine soutient que la disponibilité est souvent appréciée, a posteriori, par le juge saisi d'une demande principale ou reconventionnelle, en annulation d'une marque enregistrée prétendument indisponible⁹⁰.

⁸⁸ Jugement n° 622 du 13 avril 2007 du Tribunal de Première Instance de Lomé (Togo), chambre civile et commerciale ; Recueil de décisions de justice (de l'OAPI) en matière de propriété intellectuelle, tome 1, pages 78 à 87. En l'espèce, le tribunal a ordonné la radiation de la marque « couscous SIPA » parce qu'indisponible au moment de son enregistrement à l'OAPI.

⁸⁹ Op-cit, page 85.

⁹⁰ Passa (J.), Traité de droit de la propriété industrielle:-Marques et autres signes distinctifs,-Dessins et modèles, tome 1, L.G.D.J., 2e édition 2009, p.167.

A cet effet, la jurisprudence considère que le défaut de disponibilité est une cause de nullité ou de refus car, à la différence de l'absence de caractère distinctif ou licite, il ne peut être invoqué que par le titulaire de l'antériorité⁹¹ opposée et non par tout concurrent du titulaire de la marque⁹².

S'agissant de la République Démocratique, bien que n'ayant pas encore mis sa législation en conformité avec l`Accord des ADPIC, elle prévoit un dispositif similaire à l'Accord de Bangui en ce que les deux législations respectent l'article 6 bis de la Convention de Paris. L'autre point commun avec l'OAPI est que la loi Congolaise de 1982 n'effectue pas d'examen au fond lors du dépôt de la demande d'enregistrement de marque. Pour ce qui est des signes, l'article 133 de la loi de 1982 énumère les signes ne pouvant être considérés comme marques.