Memoire Online - Patent-pool et transfert des bio/technologies: le cas des cellules souches

Sous la direction de
Jean-Christophe GALLOUX,
Professeur a l'Universite Pantheon-Assas (Paris II)
et au CEIPI (Strasbourg)

Memoire entrant dans le cadre de
l'obtention du Diplikne de
Master 2 Professionnel en Propriete Industrielle

Remerciements

Ce travail est le reflet des nombreuses applications issues du secteur des biotechnologies a acceder a la Societe par la voie du transfert de technologies. Leur importance recente est telle qu'elles affectent la qualite de vie de tous dans leur sante, leur alimentation, ou leur environnement.

Je tiens a remercier Monsieur le Professeur Jean Christophe GALLOUX qui a incite et oriente ce travail, et dont les apports sur la brevetabilite du vivant ont alimente ce travail.

Mes remerciements s 'adressent egalement a Monsieur le Professeur Georges BONET et Maitre Catherine VERNERET-BARUT pour leurs precieuses analyses sur 1 'articulation entre droit de la propriete industrielle et droit de la concurrence, ainsi que Monsieur Francois TANTY, pour ses interventions en droit americain des brevets.

J'adresse egalement mes remerciements a Yann MENIERE, pour avoir fournit un cadre d 'analyse distinguant les patent pools des clearing-house.

Je suis egalement redevable au personnel d'INRA transfert qui m 'a accueillie quelques mois en son sein. J'exprime ma vive reconnaissance a Philippe LENEE et Rejane LE TINEVEZ qui m'ont encadre dans mon travail, ainsi que Stephanie MERCIER, Claire LEMONTET, Franck LE GUERHIER, Nathalie TURC.

Je tiens aussi a remercier tous mes camarades de promotion, notamment Varvara KOULINA, Cristina BAYONA, Nga DONG, Stephanie ORDONNEAU, Laurent PROUST et Nicolas POTIRON, avec lesquels les echanges ont stimule ma reflexion.

Le savoir scientifique n'est
pas absolu, mais
socialement, culturellement,
technologiquement et
historiquement marque,
donc provisoire

Sommaire

A) UN SYSTEME LEGAL PERMISSIF AUX CONSEQUENCES COMPLEXES SUR LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 7

B) CONSEQUENCES SUR LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET L'EMERGENCE DE NOUVEAUX PRODUITS 13

C) UNE SOLUTION : LE REGROUPEMENT DES TECHNOLOGIES : PATENT POOL, CLEARING-HOUSE 19

B) LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ACCORDS DE REGROUPEMENTS (LIGNES DIRECTRICES EUROPEENNES) 33

iii) Appreciations des restrictions exclues touchant a l'organisation du pool 37

N. Fortin : Patent Pool en biotechnologie ; memoire de propriete industrielle 2006-2007, Universite de Paris II Pantheon-Assas

Introduction

L'importance des biotechnologies dans l'economie moderne n'est plus a demontrer. Avec un chiffre d'affaires de 2 000 milliards d'euros en l'an 2000, et une perspective de 4 000 milliards en 2010, l'industrie de la sante dont une part toujours croissante relêve des biotechnologies, est la premiere industrie mondiale. Or, le modêle economique des entreprises de biotechnologies ("biotech") depend fortement de la protection de leurs actifs immaterielsⁱ par le brevet. C'est sur la base de ces titres qu'elles lêvent auprês de business angel et de fonds d'amorgages les capitaux necessaires au financement de leurs projets de R&D et qu'elles negocient des accords de transfert de technologie, sources quasi-exclusives de leurs revenus, et source d'alliances strategiques necessaire a leur survie².

Suite au denouement de l'affaire Diamond v. Chakrabarty³ et a l'adoption du Bayh-Dole Ace, la croissance annuelle entre 1983 et 1988 du nombre de depOt de brevets auprês de l'United States Patent and Trademark Office (USPTO) a ete de 20% sur ce seul secteur, contre 2,9% tous secteurs confondus. Le cas americain n'est pas isole, le phenomêne de recrudescence de titres touche l'ensemble des pays de la triade, faisant de l'economie de l'immateriel "la plus forte source de croissance des pays dans ce 21^emesiêcle".

Cette inflation de titres cree des difficultes : l'accês aux technologies devenues proprietaires est retard& ; l'emergence des innovations est differee; et la mise sur le marche de nouveaux produits qui ameliorent notre qualite de la vie (nouveaux medicaments, nouvelles therapies, nouveaux aliments...) est affectee. En 2000, Todd Dickinson, directeur de l'USPTO, a commissionne un livre blanc sur la question, dans lequel it est suggere de faciliter l'accês en recourant aux regroupements de brevets (« patent pool »)⁶. 11 s'agissait de repondre a la polemique née, en 1991⁷, de la demande de Craig Venter et Bernadine Healey,

²Voir annexe 1; Hagedoorn, J. et Schakenraad, J. (1990): Interfirm partnerships and cooperative strategie in core technologies. In Freeman, C. et Soete, L. (Eds.), New explorations in the economics of thechnical change, Londres: Pinter Publishers, pp. 3-37. 'Diamond v. Chakrabarty , 447 U.S. 303 (1980).

⁴Bayh-Dole Act (1980) (codifie dans le 35 U.S.C. 13 200). Un des objectifs prioritaires de cette reforme federate est d'inciter le transfert des technologies issues des laboratoires beneficiant de fonds publics pour le developpement et la commercialisation de nouveaux produits. Cf § I.B.1.

'Rapport de l'economie de l'immateriel pill. §" faire de la France un leader de l'innovation".

⁶USPTO, Patent Pools: A Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents? (2000) en ligne a l'adresse http:// www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf, visitee le 27 Add 2007 ; USPTO, Communiqué de presse du 19 Janv 2001: "USPTO issues white paper on patent pooling" http://www.usrno.gov/web/offices/com/speeches/01-06.htm ' Cette polemique touche plus precisement une categorie de sequences genetiques connues sous le nom d'expressed Sequence Tag" (ESTs). Ce sont de courtes sequences d'ADN complementaires d'environ 150 a 400 pairs de bases (pdb), correspondant aux sequences codantes des genes. Exprimees sous certaines circonstances, les EST sont aisement identifiables et sequencables, ces sequences indiquent que le gene existe et qu'il est exprime. Elles permettent une localisation rapide du gene, mais elles ne renseignent ni sur l'activite biologique ni sur la fonction du gene dont elles relevent, et de la protein codee. Fin 1991, Craig Venter, responsable d'une equipe de scientifique du NIH, depose deux brevets a PUSPTO portant sur 2700 sequences partielles d'ADNc. Puis Incyte Pharmaceutical , le projet "Human Genom Science" (HGS), Hyseq et d'autres ont depose des brevets sur des millions d'ESTs. Pour appuyer ses deux demandes initiates, le NIH a revendique alors plusieurs usages des EST dans ces depOts

Presidente du National Institut of Health (NIH), de deux brevets portant sur 2700 petites sequences d'ADN complementaire (ADNc)⁸ connues sous le nom d'"Expressed Sequence Tag" (ESTs) et dont ni le gene cible ni la fonction ne sont elucides.

Les enjeux etaient considerables. De tels brevets octroient a leur titulaire un droit sur quasiment toutes les utilisations ulterieures des genes concernes fatalement dependantes de ces premiers brevets'. Le cas des ESTs illustre ce que peut-etre l'innovation cumulative en biotechnologie. Chaque invention se fonde et depend de resultats anterieure. Si chaque invention incrementale fait l'objet d'un brevet, autant de licences d'exploitation devront etre negociees pour obtenir la liberte d'exploiter (Freedom-to-Operate) sans enfreindre le droit de tiers. Ajoute a la multiplication de titres et a l'extension de la port& des brevets, on aboutit a un enchevetrement de brevets ("patent thicket")" dommageable pour l'innovation.

La premiere consequence de cette situation est l'apparition de cats fixes de gestion additionnels lies (1) aux activites de recherche d'anteriorite, (2) aux activites de negociation et de suivi des licences, et (2) a la double marginalisation du fait du cumul des licences ("royalties stacking") dont l'effet se fait déjà sentir dans la profession' .

La "tragedie des anti-communs" propose par Heller et Eisenberg est la seconde consequence de cet 'imbroglio de brevets'', mais elle reste a demontrer : les analyses empiriques disponibles restent a ce jour partielles et contradictoires^m.

dont la conception de sondes moleculaires pour l'analyse chromosomique, l'amplification genique, et l'identification du gene integral. La polemique engendree a incite le NIH a renoncer brutalement aux deux brevets en 1994, puis a publier des 1995 ses "revised utility examination guidelines" qui recommande de justifier d'un usage substantiel, specifique et credible" des inventions revendiquees. Ces lignes directrices &^gent accompagnees de "Revised interim utility guidelines training materials" qui illustraient par 13 exemples du domaines des biotechnologies dont les ESTs comment appliquer les "revised guidelines"..

⁸Le regime des brevets s'etend en effet aux sequences d'ADN sous certaines conditions codifiees en droit francais (Art. L 611-18 al.1 du CPI ) suite a la transposition en de la Directive 98/44 (article 5). Aux Etats-Unis, dans sa decision « re-Fischer » impliquant Monsanto, PUnited State Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) decidera en septembre 2005 que les ESTs ne peuvent faire l'objet d'un brevet tent que la fonction du gene n'est pas elucidee. (Arrét "re Fisher" n° 04-1465 du 7 septembre 2005 (421 F. 3d 1365 (Fed. Cir. 2005).

⁹Une revendication peut porter sur le produit lui-méme, ou uniquement sur sa methode d'obtention ou encore sur son application. La revendication de produit est la plus forte car en depend tout usage du produit, quels que soient son mode d'obtention, son procede de fabrication ou son utilisation

¹⁰Scotchmer, S. (1991): Standing on the schoulders of giants: cumulative research and the patent law. J. Economics Perspectives n°5. p 29-41.

¹¹Shapiro, C. (2001) Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools and standard setting. In Innovation Policy and the Economy (Vol. I) (Jaffe, E. et al., eds), pp. 119-150, MIT Press

¹²Merz J.F. et al., Diagnostic testing fails the test, Nature 415 (2002), pp. 577-579. Walsh, J., Arora, A., Cohen W. (2003). Effects of research tool patents and licensing on biomedical innovation. In Patents in the Knowledge-Based Economy. (Cohen, W.M. and Merrill, S.A., eds), pp. 285-240, National Academic Press.

¹³Heller M.A. and R.S. Eisenberg, Can patents deter innovation? The anticommons in biomedical research, Science 280 (1998), pp. 698-701. M.A. Heller, The tragedy of the anticommons: property in the transition from Marx to markets, Harv. Law Rev. 111 (1998), pp. 621-688. L'effet anti-commun consiste a ce que les titres de propriete voient leur ressources sous-exploites par opposition a la theorie de Garret Hardin (1968, « tragedy of commons » qui explique la surexploitation des ressources non privatisees.

Pour pallier les obstacles juridiques nes de cet imbroglio de brevets et de l'effet "anti-commun", le NIH adoptera des 1995 une nouvelle politique en matiêre de propriete industrielle (cf. annexe 2)¹⁵, et ce, consecutivement a l'abandon en 1994 de ses depOts de brevet sur les ESTs.

La solution de l'USPTO de creer des pools de brevets se fonde elle sur une pratique de plus de 150 ans. On retrouve trace d'un accord multipartite aux Etats-Unis des 1856¹⁶. Ces accords ajoutent une certain flexibilite, ce qui facilite les rapports parfois difficiles, sinon conflictuels, entre detenteurs de technologies complementaires indispensables au developpement et a la commercialisation de nouveaux produits.

Pourtant, depuis la suggestion de l'USPTO, et malgre l'urgente necessite, peu de pools de brevet ont vu le jour dans le secteur des biotechnologies. Ce n'est qu'avec l'epineuse question du developpement et de l'acces aux traitements therapeutiques du SIDA", du SARS" et celle de la gestion des droits sur les technologies cies des cellules souches que cette formule connait un regain d'interet.

Outre les aspects organisationnels lourds que sous tend la creation d'un pool de brevets entre acteurs dont les interets divergent souvent, un des problêmes majeurs qu'il suscite est sa conformite au droit de la concurrence. Ce n'est qu'a la suite d'une analyse tant economique que juridique que les autorites de la concurrence pourront departager ceux dotes de regles de fonctionnement pro- concurrentielles, de ceux, reprehensibles, favorisant des pratiques d'ententes et/ou d'abus de position dominante.

Les interferences entre droit de la propriete intellectuelle et droit de la concurrence ne sont ni nouvelles, ni rares²⁰. En Europe, elles font l'objet de regles pretoriennes qui, depuis la signature du Traite de Rome',

¹⁵Le National Institut of Health. "Principles and guidelines for recepient of NIH research grants and contracts on obtaining and disseminating biomediacal research ressources: final notice. 64 Federal Register 7209 (23 decembre 1999). http://www.nih.gov/news/researchtools/index.htm) ; voir annexe 2 ; Fergusson "Licensing and distribution of research tools: National Institut of Health perspective" J. Clin. Pharmacol. 2001; 41: 107S-117S. (tableau 1).

¹⁶Robert P. Merges, Institutions For Intellectual Property Transactions: The Case for Patent Pools (August 1999). J. Gilbert. "Antitrust for patent pools: a century of policy evolution". Stanford Technology Law Review, 2004. - Cf § 11.A.1.a) de ce memoire.

" Essential inventions. 2005. Essential Patent pool for AIDS. Background information. Washington D.C. Disponible sur le site : www.essentialinventions.org, visite le 27/08/07.

¹⁸Cf infra: chap I.C.2.c ; Krattiger A., Kovalski S., Eiss R. Et Taubman A. (2006). Intellectual management strategies to accelerate the developpement and acces of vaccines and diagostics: case studies on ademic Influenza, Malaria and SARS. Innovation Strategy Today 2(2):67-122.

¹⁹Etats-Unis, la Commission Europeenne, le Japon, l'Australie, et le Canada ont publies des lignes directrices concernant le regroupent de brevets

²⁰11 est interessant de constater qu'un des premiers arras de la CJCE en matiere de concurrence concerne justement l'articulation entre les DPI et le droit de la concurrence : cf. Arret : « Consten et Grundig c. Commission » affaires 56 et 58/64 (1966). Entre 1996 et 2000, huit cas sur dix examines par la DG Concurrence de la Commission europeenne concernaient des accords de licence, Leveque F. et Y. Meniere, 2003. « Economie de la propriete industrielle » Ed. la decouverte, coll. Reperes. p97

²¹Traite de Rome sign en 1957, devenu par la suite le Traite d'Amsterdam ou Traite des Communautes Europeennes (TCE). Par souci d'homogeneite, nous adoptons dans ce texte la numerotation de ce dernier, et evoquerons les articles 30 CE, 81 CE et 82 CE (ex articles 36, 85 et 86 du traite de Rome).

se sont forgees puis affinees principalement sur decision de la Cour de justice des Communautes europeennes (CJCE) en reponse aux questions prejudicielles (Art 234 du TCE). Le probleme consistait a concilier deux droits a priori antinomiques, puisque dans one premiere approche, certes grossiêre, l'un octroie des monopoles quand l'autre les sanctionne... Se basant sur le principe fondamental selon lequel l'un ne peut prevaloir sur l'autre, la CJCE a rappele que ces deux droits sont lies par l'objectif common de favoriser l'innovation et le developpement economiqueⁿ. C'est sur cette base que la Cour a regi la delicate articulation entre les articles du Traite des Communautes Europeennes (TCE, 30, 81 et 82) et les droits de propriete intellectuelle des Etats membres. Lors de son premier arret en la matiere elle explicite la distinction fondamentale entre l'existence du droit de propriete intellectuelle²³ et son exercice²⁴. Cette theorie, dite "theorie des droits inherents"²⁵ se verifiera par la suite de fawn constante dans toutes les decisions de la CJCE. Quant aux licences sur brevet qui nous concernent plus particulierement ici, la Cour a pu expliciter dans l'Arret Centrafarm ce qu'il fallait entendre par exercice du droit en matiere de brevet en donnant one premiere definition de l'objet specifique'.

Ainsi, depuis cette clarification l'existence d'un titre de propriete technologique (tel qu'un brevet, un savoir faire ou un secret) beneficie de la derogation de Particle 30 du Traite des Communautes Europeennes (TCE). En revanche, son exercice, et donc tout type d'accord de transfert de technologies, ²⁷dont le patent pool, doit s'analyser au regard des articles 81 § 1 CE et 82 CE. L'article 81 §3 CE amenage one autre derogation aux accords dont le bilan net entre les effets economiques favorables et les consequences anti-concurrentielles positif est constitutif d'un gain d'efficience* souhaitable pour la vie socio-economiqueⁿ. L'application de cette sphere de securite* (Safe harbor) est explicit& par voie de

²²Cette notion essentielle degagee par la CJCE sera reprise dans le considerant 5 du reglement n° 772/2004. Ce dernier stipule que les accords de transfert de technologie "ameliorent l'efficience economique dans la mesure oil ils peuvent reduire la duplication des actions de recherché et developpement, mieux inciter les entreprises a lancer de nouvelles actions de recherche et developpement, encourager l'innovation incrementale, faciliter le diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marches de produits" On retrouve cette méme volonte dans les lignes directrices americaines : DOJ et FTC (1995) US Guidelines "the intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare" p2.

²³L'existence du droit releve de la competence des Etats membres et beneficie de la derogation de Part 36 (devenu 30).

²⁴Pour la premiere fois evoque des 1966, dans Parrét « Consten et Grundig c. Commission », affaires 56 et 58/64, [1966].

²⁵Bonet, Georges 25 mars 2005, « droit national de marque et application du Traite de Rome - Libre concurrence - Libre circulation des marchandises, JClass Marque ed.2006, Fasc. 7600 §34.

²⁶La CJCE s'etait déjà prononcee sur l'objet specifique des marques dans un arrét anterieur. L'arrét Centrafarm B.V. / Sterling drug Inc.. 1974. Dans son attendu n° 9, la CJCE definit l'objet specifique en matiere de brevet comme etant le droit exclusif d'utiliser l'invention pour la fabrication, la premiere mise en circulation et le droit de s'opposer a toute contrefacon dans le but de recompenser l'effort createur. Cette definition sera maintenue, puis affinee, dans les arréts posterieures concernant le droit des brevets.

²⁷En matiere de libre circulation des marchandises, relative a Particle 81 CE, cette distinction entre existence et exercice prendra notamment forme dans la theorie de Pepuisement des droits a Pinterieur de l'Espace Europeen Economique (EEE). 28 Levéque F. et Y. Meniere (2003), Op Cit. p24 § brevet et produit net de l'innovation

reglements d'exemption par categorie relevant de la competence du Conseil et de la Commission'. Nous accorderons une importance particuliere aux reglements sur le transfert de technologie.

Se fondant sur le cas empirique concemant la technologie cle des cellules souches, nous analyserons dans un premier temps le contexte juridique permissif d'ofx resulte un emballement du systeme des brevets (I.A). Ces dispositions perturbent significativement le transfert des technologies et le developpement de nouveaux produits commercialisables (I.B.) ; aussi, les acteurs economiques identifient le regroupement de brevets comme une solution a cette croissante complexite (I.C.). Cependant, cette pratique constitue une entente au sens du droit de la concurrence. Nous verrons que l'appreciation communautaire des pools s'est inspiree de la pratique plus que centenaire ameticaine et s'est elaboree dans un climat de reforme communautaire du droit de la concurrence (II.A.). Bien que le transfert de technologies soit generalement favorablement percue, le reglement d'exemption de cette categorie d'accords ne s'applique pas aux pools. La Commission a cependant formalise dans ses lignes directrices de 2004 un cadre d'analyse specifique a ce type d'accords multipartites (II.B.), et elle entend leur appliquer le reglement n° 772/2004 par analogie (II.C).

1)Patent pool et cellules souches : etude d'un cas empirique

a)Un systéme legal permissif aux consequences complexes sur le transfert de technologie

()Introduction au contexte des cellules souches

(1)Une technologie cle mondialement briguee

La recherche sur les cellules souches est consider& par de nombreux Etats comme etant une technologie cle, c'est-à-dire susceptible d'aboutir a une large gamme de nouvelles possibilites de recherches ainsi qu'a d'abondants developpements sur des champs novateurs d'applications commerciales³⁰. Les cellules souches et, en particulier, les cellules souches embryonnaires humaines (hESCs), ont un potentiel unique tant en toxicologie, pharmacologie, medecine fonctionnelle regenerative et biologie du developpement. Ainsi sont-elles assimilees a une promesse d'avancees significatives, rarement egalee en sante publique.

(2)Une technologie chargee de controverses

Affectant la nature meme de la vie, cette technologie suscite cependant des problematiques morales et politiques impactant directement la recherche. La France en est un bon exemple, les Etats-Unis aussi, ces deux pays ayant cependant une approche radicalement differente. Ces questions ne sont pas abordees ici, mais elles contribuent grandement a la complexite de ce domaine³².

" Technologie des: De nombreux Etats identifient les technologies des pour lesquelles les pouvoirs publics accorderont des subvention. En France, le dernier rapport en date du MINEFI est "technologie des 2010". On y trouve une definition p15: it s'agit de "technologies generiques naissantes de nature a procurer le plus d'avantages economiques et/ou sociaux". Ce rapport identifie les therapie cellulaires, dont les cellules souches comme technologie emergente. Avec un marche de niche en 2002 estime a 1% du marche mondial de la biopharmacie, le marche mondial de la therapie cellulaire devrait avoisiner 26 Md€ en 2010 (.p200). En Europe, la section biotechnologie du rapport "Key technologies" de 2005 identifie egaelemnt les cellules souches comme une technologie d'avenir (p30).

³¹En France, les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ont ete autorisees en juillet 2004. Cependant les manipulations sur les noyaux des cellules somatiques et la creation d'embryons pour la recherche demeurent interdites. Les scientifiques francais essayent maintenant de rattraper leur retard, En decembre 2004, un rapport de l'Academie des Sciences conclue que le secteur de cellules souche requiert des subventions additionnelles ainsi qu'une clarification de sa strategie. Le transfert des technologies sur les cellules souches releve des competences de la nouvelle agence de biomedecine, etablie en mai 2005. Aux Etats-Unis, le President G.W. Bush a utilise son veto a deux reprises (en 2001 et le 20 juin 2007) visant a severement plafonner le financement federal de la recherche ainsi qu'a interdire la derivation de nouvelles lignees cellulaires, sachant que les lignee disponibles sont contaminees par un virus et sont donc inexploitables. C'est donc au niveau des Etats que la recherche trouve ses financements. En juin 2004, le Stem Cell Institut of New Jersey se voit allouer 9.5 millions de $ pour la recherche sur les cellules souches. En Novembre 2004, la Californie vote la proposition 71 allouant 3 milliard de $ pour financer les cellules souches embryonnaires sur 10 ans, financement gere par le California Institut for Regenerative Medecine (CIRM). Comparativement, le budget federal est de l'ordre de 200 millions $ par an, et est dedie majoritairement aux recherches sur les cellules souches adultes. Pour apprecier la diversite des politiques de soutien a la recherche, se referer a l'article de Marie-Odile Ott (2007) « Recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines : entre enjeux scientifiques et economiques, quel future pour une politique globale » Biofuture N°273. p20-25.

32 a ce sujet : Saha Krishanu, Gregory Graff, and David Winickoff, "Enabling Stem Cell Research and Development" (27 avril 2007). Center for the Study of Law and Society Jurisprudence and Social Policy Program. JSP/Center for the Study of Law and Society Faculty Working Papers. Paper 48.

En plus de l'incertitude liee aux problêmes ethiques, reglementaires et techniques, s'ajoutent des contraintes Rees aux droits de propriete intellectuelle (DPI). Beaucoup des methodes issues de ces techniques sont « essentielles » et/ou des outils de recherche, y compris les hESC'. Or, ces technologies font l'objet de titres de propriete qui finissent par freiner significativement la R&D sur les cellules souches : la divulgation de l'information est retardee, les DPI se multiplient, sont morceles et se bloquent reciproquement. Cette congestion des DPI s'ajoute a l'actuelle incertitude politique et reglementaire.

(1)Multiplication des demandes de brevets sur les cellules souches

(a)Quelques donnees chiffrees concernant les brevets sur les cellules souches

Plusieurs analyses revelent un taux tres eleve d'accumulation des droits sur les cellules souches.

Une etude publiee en 2006 portant sur tous les brevets americains comportant des revendications incluant un des termes "cellule souche" ou "cellule precurseur" "cellule pluripotente", "cellule totipotente " a permis d'identifier 1 400 brevets. Tous sont classifies selon le type de revendication en sept categories. Ces dernieres revelent les nombreuses applications envisagees a partir des cellules souches³⁴. Independamment, une seconde etude du UK Stem Cell Initiative a identifie pres de 18 000 brevets delivres sur les cellules souches entre 1994 et 2005 dont le tiers est octroye par l'USPTO³⁵. Cependant, le depOt de brevets sur les cellules souches semble déjà avoir enregistre son maximum entre 2001 et 2003³⁶. Le nombre de brevets est en baisse aux Etats-Unis, en Europe, et sous le PCT. Similairement, les licences de brevets aux Etats-Unis sont en regression depuis 2001. L'Europe oit le nombre de licences continue a progresser, quoique plus faiblement, fait exception.

(b)Une tendance encouragee par les politiques d'innovation des Etats

³³En 1998 John Thomson chercheur de l'Universite de Wisconsing, Madisson, isole pour la premiere fois une cellule souche embryonnaire de l'homme et it en derive cinq lignes cellulaires. 11 depose plusieurs brevets sur une methode pour deriver les cellules souches embryonnaires humaines et sur les celles souches elles --mémes, brevets administres par le Wisconsin Alumni Research Fundation (WARF), dont les brevets : US n°5 843780 sur les cellules souches embryonnaires de primate, et US n°6 200 806 sur les hESC. John Thomson devient alors un des proprietaires majeurs de brevet du domaine puisque tout utilisateur de cellules souches humaines depend de l'obtention des droits de ses brevets.

' Les sept categories de revendications repertoriees sont : 1)- cellule souche embryonnaire ; 2)- methodes pour isoler des cellules souches ; 3)- cellules souches tissues specifiques ; 4)- cellules souches genetiquement modifiees et methode pour les realiser ; 5)methode de culture des cellules souches ; 6)- methode pour differencier les cellules souches ; 7)- methode pour produire de tissus, des implants et des protheses, in-vitro ou in vivo a partir de cellules souches. Cf Eastmond Robert W., Robert A. Schwartzman et Ted J. Ebersole (2006) Stem Cell: the patent landscape. Intellectual Property & Technology Law Journal vol 18 n°1.

³⁶Bergman K & Graff GD (2007) "Collaborative IP management for stem cell research and development". CIP: Goteborg, Sweden, and PIPRA: Davis, CA, USA p5

Cette tendance actuelle au « tout brevet » resulte de la politique d'innovation qu'adoptent actuellement de nombreux Etats. Celle-ci vise a encourager le transfert de technologie de ceux qui detiennent les connaissances (le monde academique) vers ceux qui les utilisent (le secteur prive). Les Etats-Unis se sont dotes du Bay Dhole Act en 1980³⁷. En France, la loi sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 (dite « loi Allegre ») a formalise la volonte des pouvoirs publics.

11 est clair qu'un nombre substantiel de brevets dans ce champ scientifique relativement jeune a déjà ete accorde, alors meme que la recherche n'a pas encore atteint la maturite necessaire aux developpements des premiers produits commercialisables et des premieres therapies approuvees. Suite aux nouveaux financements (le plus significatif etant les 3 milliards $ de la proposition 71 de l'Etat de Californie), l'augmentation du nombre de demandes devait se poursuivre. Chaque nouveau brevet ajoutera un obstacle legal a la commercialisation des produits issus de cette technologie.

(2)Portee de revendication et doctrines des equivalents

(a)La portée des revendications est plus large aux Etats-Unis qu'en Europe

Le champ des revendications des demandeurs est large dans le systême americain. Comparativement, un gene n'est brevetable en Europe que si sa fonction industrielle est concretement exposee. Aux EtatsUnis, Pappreciation du critere "d'utilite" est plus large"'', et les sequences d'ADN peuvent etre brevetees⁴¹. De meme, dans le cas des cellules souches, l'USTO est plus tolerant que l'OEB et l'INPI. Certains brevets sur les hESC du WARF sont sans effet en Europe, car les demandes ont ete rejetees en 2004 par la division d'examen de l'OEB pour non conformite a Particle 23 quinquias (c) du reglement d'execution de la CBE'.

' Bayh-Dole Act (1980) (codifie dans le 35 U.S.C. 13 200). A cette loi s'ajoutent par ailleurs la "Stevenson-Wydler Technology Innovation Act" (1980) et le Federal Technology Transfer Act de 1986 (FFTA)

³⁸Article 5 de la directive 98/44/CE transposee dans la regle 23 sexiês du reglement d'execution de la CBE et transposee en France par la loi 2004-800 du 6 Aoilt 2004 en l'art. L611-18. al. 1 du CPI.

' En France, la port& d'une invention genetique sont plus temper& suite a la transposition de la Dir 98/44/CE. Le nouvel article L 613-2-1 prevoit qu'une telle revendication peut faire obstacle a une revendication ulterieure portant sur la meme sequence genetique sauf si elle porte sur une application nouvelle, distincte de la premiere. Galloux et Gutman, (2004) p878 la protection des inventions biotechnologiques selon la loi du 6 aoilt 2004: du genie genetique a la teratogenie juridique. Propriete industrielle. Oct 2004. n°13. p 871-881. Galloux J.C. et Azema J. (2006) Propriete industrielle. Précis Dalloz ed 2006. § 209 p 130.

⁴¹Arra « re Fischer » (2005) Op. Cit. Cet arra tempere cependant les largesses du droit americain en la matiere.

42 13 juillet 2004: RDT com. avr.-juin 2006 n°4, chron. de propriete industrielle. Galloux J.C. 2007 propriete industrielle n ⁰23 avril 2007 "l'exclusion de brevetabilite: les inventions portant sur des cellules souches humaines et impliquant l'utilisation d'embryon humain. p227 ; Particle 23 quinquiês du reglement d'execution de la CBE est issu de la transposition de l'article 6 al. 2 de la Dir 98/44/CE, transposee avec quelques modifications en droit francais par la loi 2004-800, en Particle L 611-18 36 phrase. Galloux J.C. et Azema J. (2006). Op. Cit § 210 p 131.

(b)La doctrine des equivalents consolide la portee elargie des revendications

La theorie des equivalents admet qu'une revendication protege le domaine dont la frontiere est tracee de facon precise, plus une zone environnante, de contours flous, qui correspond a des moyens "equivalents" a ceux de l'invention proprement dite. Un moyen est equivalent a un autre s'il remplit la meme fonction et procure le meme resultat⁴³. Ex: l'argon est "equivalent" a l'helium pour creer une atmosphere inerte, seul le prix differe...

(3)Le morcellement des droits et difficult& d'accês aux technologies

(a)Distribution des droits sur les cellules souches entre acteurs du secteur

De nombreux titulaires se partagent les droits sur les cellules souches (cf annexe 4)⁴⁴. Aucun ne semble dominer la technologie des cellules souches. Amgen, le titulaire cumulant le plus de droits, ne possêde pas plus de 3% de tous les brevets sur la technologie. Cette fragmentation des droits s'observe aussi entre secteur public et prive : 48% des brevets appartiennent a des entreprises privees, contre 44% a des institutions publiques. Une telle repartition est inedite, car la meme analyse sur les brevets tous secteurs confondus met en evidence que 98% sont Menus par le secteur prive. De meme en agro-biotechnologie, Monsanto qui beneficie du portefeuille le plus important &tient 14% des brevets. Comparativement, 13% des brevets sur les cellules souches sont repartis entre les huit premieres entreprises detentrices de droits ; les huit premieres institutions publiques en detiennent 8%. Ces chiffres revelent un morcellement particulierement prononce des droits entre une multitude de titulaires et accentue par une insolite distribution entre secteurs public et prive.

Geron, un des detenteurs des brevets fondateurs de la technologie, est invariablement considers par les analystes du marche comme etant l'acteur dominant notamment en ce qui concern les applications sur les hESC⁴⁷. Or, cette biotech n'est qu'au 7' rang des acteurs prives (soit au 17' rang, secteur prive et public confondus) ⁴⁸.Cet exemple illustre les effets de l'imbroglio de brevets dans lequel meme les acteurs dominants voient leurs droits dillies dans la multitude. Ceci les empeche d'exploiter leurs brevets sans

' En plus de detenir les droits exclusifs sur certains des brevets cies du WARF, cette biotech a aussi finance la R&D de John Gearhart du John Hopkins University, qui &tient un des autres brevets cies de la technologie des cellules souches. ⁴⁸Bergman et Graff, (2007) Op. Cit. p31

negocier des accords avec les tiers. Its sont egalement moms faciles a reperer par des techniques de data mining.

L'analyse detainee du cabinet Sterne Kessler, Goldstein Fox montre que les brevets potentiellement dominants comportent de larges revendications sur les cellules embryonnaires et les methodes pour les isoler. Its sont detenus par au moms 6 institutions dont : le WARF (Brevets US n° 5 843 780 sur les cellules souches de primates et n° 6 200 806 sur les hESC), Vanderbilt University (US n° 5 453 357) ; Geron corporation (US n° 6 642 048 et n° 6 800 480); Anrad Corporation limited (US n° 5 166 065); Johns Hopkins University (US n° 6 090 622) et Maria Biotech Co, Ltd (US n° 6 921 632) ⁴⁹.

Le morcellement des droits s'explique entre autres par one consolidation insuffisante des DPI sur les cellules souches. Les fusions et les acquisitions font parties des pratiques des biotech. Elles permettent d'eviter les cats de transaction ainsi que les incertitudes du marche des technologies sous licence en rassemblant les technologies complementaires. Cependant, il ne s'agit encore que de technologies encore immatures, dont la preuve du concept reste a demontrer. Ainsi, il est difficile d'anticiper quelles composantes, quels outils de recherche, issus de la technologie s'avereront efficaces, et potentiellement capables - avec le moins d'incertitude possible - d'aboutir a one therapie approuvee et commercialisee. Cette incertitude technologique freine les investissements et les regroupements prives.

Dans ce contexte de morcellements des droits, reperer, regrouper et coordonner le necessaire acces aux divers outils de recherche qu'abritent ces technologies peut s'averer ardu et fres onereux.

(4)Contexte d'enchevetrement de droits et de sous-exploitation des titres

Consider& comme une « technologie cle», la recherche sur les cellules souches est particulierement sujette a l'apparition d'un enchevetrement de brevets dense et croissant, comme developpe ci-dessus⁵⁰. De meme le risque d'effet anti-common est particulierement eleveⁿ

(a)Baisse des innovations biomedicales : indice de tragedie des anti-communaux ?

L'innovation biomedicale aux USA, a nettement regresse depuis les armees 2000, et ce, en depit des depenses croissantes des recherches dans les secteurs publics et prives. Le nombre de nouveaux

medicaments recemment approuve par US Food and Drug Administration (FDA) chute'. Les nouvelles therapies approuvees par la FDA tendent a avoir moins d'impact que les avances medicales anterieures. De plus, les demandes d'autorisation pour lancer les essais cliniques sont tombees bien au-dessous des niveaux du debut des annees 90. Merin Goozner y voit l'expression de la tragedie des anti-communaux⁵³ presagee par Heller et Einsenberg⁵⁴.

Aux Etats-Unis, trois brevets bloquants ont ete delivres au WARF en 1998 et 2001, puis 2006. Its sont le resultat de recherches de l'universite de Wisconti en grande partie financees par Geron, societe privee californienne qui &tient une licence d'exploitation exclusive. Les brevets revendiquent des preparations de cellules embryonnaires humaines et de primates', accordant des droits larges contrOlant l'utilisation de toutes les varietes de cellules souches embryonnaires (hESC) aux Etats-Unis. Aucun brevet similaire n'a ete accorde en Europe. cependant toute equipe de recherche privee ou publique collaborant sur le sujet avec une equipe ameticaine doit fatalement en tenir compte. De la meme fawn, ces brevets ont un impact pour toute personne souhaitant developper des strategies pour la commercialisation de produits destines au marche ameticain".

Dans le cas d'un enchevetrement dense et congestionne de brevets, les brevets se chevauchant se bloquent les uns les autres, freinant l'acces au marche de nouveaux produits et leur commercialisation. Deux raisons expliquent une telle obstruction au marche : l'incertitude liee a la liberte d'exploiter (« freedom-tooperate », FTO) et le cumul des cats des multiples transactions a negocier (« royalties stacking »). Dans une telle situation, meme les proprietaires des brevets dominants ne sont pas certains de pouvoir atteindre le marche sans encombre⁵⁸. Ainsi cette technologie a peine emergente pdtit d'ores et déjà d'une densification de l'enchevetrement de brevets. Parmi eux, certains sont fondateurs et sont susceptibles

52 les donnees de la FDA a l'adresse : http://www.fda.gov/cder/rdmt/numofndareccy.htm, visit& le 24 Aoilt 2007.
' Goozner M. Innovation in biomedicine: Can stem cell research lead the way to affordability? PLoS Med. 2006;3:e126. " Heller et Einsenberg, (1998). Op. Cit.

55 brevets : US n° 5 843780 sur les cellules souches embryonnaires de primate (delivre en 1998), et US n° 6 200 806 sur les hESC (delivre en 2001) ; et US n° 7029 913. Cependant, ces brevets font l'objet d'un re-examen depuis Oct. 2006 par l'USPTO. Lire a ce sujet Simon A. (2007). « Brevets et cellules souches embryonnaires humaines : le denouement approche » Biofutur. N° 273. p26-28 (encadre p30). Consulter le site : www.gene.ch/genet/2006/Oct/msg00020.html.

⁵⁶Le brevet EP 0770 125 depose le 19 janv. 1996 a en effet ete refuse par l'OEB pour non conformite a l'art 53a CBE (issu de l'art. 6 de la Dir 98/44/CE) ainsi qu'a la regle 23 quinquiês c du reglement d'execution de la CBE. OEB, DO, 13 juillet 2004 : RDT com 2006., n°4, Chron. de propriete intellectuelle. Grande Chambre des recours de l'OEB n° G02/06. Chajmowicz M et A. Simon (2004). « Les brevets de celullues souches : quand l'ethique et la politique s'e mélent » Biofutur n° 247 p74.; Galloux 2004. Galloux (2007). « Cellules souches humaines et brevetabilite » Propriete industrielle du Juill 2007. n°24. p 300-308. (p302, note 30 et p306 § KB.). Le WARF a decide de faire appel devant la grande chambre des recours de l'OEB en octobre 2005 (Aff T1374/04). Pei Silvia (2007) "le cas des brevets WARF" Biofuture N°273. p20-25.

d'être essentiels dans de futurs regroupements. Ce sont des brevets bloquants pour lesquels il faudra imperativement negocier une licence afin d'obtenir la necessaire liberte d'exploitation de la technologie. Mais ces accords ne seront signes que dans la mesure oir les technologies sont disponibles puisque des accords exclusifs peuvent OP, avoir ete negocies, comme c'est le cas des brevets US du WARF pour lesquels Geron &tient l'exclusivite.

Ce contexte retarde significativement le developpement des therapies cellulaires, au meme titre que les problêmes ethiques souleves par les hESC et la reglementation jalonnant le developpement d'un produit ou d'une therapie avant toute mise sur le marche.

b)Consequences sur le transfert de technologie et ('emergence de nouveaux produits

i)Brevets inaccessibles et cumul de licences

(a)Fondement jurisprudentiel americain incertain (contrairement aux textes europeen et frangais)

L'exemption de recherche («research use exemption», RUE) admet la liceite de la recherche a des fins non commerciales sans autorisation du titulaire. Ainsi, en France et en Europe, comme dans de nombreux autres pays, l'usage a des fins experimentales est prevu par les textes'. Aux Etats-Unis la situation est plus complexe. Le 35 USC ne prevoit pas explicitement une telle exception. Cependant, la jurisprudence l'a avalisee a plusieurs reprises' bien que son interpretation ait ete recemment restreinte⁶¹. Dans les faits, il s'agit d'une pratique repandue et tacitement admise par la commtmaute scientifique americaine. 1^.1 y a peu de contentieux en la matiêre car les entreprises ne souhaitent pas se rendre impopulaires suite a un litige impliquant un chercheur. Mais il s'agit d'un terrain fragile, juridiquement non avalise.

' cf. : Pour la France : art L 613-5 b) du CPI ; pour l'Europe : art 9 de la Convention sur le Brevet Europeen (CBE). Comme toute exception, les scientifiques doivent observer une interpretation stricte de ces articles. Galloux J.C. et Azema J. (2006) Op. Cit. § 651 p394.

⁶⁰Whittemore v. Cutter, 29 F. Cas. 1120, 1121 ( C.C.D. Mass. 1813) (N° 17 600) - Poppenhuse sen v. Falke, 19 F. Cas. 1048, 1049 ( 9 C.C.S.D.N.Y. 1861) (N° 11 279).

⁶¹Arra Madey vs Duke University 307 F.3d 1351 (N° 01-1567) Fed. Circ. 2002 -11 faut distinguer le «research use exemption» de «l'exemption § 271(e)(1)>> du 35 USC instituee par la loi «Hatch-Waxman» de 1984. Cette sphere de securite s'applique aux essais cliniques des generiques developpes en copiant un medicament princept dont les droits ne sont pas encore arrives a terme. Elle a ete &endue a l'occasion de Parr& Merck KGaA vs Integra Lifescience (331 F.3d 860 N° 03-1237, 545, USC 2005). En France, l'exception d'experimentation dans le cadre d'essais cliniques en vue d'une accreditation de 1'AFSSAPS d'un generique a ete favorablement percue par les juges (TGI de Paris, PIBD 2 juillet 1997, PIBD 1997 III. p575 et TGI de Paris, PIBD 20 fevrier 2001, PIBD 2001 III. p530). Elle est depuis le 26 Fe^y 2007 codifiee a Particle L 615-3.d. du CPI.

Cette ethique a ete respect& par l'office de transfert de technologie de Stanford a l'occasion du brevet Cohen-Boyer portant sur la recombinaison genetique. Ce brevet n'a fait l'objet d'aucune licence avec les scientifiques, son transfert generera plus de 250 millions $ en 17 ans, faisant de ce brevet un veritable blockbsuter en la matiêre. Similairement, Roche, qui a pourtant merle une politique agressive de gestion de ses licences sur la PCR et entame de nombreux procês, a deliberement opte de ne pas poursuivre les nombreux scientifiques, pourtant contrefacteurs de ses brevets sur la Taq polymerase⁶².

Cependant certains titulaires de brevets feront valoir leurs droits meme aupres des chercheurs. C'est le cas du WARF qui veille a ce que tous les scientifiques payent une redevance substantielle pour obtenir le droit d'expetimentation sur ses hESC⁶³.

(2)Consequence n°1 : refus de licence limitant l' limes aux technologies/facilites essentielles

L'exclusivite des accords sur les brevets dominants est un facteur limitant particulierement redoutable : licite, l'exclusivite peut restreindre la diffusion de l'usage de technologies fondatrices, affectant directement l'innovation. Les titulaires de droit en general accordent des licences non-exclusives sur de telles technologies, comme c'est leur interet (cf. licences sur les brevets Cohen-Boyer, PCR et souris oncogenes). Mais il se peut que le brevet soit le resultat d'une recherche academique financee par un acteur prive. Ce demier est alors en position d'obtenir l'exclusivite, comme c'est le cas de Geron pour certains brevets du WARF. Certains voient en ces technologies des « facilites essentielles » ne pouvant faire l'objet d'une exploitation exclusive, en cas d'une demande de licence d'un tiers⁶⁴. En de três rares occasions, cette doctrine a recu un echo en propriete intellectuelle pour des cas de refus de licence concernant des produits/technologies essentielles (sans substitut). Dans ce cas, selon un premier arret Magill (1995), la CJCE preconise le recours aux licences obligatoires⁶⁶ lorsque les trois conditions exceptionnelles sont retmies : 1- il y a un obstacle a l'apparition de nouveaux produits repondant a une demande potentielle du consommateur, 2- il y a une absence de justifications objectives, 3- il y a une exclusion de toute concurrence sur un marche derive, c'est-a-dire distinct mais lie (exclusion assimilable a une extension artificielle du monopole au dela de ce qu'autorise la loi)⁶⁷. L'arret IMS Health (2001), se fondant sur un arret Bronner⁶⁸, procêde a une analyse plus fine du critere relatif a l'absence de substitut et etendra le caractere essentiel au cas oil un concurrent pourrait mettre en oeuvre une solution differente (c'est-a-dire un substitut), mais a des cats prohibitifs⁶⁹. La doctrine des facilites essentielles n'a pas trouve application en biotechnologie a ce jour. Elle n'est invoquee qu'exceptionnellement par la justice du fait des difficultes d'appreciation economique du contexte et des difficultes de mise en oeuvre qu'elle soulêve.

'Tirole Jean, Henry Claude, Trommetter Michel, Tubiana Laurence, Caillaud Bernard. Conseil d'analyse economique. « Propriete intellectuelle » Paris. La Documentation francaise (2003). Les Rapports du Conseil d'analyse economique, n° 41. p28. Cette doctrine issue du droit de la concurrence americaine est appliquee principalement aux secteurs regules (poste, ferroviaire, telecommunication, energie...). Notons que nous sommes bien la dans l'exercice des DPI et non leur existence, qui releve de la competence des Etats membres de l'EEE.

⁶⁵CJCE, 6 avril 1995, RTE et ITP vs Commission. Affaires conjointes C-241/91 et C-242/91 P, dites affaires « Magill » (oil des chains TV ont dil donner Pacces a leurs programmes protégés par le droit d'auteur pour la mise sur le marche d'un nouveau produit sur un marche derive) ; CJCE du 29 avril 2005, IMS Health vs NDC, Aff C-418/01dite IMS Health (oil une societe a du donner Pacces a une base de donnees relative a des donnees statistiques sur le méme marche). Voir aussi Parrét TPICE du 12 juin 1997, Tierce Labroke vs Commission, Aff. T-504/93 ; et les arréts Microsoft. La jurisprudence francaise a appliqué cette doctrine plus frequemment dans les arréts CA Paris du 26/06/99 confirme par la C. Cass du 0412/01 ; Arrét du Conseil d'Etat 02/04/03 Ste Cogedim ; et Avis du Conseil 97-A-10 du 25/02/1997 ; Decision 04-D-54 du 9 nov. 2004, Virgin Mega vs Apple Computer. Rapport annuel 2004 du Conseil de la Concurrence § 141.

' En droit Francais, codifie a Particle L 613-15 CPI modifie par la loi 2004-1338 du 8 decembre 2004.

⁶⁷Pour ces 3 conditions exceptionnelles et cumulatives, se referer aux points 53 a 56 de Parrét Magill et l'attendu n° 38 de Parrét IMS Health.

⁶⁸Aff Bronner du 26 nov. 1998. Cet arret concerne un reseau de distribution de journaux et n'est pas lie au DPI.

⁶⁹L'arrét Magill considere que l'objet du droit protegee est essentiel s'il n'y a aucun substitut. L'arrét IMS Health tempere ce principe : un substitut onereux n'altere pas le caractere essentiel de l'objet protégé. Cette evolution est moths favorable au DPI.

(3)Consequence n°2 : redevances inaccessibles et notion de « Hold-up »

La notion de « hold-up » en matiere de propriete intellectuelle fait reference a la situation suivante : une entreprise B investit des sommes significatives dans une technologie sans avoir connaissance d'un brevet dominant d'une entreprise A dont elle depend, soit parce que celui-ci n'est pas publie (sub-marine patent), soit parce que l'entreprise B n'a, de bonne foi, pas eu connaissance de ce brevet avant de realiser les investissements⁷⁰. L'entreprise B risque de perdre son investissement si aucun accord n'est conclu avec l'entreprise A, cette derniere etant en position de demander des redevances elevees. Dans le cas d'une start-up, la survie de l'entreprise peut-titre mise a mal, comme l'illustre le cas ci-dessous.

(b)Etude d'un cas concret : cas de la start-up Arcos BioSciences face aux exigences du WARF

Entre 1995 et 2000, Jeanne Lorring, embryologiste du Burnham Institut in La Jolla, Californie a developpe une methode pour deliver les hESC⁷¹. Elle fonde une start-up, Arcos BioSciences, en 1999 pour cultiver les cellules et developper des therapies cellulaires. Vers la fin de 2000, J. Loring avait derive neuf lignees d'hESC. Cependant, ces recherches dependant des brevets du WARF, J. Loring se devait d'acquitter les redevances elevees (100 000 $) demandees par le WARF pour obtenir la licence d'exploitation. Cette exigence s'est aver& fatale pour cette biotech'. Ne pouvant les honorer, Arcos BioSciences a fusionne en Aotit 2002 avec CyThera⁷³.

Le coilt d'une licence pour quiconque souhaite developper des produits therapeutiques issus de ces lignees cellulaires du WARF s'eleve a 100 000 $ de frais fixe d'acces a la technologie auxquels s'ajoutent 25 000 $ de frais annuel de maintenance des droits. Les lignees cellulaires elles-memes sont accordees grace a un accord de transfert de materiel (MTA) aux chercheurs academiques contre paiement de 5 000 $ avec l'impossibilite contractuelle d'en faire profiter ces collegues de travail⁷⁴. WARF n'aurait accorde des droits qu'a Sept societesⁿ en sept ans sur une technologie que tous s'accordent a dire d'avenir et de premier plan.

" Shapiro (2000). Op. Cit. p7 - Levéque et Meniere, (2003), Op. Cit. p43 - Levéque F. (2007). La normalisation et le droit de la concurrence face au hold-up. Revue LAMY de la concurrence. Juill-Sept 2007. P 170-175.

⁷²Ebersole TJ, Edmond RW, Schwartzman RA (2005) Stem cells--Patent pools to the rescue? Washington (D. C.): Sterne Kessler Goldstein and Fox. Diponible a l'adresse: http://www.skgf.com/media/news/news.176.PDF. visit& le 27/08/07. ' Stem Cell Business News du 6 Septembre 2002, p8

' Wadman M. (2005). Licensing fees slow advance of stem cells. Nature. E-pub 18 May 2005 435:272-273. Disponible en ligne: http://www.nature.com/news/2005/050516/pf/435272a_pfhtml. Consulte le 24 aoilt 2007. Loring J. and Campbell C. " Intellectual Property and human embryonic stem cell research" (2006) Science vol. 311 n° 5768, p1716-1717.

Une limite a de telles pratiques se trouve en partie dans le droit de la concurrence, et plus specifiquement dans le respect de l'article 82 CE (pour l'Europe) et de la section 2 du Sherman Act (pour les EtatsUnis)⁷⁵ concernant l'abus de position dominant. Les affaires Magill et IMS Health le rappellent⁷⁶. De facto, les praticiens (et particulierement les organisations impliquees dans le normalisation des technologies, Standard Setting Organisation, SSO) du transfert de technologie prevoient ex-ante des conditions justes, raisonnables et non discriminantes (« fair, reasonnable, and non-disciminatory », FRAND)⁷⁷. Dans le cas de regroupement de brevets de telles conditions sont explicitement recommandees par les lignes directrices du reglement n° 772/2004⁷⁸.

(4)Consequence n°3 : le cumul des redevances (« royalties stacking »):

Le developpement d'un produit a des fins therapeutiques issu des cellules souches (hESC, ou autres..) necessite de negocier des licences pour les multiples brevets bloquants, conduisant a un systême complexe de licences et au cumul de redevance. Le pool de brevets peut etre alors une solution.

(5)Consequence n°4 : accord de licence sur resultats de recherches futures (RTLA)

Pour les outils de recherche (une lignee cellulaire, par exemple), la licence peut etre un accord sur les resultats de recherches futures (« Reach through research agreement », RTLA). Un RTLA consiste a asseoir les redevances non pas sur l'usage qui est fait de la technologie (difficilement quantifiable et verifiable), mais sur les ventes des produits commercialises, qui, soit intêgrent la technologie, soit ont ete genres grace a l'utilisation de cette technologie. Ces accords presentent des avantages pour le titulaire de la technologie amont et pour le licencie. Its permettent au premier d'obtenir un retour financier sur la technologie brevet& et au second de differer le paiement jusqu'aux resultats valorisables du developpement aval (c'est-a-dire la mise sur le marche d'un produit) dans la limite de la duree du brevet sur la technologie amont ⁷⁹.Ce type de licences fait le succes des biotech qui en dependent fortement du fait de la nature « outil de recherche » meme de ces technologies. Leur utilisation est cependant sensible et les conditions contractuelles sous-jacentes doivent etre prudemment prevues, sous peine d'illiceite au regard du droit de la concurrence. C'est sur une licence de type RTLA que l'imiversite de Stanford a

' CJCE : Aff. « Magill » ( 1995), Op. Cit. ; CJCE : Aff. IMS Health (2001), Op. Cit.

'Pour une approche economique de conditions FRAND, cf Leveque F.(2007) Op. Cit . p 173.

⁷⁹11 faut distinguer les accords RTLAs des revendications sur des resultats de recherches futures (« reach-through claims ») lesquelles ont de grandes chances de se voir invalidees soit pour insuffisance de description (35 USC 112§1, art. 83 CBE), et eventuellement defaut d'application industrielle (cf aff. Regents of the university of California vs Eli Lilly & Co. 119 F. 3d. 1559 (Fed. Circ. 1997) ; aff. Enzo-Biochem vs. Gen-Probe, 285 F. 3d. 1013 (Fed. Circ. 2002). cependant le systeme des redevances sur resultats de recherche futures d'un RTLAs trouve une limite en droit de la concurrence, notamment quand les redevances sont prevues pour la duree des brevets avals, d'oil it resulte une extension abusive du monopole. Cf : Aff. Bayer vs Housey Pharmaceuticals .Inc., Fed Cir. N° 02-1598, 08/22/03.

rencontre un succes historique avec le brevet Cohen-Boyer portant sur la recombinaison genetique". Cette adhesion massive s'explique aussi par les conditions raisonnables offertes aux licencies. Le RTLA a egalement permis le transfert des animaux transgeniques". A contrario, le modele RTLA a ete fres critique a l'occasion du transfert de la technologie PCR par la biotech Cetus' qui a envisage y recourir avant de ceder ses brevets a Hoffmann-La Roche en decembre 1991⁸³. Les tribunaux americains et europeens ne se sont pas prononces sur la validite des RTLA. Un RTLA assoit les redevances sur un produit aval, non couvert par le brevet. La lecture strict des textes juridiques (americains, europeens, francais...) enseigne qu'il s'agi d'une extension indue de la port& du brevet et d'une atteinte a Particle 81§1. C'est pourquoi, it est plausible que la jurisprudence delimite leur champ d'application, comme la CJCE a pu le faire notamment pour l'application de la regle d'epuisement aux produits pharmaceutiques conditionnes. L'analyse doit permettre de peser les aspects pro-concurrentiels des anti-concurrentiels, telle que celle que les autorites de la concurrence ont realisee et publiee au sujet des pools de brevets.

Il se peut qu'un accord de type RTLA ne presente pas d'interet. C'est le cas des licences accordees aux personnels academiques pour lesquels les recherches n'aboutissent generalement pas a la commercialisation de produits, rendant caduc une redevance assise sur ledit produit. C'est egalement le cas lorsque le produit issu du la technologie concedee necessite de longs developpement (cf essais cliniques I, II et III, qui peuvent durer 8 ans, necessaires pour obtenir une autorisation de mise sur le marche). Le produit aval sera commercialise bien aprês la delivrance du brevet, et peut-titre meme en fin de vie. Dans ce cas, l'accord prevoira preferentiellement une clause de retrocession, (ou clause de perfectionnement). Cette clause engage le licencie a accorder au titulaire de la technologie amont une licence sur les perfectionnements et/ou les inventions realisees au moyen de la technologie". Elle doit etre soigneusement redigee, car elle peut soulever de serieux problêmes en droit de la concurrence, comme nous le verrons ci-dessous⁸⁵, particulierement quand la retrocession est exclusive. Cependant, elle n'est

⁸¹Pour un exemple de RTLA sur la souris oncogene : Golstein J.A. (2001). Patenting the tools of drug discovery. Drug discovery World summer p9-18. p17.

82 S. « Do you have a licence ?: product licence for PCR in research application. The scientist 8 juin 1998. 12 n°21 p21.

83 a ete compare au « producteur de logiciel qui demanderait des redevances sur la vente du best-seller d'un auteur ayant utilise le logiciel » ; Fore J., I.R. Wiechers et R. Co ok-Deegans (2006. The effetcs of business practices, licensing, and intellectual property on development and dissemination of the polymerase chain reaction: case study. Journal of biomedical discovery and collaboration. (2006) p1-6. p9

⁸⁴Les perfectionnement englobent mais ne se limitent pas aux ameliorations dissociables auxquelles font reference le reglement n ° 772/2004 (Art. 5.1.a. et 5.1.b.) et ses lignes directrices de 2004 (§ 108a et 108b).

85 cf. § II.C.2a ; Art. 5 du reglement n°772/2004 ; Les lignes directrices americains (1995, Op. Cit.) prohibent ces clauses de retrocession quand le titulaire du brevet a un pouvoir economique et qu'il aurait ete un concurrent du licencie sur la marche en cause en l'absence d'accord, cf US DOJ & FTC (6 avril 1995) « Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property ». §5.6.

pas prohibee per se, et elle presente le rare avantage de partager les risques d'investissement en R&D entre concesseur et concessionaire.

ii)Les difficultée du transfert de technologie liees a la liberte d'exploitation (FTO)

Actuellement, it existe une douzaine de societes qui travaillent sur les cellules souches. Elles explorent des utilisations qui vont de la recherche de nouvelles molecules, le screenning de molecules et des etudes de toxicologies des therapies cellulaires pour le traitement de maladies neurodegeneratives (maladie de Parkinson, ou traitement de maladies cardiaques...). Toutes doivent obtenir la liberte d'exploiter (freedom to operate, FTO) par le biais d'une licence du WARF⁸⁶.

Prenons l'exemple d'une protein : le facteur de croissance des fibroblastes. Frequemment employe pour propager des cellules souches indifferenciees, son utilisation est techniquement simple, et déjà inset-6 dans de nombreux protocoles de recherche biomedicale.

Le premier facteur limitant quant a l'usage commerciale de cette protein concerne la propriete industrielle : it s'avere en effet que l'analyse de liberte d'exploitation n'est pas aisee et reste non clarifiee⁸⁷. Ainsi une grande incertitude juridique existe quant a l'usage a des fins commerciales de ce facteur de croissance, pourtant banal et largement adopte par les scientifiques. Ce cas illustre qu'une simple analyse de liberte d'exploitation requise pour l'exploitation de la technologie, peut devenir tres problematique.

L'analyse devient plus delicate pour une technologie dont le protocole comporte plusieurs &apes. Tel est le cas du kit de differentiation neuronale⁸⁸. Cette application met en oeuvre quatre &apes afire d'obtenir les cellules neuronales differenciees a partir des hESCs : la derivation, la propagation, la differentiation, et l'injection au patient. Chacune de ces quatre &apes du protocole requiert l'usage d'outils de recherche, dont, par exemple, une variete de cellule souche appropriee, un vecteur, des milieux de culture.... Chacun de ces outils de recherche constitue a lui seul une invention, susceptible d'être protegee par un brevet. Un outil de recherche qui est techniquement optimal et qui serait selectionne peut ne pas avoir de FTO, ou une FTO complexe a elucider, et/ou complexe a contourner du fait de l'attribution de droits exclusifs

anterieurs". On comprend des lors, qu'un simple brevet sur les outils de recherche peu mettre en peril l'integralite d'une technologie, ici, l'application des hESCs a la differentiation neuronale.

(3)Arbitrage du preneur de licence : les scenarii possibles

Plusieurs scenarii sont envisageables dans le cas oil une societe est prete a negocier les multiples redevances pour le droit de commercialiser un produit issu de la technologie des cellules souches.

Le scenario pessimiste : it demeure toujours un risque que des tiers engagent un litige cateux en contrefacon sur la base d'une infraction de leurs droits (et ce, meme apres une analyse legale et la conclusion d'affaires permettant d'acquerir la liberte d'exploitation). Dans un tel contexte de projets incertains les investisseurs sont reticents a financer les projets.

Le scenario optimiste : les quelques rares applications les plus valables trouveront toujours des investisseurs pour developper la technologie jusqu'a commercialisation d'un produit, soit en contractant des licences d'exploitation, soit en creant une joint-venture, soit en procedant a des fusions-acquisitions strategiques (frequemment utilisees dans ce secteur des biotech, car elles concentrent la propriete intellectuelle)⁹⁰.

Les scenarii medians : par contre, les projets presentant un faible potentiel d'avenir ne verront pas le jour pour des raisons autres que le DPI : les nombreux projets dont le retour sur investissement pressenti est intermediaire, courent le risque de ne pas aboutir pour des raisons Rees au patchwork de DPI.

c)Une solution : le regroupement des technologies : patent pool, clearing-house...

i)Propositions déjà envisagees

Il semble qu'il y ait déjà un interet a regrouper les brevets sur les cellules souches, au moms concernant les technologies les plus amonts. Le rapport du California Council on Science and Technology (CCST) au CIRM⁹¹ a suggere de recourir a un mecanisme delivrant largement des licences afire de faciliter l'acces aux bases de donnees, aux logiciels et aux outils de recherche'. De son cote, le « UK Stem Cell Initiative » a

'D'autres mecanismes que le pool de brevet permettent de regrouper les DPI et de maximiser la liberte d'exploitation. C'est le cas par exemple de la technologie de genetique inverse requise pour le developpement du vaccin pour la grippe. Avant 2005, au moths 5 institutions devaient etre approchees pour obtenir la FTO. Par des mecanismes de licence, d'alliance et/ou de fusion, Medlmmune est devenu l'unique interlocuteur (Krattiger et al., (2006) Op. Cit. p72 et 78).

⁹¹Le CIRM a notamment ete cree pour gerer le portefeuille de propriete intellectuelles issues des recherches sur les cellules souches financees par l'Etat de Californie (Cf proposition 71 de 2004).

92 Council on Science and Technology [CCST] Intellectual Property Study Group (2006) Policy framework for intellectual property derived from State funded research: final report to the California legislature, governor of the state of California. Riverside (California), cf. chap. 2 : p23 et 29 et chap. 6 p 47-50 du rapport.

lance un appel pour une nouvelle cooperation afin de « maximiser les fertilisations croisees » entre les parties prenantes⁹³.

Ce regroupement de brevets peut prendre differents aspects organisationnels. Il peut s'inspirer des pools du secteur des technologies de l'information et des communications (MPEG, DVD, 3G). Ceux-ci s'en tiennent a une stricte vocation de transfert de technologie de brevets tous indispensables : Hs sont regis par un accord multipartite, et Hs gêrent le portefeuille de licences accordes aux tiers sur les brevets essentiels du pool. Ou it peut egalement s'agir d'un office central ("clearing house"), c'est-à-dire d'une organisation au sein de laquelle l'information technologique est mutualisee et sur la base de laquelle peut se greffer une dimension de transfert de technologie concernant des brevets dans un champ technologique donne '. Le juriste ne fait pas la distinction entre les deux formes d'organisations. Qu'il prenne la forme d'un «patent pool », ou d'une "clearing house", le regroupement de brevets est juridiquement considers comme an accord de transfert de technologie multipartite, se devant etre conforme aux art 81 CE (ententes) et 82 CE (abus de position dominante) en ce qui concerne l'Europe, et les sections 1 et 2 du Sherman Act' en ce qui concerne les Etats-Unis.

(3)La solution concrete propos& pour un pool de brevets concernant les hESCs

Un cabinet de propriete intellectuelle a propose le recours au pool de brevets sur la technologie des cellules souches humaines embryonnaires (hESC)⁹⁶. Le poids des licences s'accumulant risque de devenir trop lourd et it a ete envisage que l'Etat de Californie participe a la constitution d'un pool de brevets.

Un des aspects importants lors de la constitution d'un pool est l'identification ou l'emergence d'une technologie normative. Cette derniere peut s'imposer sans cooperation entre fournisseurs de cellules souches ou peut-etre faciliter par une organisation ou un consortium OP, existant⁹⁷. Le cabinet suggêre donc d'asseoir le pool sur la definition d'une norme de laboratoire relative a une methode specifique pour

Van Zimmeren E., Verbeure B., Malthus G. & Van Overwalle G., 'A Clearinghouse for Diagnostic Testing: the Solution to Ensure Access to and Use of Patented Genetic Inventions?', Bulletin of the World Health Organization, 2006, 352-359. Dans cet article, les auteurs propose une definition large de la « clearing house » : « any mechanism whereby providers and users of goods, services and/or information are matched ». Par ailleurs, ils developpent plusieurs niveaux de mutualisation entre les parties, partant du simple echange d'information (protegees).

96 Cf cabinet juridique Sterne, Kessler, Goldstein et Fox ont realise le travail identifiant un certain nombre brevets bloquants concernant les hESC et proposent de la creation d'un pool. Ebersole et al., (2005). Op. Cit.

Des exemples d'organisations sont notamment : le stem cell consortium du departement biomedicale de l'universite de Columbia, le CIRM voire la FDA.

la culture des lignees cellulaires, de fawn a ce que les resultats soit reproductibles et fiables et comparables. S'inspirant d'un brevet de Geron (n° US 6 642 048), it suggere que la norme sur les hESC consiste en un milieu nutritif des cellules depourvus de cellules animales dont it a ete demontre qu'elles sont sujettes a des contaminations virales. Dans le cas oil une telle norme emergerait, tous les brevets s'averant incontournables a sa mise en oeuvre seront "essentiels" au pool et devraient donc y etre inclus.

Cependant, it peut etre tres delicat pour une technologie aussi recente de determiner avec exactitude quelle methode simple peut etre normative et comparable aux normes de l'industrie de l'information et des telecommunications. Le contexte economique, juridique et technique dans lequel se sont crees les pools MPEG, DVD et 3G sont tres differents du contexte des cellules souches. Cependant, les efforts visant a identifier les brevets dependants pour en assurer une gestion commune metitent consideration.

(b)Une mutualisation minimisant les contraintes de DPI et maximisant la FTO

De fawn generale, creer un pool exige des negociations bilaterales et multilaterales habiles et probablement longues. L'integration de technologies essentielles implique des accords de licence soigneusement rediges, permettant aux proprietaires de garder la main sur un usage specifique tout en incluant sa technologie dans le pool. Developper un pool de brevets requiert une analyse intensive de la liberte d'exploitation de chaque &ape et combinaisons d'etape des protocoles necessaires a l'utilisation de la technologie". Cette analyse de FTO se poursuivra probablement parallelement aux negociations de l'accord regissant le pool, du fait des nombreux choix technologiques possibles et des nombreuses variantes de licences et de MTA. Ces efforts devront aboutir a une liberte d'exploitation optimale (sinon maximale) pour des contraintes de DPI minimales. Un telle mutualisation sur une technologie clef conduirait a une plus grande securite juridique et stabiliserait ce marche emergent, rendant plus propices les investissements prives pour le developpement de produits commercialisables et de therapies⁹⁹.

ii)Une solution déjà mise en oeuvre pour d'autres applications biotechnologiques

Un des premiers cas de regroupement de brevets en biotechnologie concerne un marqueur moleculaire (« green fluorescent protein », GFP) isole d'un organisme marin bioluminescent qui permet de visualiser les proteins cellulaires sans recourir aux colorants chimiques. Ce regroupement rassemble GE Healthcare, Biolmage A/S, Invitrogen, Amersham Biosciences and Columbia University. Peu d'information est cependant disponible sur ce pool, reste tres confidentiel.

Le riz (lore est un autre exemple de regroupement de brevets dans le secteur agricole. Potrykus a genetiquement transforms les grains de riz avec du 0-carotene, le precurseur de la vitamine A, conferant au riz one teinte (lore. Ce demier a souhaite transferer son riz (lore aux pays en voie de developpement (PVD) pour transformer les varietes locales consommees dans les pays en voie de developpement. Cependant, l'enquete de liberte d'exploitation a mis en evidence 70 brevets appartenant a 32 compagnies et universites differentes. Six titulaires de brevets dominants ont ete approches. Les protagonistes ont conclu un accord de regroupement gere par un conseil humanitaire^m. Le pool alloue des licences gratuites aux PVD et autorise la concession de sous-licences^m. A ce jour, approximativement 20 licences ont ete accordees a des etablissements asiatiques. Le cas du riz (lore est un exemple atypique regroupant des organismes prives et publics, dans un but humanitaire non lucratif, et a destination des PVD.

(3)Le syndrome respiratoire aigu (SRAS) : cas dans le domaine biomedical

Un cas recent pour lequel un enchevetrement de brevets emerge, et pour lequel les laboratoires essayent de constituer un pool, conceme le syndrome respiratoire aigu (SRAS). En reponse aux episodes de SRAS, l'organisation mondiale de la sante (OMS) a finance un projet common de recherche pour isoler et sequencer le genome du virus responsable^m. Deux groupes ont independamment elucide le genome du virus Corona responsable du syndrome. Plusieurs laboratoires ont depose des demandes de brevet portant sur des application de vaccins (45 brevets pour 26 titulaires), de diagnostiques (28 brevets pour 17 titulaires) et de therapies (15 brevets pour 5 titulaires)¹⁰³. L'OMS a etabli un groupe de consultation autour du SRAS, afin qu'une strategie commune soit developpee. Les parties dominantes ont ete identifiees'. Elles ont officiellement conclu un accord que formalise one lettre d'intention. Les parties doivent signer l'accord pour que le pool soit cree.

iii)Definition et appreciation juridique des regroupements de brevets

Une des solutions juridiques en reponse aux symptOmes d'enchevetrement de titres et a l'effet "anticommun" est le recours au regroupement de brevets. La mutualisation des titres est benefique a la societe

¹⁰¹Communiqués de presse des 16 mai 2000 ; 22 janvier 2001, et 14 octobre 2004 ; voir le www.syngentia.com

¹⁰⁴CDC, Sanofi Pasteur, Chiron Corp., University de Hong-Kong, l'hopital Brigham & woman, l'agence B.C. cancer. On denombre 45 brevets et/ou demande de brevet pour les vaccins, 28 pour le diagnostic et 15 pour les therapies. Krattiger et al., (2006), Op. Cit. p82.

et aux consommateurs des lors que les regles de fonctionnement restent compatibles aux articles 81 CE et 82 CE (pour l'Europe) et aux sections 1 et 2 du Sherman Act (pour les Etats-Unis). Elle est egalement benefique aux membres du pool qui mutualisent leurs ressources pour commercialiser leur technologie (charges de gestion du portefeuille du pools et gain de temps).

Juridiquement, le pool est un accord de transfert de technologie dont la specificite est que plus de deux parties peuvent etre liees a l'accord. La Commission les defmit ainsi :

"accords par lesquels deux parties ou plus regroupent un ensemble de technologies qui sont concedees non seulement aux parties a l'accord, mais aussi a des tiers. Sur le plan structurel, les accords de regroupement de technologies peuvent prendre la forme de simples arrangements entre un nombre limite de parties ou d'accords a la structure plus complexe, dans lesquels l'organisation de la concession des licences relatives aux technologies regroupees est confiee a une entite distincte. Dans les deux cas, l'accord peut autoriser les preneurs a operer sur le marche sur la base d'une licence unique"'

Cette definition europeenne est plus restrictive que son homologue ameticaine anterieurement propos& par le DOJ et le FTC'. La Commission distingue les pools de brevets des licences croisees et des pools "fermes" car dans les deux demiers cas, les technologies mutualisees ne sont pas proposees aux tiers. Cependant, la Commission laisse la liberte aux parties Rees de choisir le modêle organisationnel adapte a leur contexte. Its peuvent ou non creer une structure distincte des membres du pool dont le role consiste a assurer la gestion de la concession de licence'''. A cette definition, la Commission ajoute un contexte de pouvoir economique que le regroupement veillera a ne pas &passer', mais surtout elle introduit un contexte technique specifique a respecter, toute technologie n'etant pas souhaitable (voir ci-dessous).

(2)Typologies des technologies :

Un regroupement de technologie peut impliquer des acteurs economiques concurrents. Il est alors susceptible d'être le support d'ententes voire de constituer un abus de position dominante, et ce malgre leurs effets proconcurrentiels genres. Afin d'aftenuer les aspects indesirables, Particle 81 § 1 CE pose pour principe de ne favoriser que les accords dont l'essence meme est benefique a la societe. Aussi, les

105 Communication de la Commission, Lignes directrices relatives a l'application de Particle 81 du traite CE aux accords de transfert de technologie (2004/C 101/02), §210, (ci-apres denommees : L. dir.).

' Lignes directrices americaines : DOJ & FTC (1995), Op. Cit., p28, definition : "Cross licensing and pooling arrangements are agreements of two or more owners of different items of intellectual property to license on another or third parties".

¹⁰⁷c'est par exemple le cas de la plateforme 3G concernant la technologie de telephonie mobile de 36 generation

technologies du pool et l'articulation qu'elles entretiennent entres elles doivent repondre a certains principes'. Distinguons des a present les technologies complementaires des substituables.

(a)Les technologies complementaires sont preferables aux technologies de substitution:

Technologies complementaires : Deux technologies sont complementairess, et non des substituts, lorsqu'elles sont toutes les deux indispensables a la fabrication du produit ou a la mise en oeuvre du procede. Lorsque les technologies sont des complements, l'accord reduit les coilts de transaction du fait du cumul des licences evoquees ci-dessus. Il en resulte de la mutualisation des technologies complementaires des redevances potentiellement plus faibles. Les parties sont en mesure de fixer des redevances communes pour l'ensemble des technologies regroupees, au lieu de fixer chacune des redevances ne tenant pas compte de celles fixees par les autres'.

Technologies substituables : Inversement, deux technologies constituent des substituts lorsque chacune d'entre elles permet au preneur de fabriquer le produit ou de realiser le processus auxquels les technologies s'appliquent^m. Dans ce cas, les redevances sont susceptibles d'être plus elevees, parce que les preneurs ne peuvent pas profiter de la rivalite entre ces technologies.

(b)La distinction non aisee entre les technologies de substitution et complementaires

Il existe une palette de technologies partiellement complementaires et partiellement substituables. Dans ce cas, c'est l'examen du bilan economique qui permettra de determiner si le regroupement est souhaitable. Lorsque, en raison des gains d'efficience qui resultent de l'integration des technologies, les preneurs souhaitent les adopter, les technologies sont traitees comme des complements, et ce meme si elles sont partiellement substituables. Dans de tels cas, il est en effet probable qu'en absence de pool, les preneurs chercheraient a obtenir des licences pour les deux technologies en raison des avantages economiques procures'.

Technologie essentielle : Une technologie est consider& comme essentielle, s'il n'existe pas de substitut au sein ou a l'exterieur du pool et si elle est necessaire a la fabrication des produits ou la mise en oeuvre du procede. Une technologie pour laquelle il n'existe pas de substitut reste essentielle tant qu'elle est couverte par au moms un droit de propriete intellectuelle valable. Des technologies essentielles sont

¹⁰⁹L. dir., Op Cit., §215. Pour un schema illustrant l'articulation entre les differents types de technologies, cf annexe 6.

necessairement complementaires. La reciproque est fausse : deux technologies complementaires ne sont pas forcement essentielles, elles peuvent avoirs des substituts'.

(3)Cadre general d'appreciation des pools par les autorites de la concurrence

Les autorites de la concurrence procedent a one analyse economique pour apprecier l'effet concurrentiel net (pro- ou anti-) des accords multipartites de licences'. Un regulateur, cherche en effet a apprecier l'importance relative de ces effets, leur portee, et la categorie d'effets preponderante.

Comme tout type de comportement coordonne entre les parties d'un marche, les pools de brevet peuvent avoir des effets concurrentiels et sont donc observes par des autorites de la concurrence (Europeennes¹¹⁵, americaines, Japonaises, Canadiennes, Australiennes..). Les principaux effets anti-concurrentiels sont :

Ces grandes lignes constituent un cadre genetique d'appreciation des accords de transfert de technologies. Les biotechnologies ne beneficient pas d'un regime sui generis qui etablirait des regles ad hoc compatibles aux particularites rencontrees par les acteurs economiques (publics et prives) du secteur et exposees ci-dessus. Un tel regime specifique communautaire contribuerait vraisemblablement aux developpements du secteur dans l'EEE. C'est dans le droit common de l'exemption par categorie des transferts de technologies actuellement regit par le reglement n°772/2004 de la Commission"' qu'il faut donc chercher les regles juridiques applicables et plus specifiquement dans les lignes directrices 1' accompagnantⁱ".

Au fil du temps, les regulateurs ont considers les pools de brevets differemment. Nous presenterons d'abord une vue d'ensemble du contexte de l'elaboration des principes et des regles sous-jacentes (section II.A), avant d'analyser plus en detail les dispositions que la Commission adopte au regard des pools (section II.B). Enfin, la commission accordant aux pools un traitement par analogie similaire aux accords bilateraux, nous degagerons l'esprit general du regime institue par le reglement n°772/2004 (section II.C).

2)Appreciation communautaire des regroupements de brevets

a)Le contexte de ('elaboration des regles communautaires applicables

i)L'inspiration des pratiques americaines plus que centenaires

Les accords de regroupement de brevets ont de longue date suscite un interet aux Etats-Unis puisque le premier pool de technologie remonte a 1856¹¹⁹. L'appreciation par les autorites americaines des regroupements de technologie a beaucoup fluctue au cours du temps. Jusqu'a la fin de la deuxieme guerre mondiale, le gouvemement lui-meme avait ete implique en etablissant des pools de brevets, la plupart du temps pour resoudre les problêmes d'acces aux brevets dont les applications avaient une importance sociale particulierement strategique (cf. le pool sur l'avion durant la guerre). Apres 1945 s'en est suivi une attitude plus critique envers les monopoles et les comportements anti-concurrentiels et dans ce contexte, les pools de brevets ont ete plus ou moins interdits (Voir annexe 3). Le Ministere de la justice ameticaine (DoJ) formalisera cette position plutOt rigide concemant le transfert de technologies en general avec l'adoption dans les annees 70 de la regle des 'nine no-no's', formellement abandonnee vers 1986¹²⁰. Il s'agit d'une liste de restrictions caracterisees per se incompatible avec la loi anti-trust ameticaine du Sherman Act . Ce n'est qu'au milieu des annees 90, adoptant une analyse davantage economique, qu'on observe dans les lignes directrices americaines, un changement de la politique des Etats-Unis¹²¹.

Le DoJ et le Ministere de l'industrie (Federal Trade Commission, FTC) ont conjointement publie des lignes directrices en 1995¹²². Elles formalisent les effets anti- et pro-concurrentiels que peuvent engendrer les pools de brevets dont les criteres generaux &gages sont les suivants : (1) les brevets doivent etre valides et non expires ; (2) l'integration de technologies rivales est consider& comme une entente sur la

¹⁹Merges, R P. (1999), Op. Cit.. Gilbert. J. (2004), Op. Cit. ; En 1856, la « Sewing Machine Combination » a constitue le premier regroupement de brevets de machine a coudre. Les titulaires de droits se limitent a trois personnes : Elias Howe, possedant un brevet sur une machine plus rapide que ses concurrentes, Isaac Singer et Allen Wilson possedent des droit sur un perfectionnement de la machine de Howe. Apres plusieurs annees de contentieux entre les parties, en 1856, les parties s'accordent pour constituer la « Sewing Machine Combination » regroupant tout leurs brevets necessaires a la production de machine a coudre. Par la suite ce choix s'est avere judicieux puisque le chiffre d'affaire annuel de Howe a augmente de 300 $ a 200 000 $ par an grace a la formation du pool. Homiller, D. P. (2006) "Patent Misuse in Patent Pool Licensing, from National Harrow to the Nine No-No's to Not Likely." Patents and Technology Duke L. and Tech. Review 7, disponible sur le site: www.law.duke.edu. Visite le 27/08/07.

fixation des prix et est prohibee ; (3) le caractere essentiel des technologies integrees doit etre examine par un expert independant ; (4) le pool ne doit pas desavantager les entreprises concurrentes sur le marche des produits avals ; (5) les membres du pool ne doivent pas s'entendre sur des prix en dehors de la port& du pool, par exemple, sur les produits avals issus de l'utilisation de la technologie.

(3)" Comfort letters" du DOJ/FTC: une semi-immunite des autorites americaines

Plusieurs societes ont alors informe le DoJ de leur volonte d'etablir un pool de brevets. Dans sa revue (Business Review Procedure), le DoJ a rendu public plusieurs "comfort letters" (comparables aux attestations negatives de la Commission). Celles-ci indiquent si le projet soumis est compatible ou non avec la loi anti-trust americaine. Quant une telle lettre est favorable, elle peut octroyer aux demandeurs une certaine immtmite laissant cependant la liberte aux tiers d'engager une action. Dans la mesure oil les parties prenantes ont l'assurance que le DoJ n'entamera aucune action sur la base des informations townies, elles procurent une securite juridique substantielle et decisive. Depuis la publication des lignes directrices americaines de 1995, plusieurs lettres detainees ont ete editees dans la revue business review letters et elles completent le cadre d'analyse des pools. Deux d'entre elles ont pour objet le pool de brevets sur la norme DVD, l'une conceme le standard MPEG-2, un autre la plateforme 3G. Par ailleurs, le DOJ a emis un avis &favorable dans l'affaire VISX, jugee incompatible avec la loi anti-trust du fait de la presence de brevets de substitution au sein du pool'. Depuis lors, aucune autre lettre n'a ete publiee suggerant que les pools recemment constitues suivent les recommandations du DOJ et FTC.

En 2002, la FTC et le DOJ ont organise conjointement un ensemble d'auditions publiques sur le theme "les lois de la concurrence et de la propriete intellectuelle dans l'economie de la connaissance". L'objectif etait de re-evaluer la question de l'equilibre approprie de la concurrence et du droit des brevets. Les pools ont ete discutes en detail, mais le rapport final ne presente pas de conclusion nouvelle'. On n'y trouve neanmoins un avis anis par l'industrie des biotechnologies. Celle ci considere que la sphere de securite

¹²⁴Federal Trade Commission (FTC) (2003). To promote innovation: the proper balance of competition and patent law and policy. Consultable ligne a l'adresse: http://www.ftc.gov/opp/intellect, visite le 28/08/07.

amenagee est trop restreinte ¹²⁵et regrette le manque de jurisprudence permettant d'evaluer les contours de ladite sphere²⁶.

ii)Appreciation de la Commission anterieure aux lignes directrices du reglement 772/2004

Depuis l'adoption du Traite de Rome, la Commission a elabore un regime de derogation applicable aux accords de propriete industrielle susceptibles de restreindre les ententes (article 81 § 1 CE) et les abus de position dominante (article 82 CE). L'exemption prevue a Particle 81 §3 CE resulte d'un bilan positif net entre les effets economiques favorables dits pro-concurrentiels et leurs consequences negatives pour la concurrence. Les nombreux accords exemptes par voie reglementaire (dont le reglement n° 772/2004) doivent remplir les quatre conditions de Particle 81 §3 CE¹²⁷.Le cas des accords de licence releve du champ d'application des reglements d'exemption par categorie sur le transfert de technologies (dont le dernier en date est le reglement n° 772/2004¹²').

Les pools et tous types d'accords multipartites ne sont pas inclus dans la sphere de securite delimit& par les reglements d'exemption. Les premiers reglements en la matiere sur les accords de brevets et savoir-faire n'en font pas mention. Les reglements qui suivront (n° 240/96 puis n° 772/2004) specifient explicitement que les accords multipartites sont exclus de leur champ d'application. L'explication relêve de la repartition des competences juridiques entre le Conseil et la Commission : le reglement n° 19/65/CEE n'habilite pas la Commission a appliquer des exemptions pour des accords conclus entre plus de deux entreprises¹²⁹. La modification qu'apporte le reglement n° 1215/1999 et qui autorise la Commission a apprehender certains accords multipartites ne vaut que pour les accords verticaux (relevant du champ du reglement n° 2790/1999)'³⁰. Cette extension du champ de competences de la Commission n'inclut pas les accords multipartites relatifs au transfert de technologies et ce malgre la suggestion

125 Beeney, G.R. (2002). Pro-competitive aspects of intellectual property pools: a proposal for safe harbor provisions (A submission to the United States Department of Justice Antitrust Division and the Federal Trade Commission Joint Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy).

¹²⁶Seide R., Lecointe, M., and Granovsky, A. (2001) Patent Pooling in the Biotechnology Industry. Licensing Journal, 27, 28 -59 ; Janis, M. (2005) Aggregation and Dissemination Issues in Patent Pools. In Collison, W. "Issues in Competition Law and Policy".

127 L'article 81§3 stipule que ces accords doivent: « contribuer a ameliorer la production ou la distribution des produits ou a promouvoir le progres technique ou economique, tout en reservant aux utilisateurs une partie equitable du profit qui en resulte, sans imposer aux entreprises interessees des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectif^y ni dormer a des entreprises la possibilite, pour une partie substantielle des produits en cause, d'eliminer la concurrence ».

128 cf §11A3: Dans le cas des accords de transfert de technologie, la probabilite qu'un tel bilan soit positif, les effets anticoncurrentiels des restrictions contenues de l'accord etant juges inferieurs aux effets economique engendre, depend du pouvoir de marche des entreprises concernees (reglement n° 772/2004, exposé des motifs n°8).

¹²⁹Art 1 du reglement n°19/65 et art 1 du reglement n°772/2004. Cf annexe 8.

130 Cf Annexe 7a et 7h pour une liste et un schema illustrant l'articulation entre les differents regelements d'application des articles 81 et 82 CE.

d'amender le reglement 19/65 de fawn a permettre cette autorisation'. La Commission entend cependant les evaluer par analogie^l".

Par opposition aux Etats-Unis, le debat europeen sur l'articulation entre regroupements de technologies et Droit de la concurrence reste relativement modeste. La politique europeenne en la matiêre ne fait pas non plus l'objet d'une large divulgation. Il faut attendre 1998, date d'une breve communication de la Commission concernant le regroupement instituant la norme MPEG-2, pour qu'un premier avis soit publie^m. Puis, en 2001, la publication du rapport d'evaluation du reglement n°240/96 et du projet de reglement sur le transfert de technologie precisent l'analyse de la Commission. Ceci ne signifie cependant pas que la Commission est depourvue de mecanisme d'evaluation de tels accords.

(3)Procedure d'evaluation des accords multipartites: la notification prealable

Comme tous types d'accords de transfert, la Commission europeenne opêre selon le systême d'interdiction a priori qu'instaure le reglement 17/62. Ainsi tous les acteurs economiques adressent une notification prealable a la Commission qui, selon le cas d'espece, peut accorder une decision individuelle de deux types : la lettre d'attestation negative ("Negative Clearance Letters", NCL), qui informe que l'accord ne relêve pas de Part 81 CE et la decision d'exemption, qui informe que l'accord ne relêve de l'art 81§10E, mais est compatible a la derogation qu'amenage Particle 81 §3 CE (et donc qu'au final, l'accord est proconcurrentiel). Contrairement aux Etats-Unis, ces lettres ne sont pas publiees et les destinataires ne sont pas autorises a les &liter. Seuls de brefs communiqués de presse de la Commission informent que le regroupement est autorise sans en detainer l'analyse juridique sous-jacente^l".

'Point 132 du rapport d'evaluation du reglement 240/96, Part 1 du reglement 772/2004, §212 des lignes directrices le rappelle et ce malgre la proposition n°135 du rapport d'evaluation du 240/96. Reglement 1215/1999 du 10 juin 1999, modifiant le reglement n°19/65/CEE concernant l'application de Particle 81§3, du traite a des categories d'accords et de pratiques concertees : JOCE n° L 148, 15 juin 1999, p. 1 ; exposé des motifs 7 et 10 ; art. ler, 1), a)).

133 Communication de la Commission europeenne IP/98/1155 datee du 18 decembre 1998 « La Commission approuve un programme pour l'application de la norme MPEG-2 ». Peu d'affaires notifiees a la Commission ont fait l'objet de decision formelle. Seules certaines affaires ont donne lieu a publicite (par application de Particle 19 §3 du reglement n° 17) en raison de leur importance economique (cf point 96 et 97 du rapport d'evaluation du regiment n°240/96). Concernant les regroupements de brevets la Commission publiee d'autres communications en 2000 sur le pool de DVD (IP/00/1135), en 2002 sur le pool 3G. En 2006 la Commission communique sur la package de licences de Philips sur les CD enregistrables (IP/06/139). Cf annexe 8.

(4)La reforme de mai 2004 et reglement 1/2003 : regime de l'exception legale

Cette procedure prendra fin avec la grande reforme de fond de mai 2004 visant principalement le Droit de la concurrence et, par ricochet, du fait de leurs nombreuses interferences, le Droit de la propriete intellectuelle. En particulier, la Commission voit ses pouvoirs strategiques renforces par le reglement 1/2003 du Conseil. Elle ne delivre plus d'attestation negative et adopte un systeme d'exception legale. Il s'agit de desengorger l'afflux croissant de notifications'''.

On trouve finalement un avis assez detaille de la Commission sur les pools de brevets dans les demiers paragraphes des lignes directrices de 2004'³⁵.

Hi)Champ d'application du reglement n°772/2004 et cadre general de l'appreciation pro- et anti-concurrentielle des accords par la Commission

Une des innovations majeures du reglement n°772/2006 tient en l'approche economique que la Commission entend suivre dans l'analyse et Pevaluation des accords de transfert de technologies'. Dans le cas des accords de transfert de technologies, la probabilite qu'un tel bilan soit positif, les effets anticoncurrentiels des restrictions contenues de l'accord etant juges inferieurs aux effets economiques engendres, depend du pouvoir de marche des entreprises concernees¹³⁷. Ainsi, la Commission etablit t-elle des seuils de part de marche (pdm) limitant la sphere de securite de l'exemption aux accords qui, Bien que restreignant la concurrence et relevant de l'article 81 § 1 CE, satisfont aux exigences de Particle 81 §3 CE¹³⁸.

Les seuils sont adosses aux parts de marche (pdm) et non plus au montant global des redevances¹³⁹. La Commission considere donc que les restrictions de concurrence generent des gains d'efficience quand les entreprises disposent d'un modeste pouvoir economique. Le seuil est moins favorable pour les accords

¹³⁴Reglement n° 1/2003, 16 dec. 2002 relatif á. la mise en oeuvre des regles de concurrence prevues aux articles 81 et 82 du traite : JOCE n° L 1, 4 janv.2000.

136 Galloux, J.C. (2005) « Le reglement 772/2004/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de Particle 81§3 du Traite a des categories d'accords de transfert de technologie » Propriete Intellectuelle n°14 p 4-14.; Bonet G.: « le reglement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concemant l'application de l'article 81§3 du Traite a des categories d'accords de transfert de technologie, JOCE L. 123/11, 27 avril 2004. ; Bonet G.: "le nouveau reglement d'exemption par categorie d'accords de transfert de technologie: RDT eur 1996, p 305.

conclus entre concurrents (20% contre 30% entre non-concurrents)'. Toutefois, la concurrence sur le marche de technologies n'est pas prise en consideration pour l'application des seuils de pdm¹⁴¹. Des lors que la pdm detenue est superieure au seuil applicable, l'exemption ne joue pas. Ainsi dans le cas oil, un accord encourt sur deux marches distincts, l'exemption peut jouer sur Pun et non sur l'autre'⁴². L'article 7 du reglement n° 772/04 autorise la Commission a exclure de l'exemption les reseaux paralleles d'accords restrictifs de concurrence qui couvrent plus de 50 % d'un marche en cause'.

La commission distingue deux types de marche : le marche des technologies et le marche des produits.

L'approche de Particle 3§2 du reglement n° 772/2004 consiste a calculer les parts detenues sur le marche de technologies sur la base de toutes les ventes de produits comportant la technologie concedee sur les marches de produits situes en aval, et non sur la base de la part de chaque technologie dans les redevances totales (du fait de l'absence d'informations fiables sur les redevances¹⁴⁴). Les techniques innovantes qui n'ont pas donne lieu a des ventes se voient attribuees une pdm nulle. Au fur et a mesure que les ventes sont realisees, la technologie commence a accumuler des ^pdM145.

Pour ce qui est des marches de produits, it y a lieu de calculer la pdm du preneur de licence sur la base de ses ventes de produits comportant la technologie du donneur et de ses ventes de produits concurrents, donc sur la base du total des ventes du preneur de licence sur le marche des produits en cause. Dans l'hypothêse oil les ventes sont realisees par d'autres preneurs, elles n'entrent pas dans le calcul de la part de marche du preneur de la licence et/ou de son donneur¹⁴⁶.

Le reglement n°772/2004 couvre les accords de concession de licences de technologies conclus entre deux entreprises en vue de la production de produits contractuels. Toutefois, la technologie peut etre un

¹⁴³Ibid. § 123 a 127 inclus - Galloux J.C. (2005) - Arra Delimitis (CJCE, 28 fevr. 1991, aff. C-234/89, Stergios Delimitis c/ Henninger Brau AG : Rec. CJCE 1991, I, p. 935.

element d'autres types d'accords. Les produits comportant la technologie concedee sont ensuite vendus sur le marche. II est donc necessaire de comprendre l'articulation entre le reglement n^o 772/2004 sur le transfert de technologie et les reglements de la Commission concemant l'application de Particle 81 §3 du traite a des categories d'accords : (i) de specialisation (n° 2658/2000' ; (ii) de recherche et de developpement (n° 2659/2000) ; (iii) d'accords verticaux et de pratiques concertees (n° 2790/1999).

La sphere de securite prevue par le reglement n° 772/2004 est born& de fawn fres restrictive. Aussi, de nombreux accords de technologies sont exclus de son champ d'application. Ces accords s'apprecient individuellement. Concemant plus specifiquement les accords multipartites, la Commission apporte des precisions quant au cadre d'auto-evaluation que les parties devront rigoureusement suivrent dans ses lignes directrices de 2004. Au-dela des aspects de pouvoir de marche, aspects qui valent pour tous les accords de transfert de technologies, la Commission accorde une importance majeure a la nature des technologies inclues dans le pool. Leurs incidences sur les effets concurrentiels sont determinantes, ainsi que les rapports qu'entretiennent entre eux les acteurs economiques (concurrents ou non) membres du pool.

b)Les dispositions specifiques aux accords de regroupements (lignes directrices européennes)

(1)Regrouper des technologies substituables equivaut a une restriction caracterisee

La Commission est &favorable a l'integration de technologies substituables. Il peut en resulter une diminution de la concurrence entre les technologies, cas d'espece assimilable aux licences groupees collectives prohibees. En outre, lorsque les technologies regroupees sont en grande partie des substituts, l'accord equivaut a un accord de fixation des prix entre concurrents. D'une maniere generale, la Commission estime que l'inclusion de substituts constitue une violation de Particle 81§1, et qu'il est peu probable que les conditions enoncees a Particle 81§3, soient remplies des lors que les technologies regroupees comportent de nombreux substituts. Du fait des substitutions possibles, l'inclusion de substituts n'entraine aucune reduction des cats. En l'absence de regroupement, les preneurs n'auraient pas demande a beneficier des deux technologies. 11 ne suffit pas que les parties demeurent libres de

' Ibid. § 56 ; reglement n° 2658/2000: JO L 304 du 5.12.2000, p. 3 ; reglement n° 2659/2000: JO L 304 du 5.12.2000, p. 7 ; reglement n° 2790/1999 : JO L 336 du 29.12.1999, p. 21 - cf annexe 7b.

conceder des licences de facon independante, car elles auront peu d'interet a le faire si elles ne veulent pas saper les effets du regroupement qui leur permet d'exercer conjointement leur puissance de marche'.

(2)Regrouper des technologies exclusivement essentielles est pro-concurrentiel et ne relêve pas de l'interdiction de l'art 81§1

Lorsque l'accord inclut exclusivement des technologies essentielles (qui sont donc necessairement complementaires), it n'entre generalement pas dans le champ d'application de Particle 81 § 1. Cela vaut quelque soit la position des parties sur le marche. Dans ce cas, le risque d'exclusion de technologie de tiers est fres improbable. Seules les conditions prevues par des accords licences doivent faire l'objet d'un examen, de sorte qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'interdiction prevue par Particle 81§1'⁴⁹.

Les parties sont donc libres de negocier et de fixer les redevances pour les technologies concernees dans le cas oil sont retmies les deux conditions suivantes : l'accord est compatible avec Particle 81 et les technologies integrees au pool sont exclusivement essentielles. Ce cas de figure laisse aussi la possibilite aux membres du pool de determiner librement la part de chacune de ces technologies dans les redevances totales, soit avant soit apres la fixation de la norme.

En revanche, La Commission accorde une grande importance a ce que les preneurs puissent rester libres de determiner le prix des produits issus du contrat. Un pool de technologies essentielles ne doit pas avoir pour incidence la fixation des prix de ventes.

Le recours a un expert independant pour le choix des technologies engendre une presomption proconcurrentielle accrue'.

(3)Autres critères d'evaluation des regroupements inclu ant des technologies complementaires

Pour les accords ne concernant ni l'integration de technologies essentielles, ni l'integration de substituts, la Commission affine le cadre d'auto-evaluation auquel devront se conformer les membres du pool.

(a)Le regroupement des technologies complementaires et non essentielles equivaut a un accord croise collectif

Lorsque l'accord porte sur des brevets non essentiels, mais complementaires, it y a un risque d'exclusion des technologies de tiers. Des lors qu'une technologie est couverte par l'accord et concedee en tant que partie de l'ensemble des technologies regroupees, les preneurs auront probablement peu d'interet a prendre une licence pour une technologie concurrente, puisque la redevance payee pour les technologies

regroupees couvre déjà un substitut. En outre, l'inclusion de technologies qui ne sont pas necessaires pour fabriquer les produits ou realiser les processus contraint les preneurs a payer pour des technologies dont Hs n'ont peut-etre pas besoin. L'inclusion de brevets complementaires equivaut donc a des licences groupees collectives prohibees par le droit de la concurrence. Si les technologies inclues sont complementaires, mais non essentielles, et si les parties a l'accord detiennent des parts importantes sur l'un des marches en cause, l'accord entre dans le champ d'application de Particle 81 § 1 et Peventuelle efficience economique qui en ressort doit etre demontree".

(b)Evolutions des technologies : Pappreciation du caractere essentiel est un processus coinin^g,

Des technologies complementaires et/ou de substitution peuvent etre mises au point apres la creation du regroupement. Une technologie peut par consequent devenir non essentielle en raison de Pemergence de nouvelles technologies tierces. De facon a ne pas exclure ces dernieres, les membres du pool doivent exclure les technologies devenues non essentielles'. Il peut cependant y avoir d'autres moyens d'empecher l'exclusion des technologies des tiers.

Lors de Pappreciation d'accords de regroupement de technologies comprenant des technologies non essentielles, c'est-à-dire des technologies pour lesquelles il existe des substituts en dehors de l'accord ou qui ne sont pas necessaires pour produire un ou plusieurs produits auxquels l'accord s'applique, la Commission tiendra notamment compte, dans son appreciation globale, du fait que :

(d)Regle d'attribution des redevances et liberte du preneur de beneficier dune partie des licences

Le pool doit &fink une redistribution des redevances collectees avec une allocation de celle-ci ventilee technologie par technologie. Une telle definition de la methode de calcul doit permettre qu'un preneur interesse par une partie des licences du pool soit facture pour ces licences et non pour l'ensemble des technologies du pool. Le respect de cette regle limite le risque d'exclusion du marche de technologies appartenant a des tiers et qui ne sont pas couvertes par l'accord¹².

(e)Risque de verrouillage du marche envers de nouvelles technologies emergentes

Pour les pools de longue duree et les pools instituant une norme de fait, les preneurs doivent pouvoir resilier une partie de l'accord de licence dans un alai raisonnable et obtenir une reduction correspondante de la redevance^1sa .

La presente section conceme un certain nombre de restrictions que l'on retrouve couramment, sous une forme ou sous une autre, dans les accords de regroupement de technologies et qui doivent etre appreciees dans le contexte global de l'accord¹⁵⁵. Au cours de son evaluation, la Commission s'appuiera essentiellement sur les principes suivants :

Lorsque les technologies regroupees detiennent une position dominante sur le marche, les redevances et les autres elements de l'accord doivent etre equitables et non discriminatoires; quant aux licences, elles doivent etre non exclusives. Ces conditions garantissent que l'accord reste ouvert et n'entraine pas le verrouillage du marche et d'autres effets anticoncurrentiels sur les marches en aval. Toute discrimination sur le marche est prohibee : le traitement des preneurs ne devrait notamment pas dependre du fait qu'ils soient ou non des donneurs. C'est pourquoi la Commission examine si les donneurs sont egalement soumis a des obligations de paiement de redevances. En revanche, Il nest pas anti-concurrentiel d'appliquer des redevances differentes pour des usages differents'.

Les donneurs et les preneurs de licences doivent pouvoir developper des produits et des normes concurrents et doivent egalement pouvoir conceder et obtenir des licences en dehors de l'accord de regroupement. Ces conditions sont necessaires pour limiter le risque d'exclusion de technologies tierces du marche, pour garantir que l'accord ne restreigne pas l'innovation, et pour ne pas empecher la creation de solutions technologiques concurrentes. L'obligation de non concurrence existe principalement dans les regroupements tacites soumettant les parties a des obligations de non-concurrence. Lorsqu'un accord de regroupement de technologies est a la base d'une norme industrielle de fait et lorsque les parties sont soumises a des obligations de non-concurrence, l'accord risque tout particulierement d'empecher le developpement de technologies et de normes nouvelles et ameliorees'.

(3)La retrocession doit etre non exclusive et limit& aux perfectionnements necessaires

Les obligations de retrocession devront etre non exclusives et limitees aux developpements indispensables ou importants pour l'utilisation des technologies regroupees. Les parties a l'accord pourront alors firer parti et beneficier des ameliorations apportees a ces technologies. Il est legitime pour les parties de s'assurer que l'exploitation des technologies regroupees ne puisse etre entravee par des preneurs qui detiennent ou s'appretent a obtenir des brevets essentiels'.

(4)Non contestation de validite du brevet et liberte de contester un seul des brevets du pool

L'un des problemes que posent les accords de regroupement de brevets est qu'ils risquent de proteger des brevets non valables. Le regroupement augmente les cats et les risques d'une contestation, car it suffit qu'un seul brevet soit valable pour qu'une contestation echoue. La protection de brevets non valables peut contraindre les preneurs a payer des redevances plus elevees et peut egalement empecher toute innovation dans le domaine couvert par le brevet non valable. Afire de limiter ce risque, tout droit de resilier une licence en cas de contestation doit etre limite aux technologies detenues par le donneur, qui fait l'objet de la contestation, et ne pas s'etendre aux technologies detenues par d'autres donneurs dans le regroupement'. Nous avons vu dans le chapitre precedent que ces clauses sont frequentes en biotechnologies¹⁶¹.

iii)Appreciations des restrictions exclues touchant a l'organisation du pool

La fawn dont un accord de regroupement de technologies est organise et fonctionne peut reduire le risque qu'il ait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence et faire en sorte qu'il soit pro concurrentiel^l ⁶²

(1)Un pool ouvert a un nombre important de membres est un indite d'ouverture du pool

Lorsque la participation a un processus de creation d'une norme et d'un regroupement est ouverte a toutes les parties interessees, representant des interets differents, les technologies qui sont incluses dans l'accord auront plus de chances d'être selectionnees sur la base de considerations relatives aux prix et a la qualite que si l'accord est conclu par un groupe limite de detenteurs de technologies. De meme, lorsque les parties a l'accord sont composees de personnes representant des interets differents, les conditions de concession de la licence, y compris les redevances, auront plus de chances d'être ouvertes et non discriminatoires et de refleter la valeur de la technologie concedee, que si l'accord est contrOle par des representants des donneursⁱ ⁶³

Les experts devraient etre independants des entreprises qui ont conclu l'accord. S'ils sont lies aux donneurs ou dependants d'eux, un poids moins important sera accorde a leur participation''. Its doivent etre qualifies et avoir l'expertise technique necessaire pour remplir les diverses aches qui leur ont ete confiees'. Les fonctions qui leur seront attribuees seront multiples et consisteront preferentiellement a :

(3)Mecanisme de securite visant a cloisonner l'information sensible d'affaires

Les membres du pool doivent prevoir un mecanisme protegeant la divulgation des donnees sensibles d'affaires, concernant notamment les prix et la production. Cette exigence est d'autant plus souhaitable que le marche en cause consiste en un oligopole, contexte economique pour lequel le risque de collusion est accru'. Ce mecanisme peut impliquer la gestion des redevances par l'expert independant.

Il est souhaitable que la resolution des litiges soit confiee a des personnes physiques ou morales independantes des parties a l'accord."

c)Le regime d'exemption susceptible d'application par analogie

Bien que l'exemption du reglement n° 772/2004 ne conceme que les accords conclus entre deux parties', la Commission entend appliquer par analogie les principes du reglement n°772/2004 aux accords pluripartites, mais sur la base d'une appreciation individuelle'. Par ailleurs, le reglement n° 772/2004 s'applique aux accords formalisant les rapports entre les pools et les tiers'. Au vu de cette intime relation du reglement n° 772/2004 et des pools de brevets, nous consacrons la troisiême et derniere partie aux restrictions qu'il regit, qu'elles soient caracterisees (II.C.1) ou exclues (II.C.2). Nous n'aborderons pas les restrictions exemptees".

Les restrictions caracterisees sont celles jugees tres graves et entrainant per se la perte de l'exemption de l'integralite de l'accord qui devient nul. Elles sont a rapprocher des clauses noires du reglement precedent'. La severite des dispositions depend de 1)- si les parties de l'accord sont concurrents ou non ; 2)- si les accords sont reciproques ou non.

(1)Cas d'entreprises concurrentes (art 4§1 du rêglement n° 772/2004)¹⁷

La fixation du prix de vente (PV) des produits incluant la technologie concedee (Art. 4.1.a). Cette regle vaut notamment pour le PV fixe directement (bareme de prix, rabais maximal...) ou indirectement sous la forme de mesures incitatives¹⁷⁸. Elle vaut aussi pour les redevances croisees inclues dans un accord depourvu d'effet pro-concurrentie1¹⁷⁹.

Le calcul des redevances : La Commission accorde une attention particuliere au mode de calcul des redevances : il s'agit de ne pas penaliser le preneur de licence qui exploite sa propre technologie ou celle qui lui a ete transmise par un tiers. Sont prohibees les redevances calculees sur la base de l'ensemble des ventes des produits en cause. Que la technologie concedee soit ou non utilisee, cette restriction tombe sous le coup de Part. 4§1d)'⁸⁰. Sont egalement interdites, des redevances assises sur des activites de production ne mettant pas en oeuvre la technologie concedee¹⁸¹.

Les restrictions de la production (Art. 4.1.b) : La restriction visee ne rentre dans la categorie des restrictions caracterisees que si elle est reciproque¹⁸².Elle consiste en une limitation de la production et des ventes des parties a l'accord. Ne sont pas couvertes par Particle 4§2b les limitations de la production imposees au preneur dans un accord non reciproque, ou a un preneur seulement dans un accord reciproque, a condition que ces limitations n'aient pour objet que les biens produits a l'aide de la technologie concedee.

Le traitement des limitations quantitatives non reciproques est plus favorable, car elles n'ont pas necessairement pour effet de reduire la production sur le marche. De plus, le risque que l'accord dissimule une entente dont le but est de restreindre la concurrence entre les parties est moindre. La Commission fait valoir que si un preneur est dispose a accepter une restriction unilaterale, il est probable que l'accord entrain une integration reelle de technologies complementaires ou de gains d'efficience favorisant Pintegration de la technologie plus perfectionnee du donneur et des actifs de production du preneur. Dans un accord reciproque, une restriction de la production imposee a Pun des preneurs est susceptible de refleter la valeur superieure de la technologie concedee par Tune des parties et peut servir a promouvoir une concession de licences favorable a la concurrence'''.

La repartition des marches ou des clients est prohibee (Art. 4.1.b), mais le reglement introduit plusieurs exceptions a ce principe (Art. 4.1.b i a vi)¹⁸⁴.

Les restrictions au preneur de licence d'exploiter sa propre technologie (Art. 4.1.d). Le licencie doit avoir le droit d'utiliser la technologie qui est la sienne, a condition que ce faisant it n'utilise pas la technologie qui lui a ete transmise par le donneur de licence. Le preneur doit egalement etre libre de produire les quantites qu'il souhaite, libre de vendre ses produits, de fixer ses PV, et de conceder sa technologie aux tiers'.

Les restrictions sur la R&D de Tune ou l'autre des parties sont condamnees. Cependant, ne constituent pas une restriction : (i)- la communication mutuelle des ameliorations futures de la technologie et (ii)- l'interdiction d'une partie de participer a des actions de R&D dans le but de proteger le secret du savoir-faire du donneur de licence. Les restrictions destines a proteger le savoir-faire du donneur contre sa divulgation par le licencie doivent etre strictement limitees a ce qui est necessaire et proportionne.

Cette derniere disposition est a rapprocher de Particle 5.2. du reglement n° 772/2004.

(2)Cas d'entreprises non concurrentes (article 4§2 du reglement n° 772/2004)

Les restrictions relatives a la determination des prix (meme indirectement, par des incitations) notamment du PV fixe' sont a exclure (Art. 4.2.a). Il s'agit la d'une regle constante des reglements d'exemption'. Cette severite tient a ce que "les restrictions relatives aux prix de vente des produits sous licence limitent gravement l'exploitation de la technologie par le licencie"¹⁸⁸. Cependant, la fixation d'un PV maximal et la recommandation de PV ne sont pas des restrictions caracterisees entre non concurrents.

Les restrictions relatives a la commercialisation par vente passive sont prohibees (Art. 4.2.b)¹⁸⁹.

Les restrictions de vente ou de vente active beneficient de l'exemption dans le respect du seuil de pdm de 30%. Cette disposition fait l'objet de six exceptions'.

ii)Les restrictions exclues (Art 5)191

Il s'agit des clauses restrictives de concurrence exclues de l'exemption bien que l'accord en lui-meme puisse beneficier de l'exemption. Ne relevant pas de l'exemption par categorie, elles font l'objet d'une appreciation individuelle. Elles sont au nombre de quatre. Ces restrictions exclues limitent l'incitation des

¹⁸⁷Reglements n° 2349/84, prec., art. 3§6 ; n° 556/89, prec., art. 3§8 ; n° 240/96, prec., art. 3§1

' Ibid. § 99, les 6 exceptions sont enoncees aux points i a vi de Particle 4.2.b du reglement n°772/2004 191 Ibid .§ 107 a 116 ; Kovar (2005) § 121-130

preneurs de licence a innover. Les deux premieres restrictions concernent les retrocessions ou cessions exclusives de la technologie du preneur au donneur de licence, la derniere l'interdiction faite au licencie de contester la validite des droits de propriete intellectuelle detenus par le donneur de licence.

(1)Obligations de cession ou retrocession des ameliorations du preneur de licence

Les restrictions de retrocessions exclusives sur les ameliorations dissociables du preneur au donneur de licence et les restrictions sur les cessions exclusives sont exclues (Art. 5.1.a & b). S'agissant de la concession de licences, Particle 2 du reglement n° 240/96 amenage des exceptions a ce principe : l'obligation de retrocession est autorisee a condition que : (i)- s'agissant d'ameliorations dissociables, une telle licence ne soit pas exclusive, (de maniere que le licencie soit libre d'utiliser les perfectionnements qu'il a lui-meme apportes ou d'en conceder des licences a des tiers, dans la mesure oit cela n'entraine pas une divulgation du savoir-faire qui lui a ete communiqué par le donneur de licence et qui est demeure secret), et que (ii)- le donneur de licence s'engage reciproquement a accorder une licence exclusive ou non, sur ses propres perfectionnements au licencie.

Les obligations de retrocession non exclusives des ameliorations dissociables sont exemptees, meme si l'obligation est non reciproque".

Le reglement n° 772/2004 est plus rigoureux que le precedent' en ce qui concerne le sort des clauses de non contestation. Ces clauses constituent desormais des restrictions exclues (Art. 5.1.c). En cas de contestation, le donneur de licence peu mettre fin a l'accord'.

Sont prohibees les obligations directes et indirectes qui limitent le preneur d'exploiter sa technologie ainsi que les obligations directes et indirectes qui limitent les parties d'effectuer de la R&D, sauf pour preserver un savoir-faire secret (Art. 5.2 a rapprocher de l'Art. 4.1.d)'⁹⁵.

CONCLUSION

Au vu de cette analyse, it semble que les obstacles juridiques ne soient pas la principale cause des difficultes a constituer un pool de brevet en biotechnologies. Certes, la multiplication et l'extension de la portée des brevets aboutissent a un imbroglio de brevets, aux licences et rentes cumulees et probablement a un effet "anti-commun". Cependant, les autorites de la concurrence competentes (americaines, europeennes, japonaises, canadiennes, australiennes..) pour l'analyse de la validite des accords, tout comme les organisations internationales (WHO, OMS, OMPI) et les institute specialises (USPTO, NIH, HUGO..), ont de part le monde anis des signaux forts et clairs en faveur des pools de brevets. Des lors que les protagonistes peuvent demontrer que le bilan social est positif du fait du respect des regles edictees par le droit de la concurrence un pool peut generer des effets pro concurrentiels. Il beneficie alors de l'exemption prevue par Particle 81§3 du traite. Ces regles sont profondement inspirees de l'expetience ameticaine, forte de son experience plus que centenaire en la matiêre. Elles tendent a une homogeneite de part le monde facilitant les rapprochements internationaux. Pour preuve, les secteurs de l'electronique et des technologies de information et des communications ont mis en oeuvre ce type d'instruments avec succes, obtenant lettres de "clearance" et attestations negatives. Les obstacles a la mise en place des pools de brevets sont a rechercher dans les aspects structurels du secteur des biotechs parmi lesquels plusieurs facteurs ont pu etre avances : la mentalite "bunker" du secteur, une structure d'integration de l'industrie non inadaptee (depourvue de grands groupes prives aux structures verticales comme c'est le cas du secteur de l'electronique), des acteurs heterogenes porteurs d'interets divergents (secteur public et secteur prive), une articulation complexe avec les PVD (eradication des maladies pandemiques, lutte contre la faim...), une typologie des normes techniques inadequate, une typologie d'innovations ad hoc. A tous ces facteurs structurels s'ajoutent les difficultes organisationnelles communes a tous les secteurs.

Table des matiêres

A) UN SYSTEME LEGAL PERMISSIF AUX CONSEQUENCES COMPLEXES SUR LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 7

f a) Distribution des droits sur les cellules souches entre acteurs du secteur 10

B) CONSEQUENCES SUR LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET L'EMERGENCE DE NOUVEAUX PRODUITS 13

(2) Consequence n°1 : refus de licence limitant l'acces aux technologies/facilites essentielles 14

it) Les difficult& du transfert de technologie Bees a la liberte d'exploitation (FTO) 18

C) UNE SOLUTION : LE REGROUPEMENT DES TECHNOLOGIES : PATENT POOL, CLEARING-HOUSE

it) Une solution déjà mise en oeuvre pour d 'autres applications biotechnologiques

ii) Appreciation de la Commission anterieure aux lignes directrices du reglement 772/2004 29

iii) Champ d'application du reglement n°772/2004 et cadre general de l'appreciation pro- et anticoncurrentielle des accords par la Commission 31

B) LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ACCORDS DE REGROUPEMENTS (LIGNES DIRECTRICES EUROPEENNES) 33

(3) Autres criteres d'evaluation des regroupements incluant des technologies complementaires 34

(e) Risque de verrouillage du marche envers de nouvelles technologies emergentes 35

iii) Appreciations des restrictions exclues touchant a l'organisation du pool 37

References

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Windsurfing International, CJCE (1986) Aff. 193/83, 25 fevr. 1986, Rec. CJCE 1986, p. 611 IMS Health vs NDC (2005), Aff. C-418/01, CJCE du 29 avril 2005.

Stergios Delimitis c/ Henninger Brau AG (CJCE, 28 fevr. 1991), aff. C-234/89, Rec. CJCE 1991, I, p. 935

Regents of the university of California vs Eli Lilly & Co. 119 F. 3d. 1559 (Fed. Circ. 1997) Bayer vs Housey Pharmaceuticals .Inc., Fed Cir. N° 02-1598, 08/22/03

Merck KGaA vs Integra Lifescience (331 F.3d 860 N° 03-1237, 545, USC 2005) Re Fisher n° 04-1465 du 7 septembre 2005 (421 F. 3d 1365 (Fed. Cir. 2005)

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Reglement (CE) N° 240/96 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1996 concemant l'application de Particle 85 paragraphe 3 du traite a des categories d'accords de transfert de technologie

Reglement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant l'application de Particle 81 §3, du traite a des categories d'accords de transfert de technologie (Texte presentant de Pinteret pour l'EEE) consultable a l'adresse http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/126108.htm, visit& le 31/08/2007.

Reglement n° 1/2003 du Conseil, 16 dec. 2002 relatif a la mise en oeuvre des regles de concurrence prevues aux articles 81 et 82 du traite : JOCE n° L 1, 4 janv.2000.

Communication de la Commission (2004). Lignes directrices relatives a l'application de Particle 81 du traite CE aux accords de transfert de technologie [Journal officiel n° C 101 du 27.04.2004]

Communication de la Commission (1998). IP/98/1155. datee du 18 Decembre 1998. La Commission approuve un programme pour l'application de la norme MPEG-2.

Communication de la Commission (2002). IP/02/1651. datee du 12 Novembre 2002. La Commission autorise l'octroi de brevets pour les services mobiles de troisiême generation.

Communication de la Commission (2006). IP/06/139. datee du 9 Fevrier 2006. Concurrence : la Commission cloture son enquete a la suite des modifications apportees ar hillips a son programme d'octroi de licences sur les brevets relatifs aux CD enregistrables.

Bayh-Dole Act (1980) (codifie dans le 35 U.S.C. 13 200). Stevenson-Wydler Technology Innovation Act" (1980) Federal Technology Transfer Act de 1986 (FFTA)

ANNEXE 1: Schema des premiers reseaux d'innovation dans les biotechnologies pour la periode 1983-1989196.

ANNEXE 2: Les actions du NIH visant a faciliter le transfert des outils de recherche"

1996 Une nouvelle politique intra-muros de NIH a ete etablie pour les souris transgeniques.

1997 ' Memorandum of Understanding (MOU) sur le cas cre-lox de NIH/DuPont pour augmenter Faeces au NIH et ses beneficiaires. Un rapport a ete publie par le groupe de travail du directeur de NIH sur les outils de recherches.

1998 Projet de lignes directrices du NIH sur les outils de recherches et publication du document fmal

1999 ' Mise en conformite de l'access de Dupont a la onco-souris au regard des nouvelles directives sur les outils de recherches de NIH

Tableau II : Exemples d'outils de recherche du NIH susceptibles d'applications commerciales

ANNEXE 3: Principaux pools constitues depuis 18561"

¹⁹⁸David Serafino « Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and Management Structures » Knowledge Ecology InternationalResearch Note 2007:6 du 4 June 2007 disponible a l'adresse : http://www.keionline.org/index.php? option=com content&task=view&id=69 - Pour une liste plus complete des pools etablis entre 1920s et 1930 se referer a la liste de plus de 100 pools dont 63 aux Etats-Unis de Lerner, Strjwas et Tirole (2003). Lerner, J., Strojwas, M. & Tirole, J. (2003). The Structure and Performance of Patent Pools. Empirical Evidence. Working paper Harvard University/NBER/ University of Toulouse/ Massachusetts Institute of Technology

ANNEXE 4: Application des cellules souches en medecine regeneratrice et titulaires des droits de propriete industrielle.

Figme 1. Many technical stages of embryonic stem cell R&D regiire many tools, each of which may have different owners and stakeholders. Foto- key methodological stages are delineated, and examples of disparate owners & stakeholders are correspondingly labeled in color. This schematic only illustrates one application cistern cells in regenerative medicine.

La technologie des cellules souches repose stir de nombreuses &apes techniques elles-memes impliquant divers outils de recherche dont les droits appartiennent a differents titulaires. Quatre &apes methodologiques principales sont illustrees dans ce schema, des exemples de titualaires de brevets fondateurs sont indiques..'

ANNEXE 5:Les 50 premieres organisations &tenant des brevets sur les cellules souches delivres aupres de 1'USPTO.

Les institutions publiques sont en gras, Les entreprises &tenant des portefeuilles communs avec les entreprises

listees par fusions et acquisitions sont indiquees entre parentheses.
	OrganIzal ion	Locallon	U.S. Palen's	Share
1	Arrigen {ImmurEc, Atgerix, Tu	Thousand Oaks, CA	51	3.0%
2	N^yeartis{S}pierntc, Neurositeres, Chiron)	easel, SAllrerland	47	27%
3	uniwer5i ol ^.:alifornia	^....alciand. CA	46	2.7'1.
.1	Uniwersi ty or Mic hlga n	Ann ArbDr. roi	3F	2.191.
	curt. TrIECECIallICS	Eatrricre, MD	22	1.9%
6	universi ly of Southern California	Los Angeles. CA	26	1.651.
7	Johns Hopkins university	Baillinae. roo	26	1.5'1.
	u.s. Governmeni iNhij	eei hesda. mo	25	1.5'1.
9	The General Hospital C orporal ion	Boston. me.	24	1.4'1.
10	Pfizer (GO Searle, PriErnaria	New York, NY	23	1.3%
11	Stryker Corriccalion	Kakarnaz cc, MI	22	1.3%
12	Cal11. a nia Insii 11.11 e of Tec hnolog_!.^·	Pasadona. CA	20	1251.
13	GlexoSmIhKiine {Culler Pharr-a, CortKe)	laeniford, UK	16	1.0%
14	SIanlultlUnIversily	Palo All o. CA	16	1.0'1.
15	universi hi of Min nesol a	minneatKii. MN	14	0.351.
16	Bailor College of Medic ine	Houston. TX	13	0.851.
17	Geron Corporation	merio Park, OA	13	0.8%
16	Sloan-KO ering institute for Cancer Researc h	New York. NY	13	0.891.
	Massac hmetts institute of Technology	Cambridge. ra.	12	0.79E
20	Wisconsin Alumni Research Foundation	madison. vii	12	0.7%
21	ONlagen	an CE1I43, CA	11	0.6%
22	Genentech	San Frati;co, CA	11	0.6%
23	Oelectech	Eatontown, NJ	11	0.6%
24	Univers! ry of Texas	Austin. I X.	II	0.691.
25	Case liVeslern Reserve Universily	Cleveland. Ohio	10	0.69L
26	Columbia Universily	New York. NY	10	0.691.
27	Fred Hutchinson Cancer Research Gen ter	Seal I le. 'NA	10	0.691.
28	ty of Pilisburgh	PI tl.burgh. PA	10	0.691.
29	Harvard Universily	Cambridge. me,	9	0.594.
30	Human Gencrne Sciences	Rxic.ville, MD	9	0.5%
31	Inllgen	DEFccesi, WI	9	05%
	GIlI Ii' anal insilluk^.	1010n10. Canada	9	0.551.
33	StemCals (Cylolherapeullcs)	Paki Alta, CA	9	0.5%
	homas Jefferson Universily	Philadelphia. PA.	9	0.551.
35	UnNersi hi or Massac husellS	Ainnersi. MA	9	0.551.
36	Wyelh [Genetics	Maclson, NJ	9	0.5%
	&Kim, Dickinson and Compaq	FrartilinLates, NJ	a	0.5%
	Bel n Israel Deaconess Medical C en! er	eosi on . r.v..	8	0551.
39	Children's Medical Center Corporation	eosl on . me,	8	0.551.
40	Nal Iona! Jewish Center	Denver. CO	8	0351.
41	Pr 'melon Universily	Pr iric eion. NJ	8	0.551.
42	Stem Cell Tectnciagies	vanctuver, Canada	a	0.5%
43	Uniwersi ty or Edinburgh	Edinburgh. UK	8	0.55.
44	Univers! ry of Washingion	Seal I le. '01A	$	0.551.
	kivance<ITKsueSciEnces	La Jc4la, CA	7	0.4%
46	12aXIEC iniernallonoi {CEIVD)	oecnien, IL	7	0.4%
47	Cedars Sinai Medical C eni er	Los Angeles. CA	7	0.4'1.
4.I3	Cell Genesys	San Frenelso], CA	7	0.4%
49	Cornell Poseirc h F oundal Ion	II haca. Prr	7	0.451.
50	Curls ferealiveeiardEcuies)	Cambridge, MA	7	0.4%
	Olher		%8	56.1%
	Tcial		1724	ii:o.o%

ANNEXE 6: Typologie des technologies et rapport qu'elles entretiennent entre elles au
sens des lignes directrices de la Commission (2004)

ANNEXE 7: Liste des reglements europeens en rapport avec l'interpretation des articles 81 et 82 CE

1.COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE LE CONSEIL REGLEMENTS REGLEMENT N° 17/65 Premier reglement d'application des articles 85 et 86 du traite

2.Reglement n^o 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965,concernant l'application de Particle 85 paragraphe 3 du traite a des categories d'accords et de pratiques concertees

3.REGLEMENT (CEE) N° 2821/71 DU CONSEIL du 20 decembre 1971 concernant l'application de Particle 85 paragraphe 3 du traite a des categories d'accords, de decisions et de pratiques concertees

4.REGLEMENT (CE) N° 240/96 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1996 concernant l'application de Particle 85 paragraphe 3 du traite a des categories d'accords de transfert de technologie

5.REGLEMENT (CE) No 1215/1999 DU CONSEIL du 10 juin 1999 modifiantle reglementn o 19/65/CEE concernant l'application de Particle 81, paragraphe 3, du traite a des categories d'accords et de pratiques concertees (*)

6.REGLEMENT (CE) No 2790/1999 DE LA COMMISSION du 22 decembre 1999 concernant l'application de Particle 81, paragraphe 3, du traite a des categories d'accords verticaux et de pratiques concertees (Texte presentant de Pinter& pour l'EEE)

7.REGLEMENT (CE) No 2659/2000 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2000 concernant l'application de Particle 81, paragraphe 3, du traite a des categories d'accords de recherche et de developpement Official Journal L 304, 05.12.2000, p. 7

8.REGLEMENT (CE) No 2658/2000 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2000 concernant l'application de Particle 81, paragraphe 3, du traite a des categories d'accords de specialisation Official Journal L 304, 05.12.2000, p. 3

9.COMMUNICATION DE LA COMMISSION Lignes directrices sur les restrictions verticales (2000/C 291/01) du 13/10/2000

10.COMMUNICATION DE LA COMMISSION Lignes directrices sur l'applicabilite de Particle 81 du traite CE aux accords de cooperation horizontale (2001/C 3/02)

11.REGLEMENT (CE) No 1/2003 DU CONSEIL du 16 decembre 2002 relatif a la mise en oeuvre des regles de concurrence prevues aux articles 81 et 82 du traite(Texte presentant de Pinter& pour l'EEE)

12.REGLEMENT (CE) No 772/2004 DE LA COMMISSION du 27 avril 2004 concernant l'application de Particle 81, paragraphe 3, du traite a des categories d'accords de transfert de technologie

13.COMMUNICATION DE LA COMMISSION Lignes directrices relatives a l'application de Particle 81 du traite CE aux accords de transfert de technologie (2004/C 101/02)

O 'CT) N. a rn	C 2' C N .1 8 ^.E⁰ g azi ^CO ad co E < < E	g §. ^g 5			C 8 8 2 ^4, O A'3 ^c,8 E o ER 8	O O 8 i^u< SD 8 8 2 O O ¹1⁰- rn _₀2 C 2 CL_.		(₍.₇.)₎ A _es; 8 O V	C,1 CO CO CO co co
O 'CT) N. a rn	C 2' C N .1 8 ^.E⁰ g azi ^CO ad co E < < E	g §. ^g 5		O O O	c6 c0 C^.") co 8 C O -$ C ,17, 0 C O C · C a C ti	O O 8 i^u< SD 8 8 2 O O ¹1⁰- rn _₀2 C 2 CL_.		(₍.₇.)₎ A _es; 8 O V	C,1 CO CO CO co co
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					115
ad				Ta

ANNEXE 8: Apprehension chronologique de la Commission vis-à-vis des accords de regroupements de technologies

1998 Communication de la Commission europeenne IP/98/1155 datee du 18 decembre 1998
« La Commission approuve un programme pour l'application de la norme MPEG-2 »

Le Conseil autorise la Commission a exempter les accords pluripartites relevant du champ du reglement 2790/1999 (relatif a l'exemption par categorie de certains accords verticaux, cf p21) mais toujours pas les accords pluripartites relatifs aux transfert de technologie (JOCE n° L 148, 15 juin 1999, p. 1 ; exposé des motifs [7] et [10] ; art. ler, 1), a)).

2000 Communication de la Commission europeenne IP/00/1135 datee du 9 octobre 2000

« La Commission autorise un programme de licence de brevets en vue de mettre en
·zr uvre la norme DVD»

Point 132: rappelle que la Commission n'est pas habilitee a appliquer une exemption par categorie a des accords liant plus de deux entreprises

Point 135: suggere que le reglement 19/65 soit amen& en vue d'etendre la competence de la Commission aux accords multipartites.

2001 Projet de reglement d'exemption par categorie des accords de transfert de technologie²⁰°
Ce projet inclus des dispositions concernant les accords multipartites

2002 Communication de la Commission europeenne IP/02/1651 datee du 12 novembre 2002

« La Commission autorise Poctroi de brevets pour les services mobiles de troisieme generation »

Lind, R. et al. (Charles River Associates). (2003).; commissionne par la Commission europeenne Avis du Comite economique et social europeen date du 30 mars 2003

sur le oProjet de reglement de la Commission concernant l'application de Particle 81§3 du traite a des categories d'accords de transfert de technologie» (2004/C 80/07)JOUE C80/20

Art 1 : le Conseil n'habilite pas la Commission a exempter accords pluripartites

§293 : le reglement n°772/2004s'applique aux rapports entre le pool et les tiers

§212 : Les accords de regroupement de brevets ne beneficient pas de l'exemption par categorie

2006 Communication de la Commission europeenne IP/06/139 dot& du 9 fevrier 2006

« Concurrence: la Commission cl8ture son enquete a la suite des modifications apportees par Philips a son programme d'octroi de licences sur les brevets relatifs aux CD enregistrables »

ANNEXE 10: recueil de clauses du reglement 240/96

1. Conformement a Particle 85 § 3 du traite, Particle 85 § 1 du traite est declare inapplicable, dans les conditions prevues ci-apres, aux accords purs de licence de brevet ou de licence de savoir-faire et aux accords mixtes de licence de brevet et de savoir-faire et aux accords comportant des clauses accessoires relatives á des droits de propriete intellectuelle autres que les brevets, auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent une ou plusieurs des obligations suivantes:

2. En cas d'accords purs de licence de brevet, l'exemption des obligations visees au § 1 n'est accord& que pour autant et aussi longtemps que, dans les territoires respectifs du licencie (points 1, 2, 7 et 8), du donneur de licence (point 3) et des autres licencies (points 4 et 5), le produit sous licence est protégé par des brevets paralleles. L'exemption de l'obligation visee au § 1 point 6 est accord& pour une periode qui n'excede pas cinq ans a compter de la date a laquelle le produit sous licence est mis pour la premiere fois dans le commerce a Pinterieur du marche commun par un des licencies, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, ce produit est protégé par des brevets paralleles.

La duree de l'exemption prevue au § 1 point 6 ne peut pas exceder la periode de cinq ans prevue aux §s 2 et 3. Toutefois, ces accords ne peuvent beneficier de l'exemption prevue au § 1 qu'aussi longtemps que les brevets demeurent en vigueur ou pour autant que le savoir-faire ait ete identifie et aussi longtemps qu'il reste secret et substantiel, selon celle de ces deux periodes qui est la plus longue.

5. L'exemption prevue au § 1 s'applique egalement lorsque les parties prevoient dans leurs accords des obligations du type de celles qui sont visees par ledit §, mais en leer donnant une port& plus limit& que celle

1. Ne font notamment pas obstacle a l'application de Particle 1 er les clauses suivantes, generalement non restrictives de concurrence:

5) l'obligation pour le licencie de respecter des specifications de qualite minimales, y compris des specifications techniques, en ce qui concerne le produit sous licence ou de se procurer des produits ou des services auprês du donneur de licence ou auprês d'une entreprise designee par ce dernier, dans la mesure oil ces specifications de qualite, ces produits ou ces services sont necessaires pour:

8) l'obligation pour le licencie de limiter son exploitation de la technologie concedee a une ou plusieurs des applications techniques couvertes par la technologie concedee, ou a un ou plusieurs marches de produits;

3) les parties ou l'une d'entre elles sont tenues, sans raison objectivement justifiee, de:

ou lorsque de tels comportements sont le resultat d'une concertation entre elles;

4) les parties etaient déjà des fabricants concurrents avant la concession de la licence et l'une d'elles est soumise, a Pinterieur d'un m8me domaine technique d'application ou sur un m8me marche de produits, a des limitations quant a la clientele qu'elle peut desservir, notamment par l'interdiction d'approvisionner certaines categories d'utilisateurs, d'employer certaines formes de distribution ou, dans le but de repartir la clientele, d'utiliser certaines formes de conditionnement des produits, cela sous reserve des dispositions de Particle 1 er § 1 point 7 et de Particle 2 § 1 point 13;

7) le donneur de licence est tenu, m8me par des accords distincts ou par la prolongation automatique de la duree initiale de l'accord du fait de Pinclusion de nouveaux perfectionnements, pour une periode excedant celle mentionnee a Particle 1 er §s 2 et 3, de ne pas accorder de licence a d'autres entreprises pour l'exploitation de la technologie concedee dans le territoire concede, ou une des parties est tenue, pour une periode excedant celle mentionnee a Particle 1 er §s 2 et 3 ou a Particle 1 er § 4, de ne pas exploiter la technologie concedee dans le territoire de l'autre partie ou d'autres licencies.

ADPIC : Aspects des Droits de Propriete Intellectuelle touchant au Commerce AFSSAPS : Agence de Securite Sanitaire des Produits de Sante

Cass. Com : Chambre commercial de la cour de cassation Cass. Crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation CJCE : Cour de justice des communautes europeennes CPI : Code de la propriete intellectuelle

CAFC : United State Court of Appeals for the Federal Circuit CJCE : Cour de Justice des Communautes Europeennes CBE : Convention sur le Brevet Europeen

CCST: Californian Council on Science and Technologiy CMRI : Center for Medicines Research International

CRADA : Cooperative Research And Development Agreements CUP : Convention d'Union de Paris

ECTT: Exemption par Categorie d'accords de Transfert de Technologie (v TTBE) ESTs : Expressed Sequence Tags

EPIPAGRI : « Towards European Collective Management of Public Intellectual Property for Agricultural Biotechnologies" acronyme du projet europeen du 66 PCRD

FRAND: Frair Reasonable And Non Discriminatory (juste/equitable, raisonnable, non discriminant)

INSERM : Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

MINEFI: Ministere de l'industrie MOU : Memorandum of Understanding MTA : Material Transfer Agreement

OCDE : Organisation de Cooperation et de Developpement Economique OEB : Office Europeen des Brevets

OMPI Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (cf WIPO) OMS : Organisation Mondiale de la Sante (cf WHO)

PIPRA : Public Intellectual Property Ressource fro Agriculture PV: Prix de vente

SARS : Severe Acute Respiratory Syndrome (syndrome respiratoire aigu et severe) SIDA : Syndrome d'immunodeficience aquise (cf HIV)

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication TTBE: Technolgy Transfert Block Exemption (cf ECTT)

UBMTA : Universal Biological Material Transfer Agreement USPTO: United States Patent and Trademark Office UCB : Universite de Californie Berkeley

UKPTO : United Kingdom Patent and Trademark Office USPTO : United States Patent and Trademark Office

WIPO: World Intellectual Protection Organisation (cf OMPI) WTO: World Trade Organisation (cf OMC)

GLOSSAIRE

Copyright Communautes europeennes, 2003.Information importante: Ce glossaire a ate alabore par les services de la direction generale "Concurrence" de Ia Commission europeenne et peut servir de guide aux non-specialistes en matiére de concurrence. II n'a aucune valeur juridique et n'engage en aucune maniére Ia Commission. Reproduction autorisee, sauf a des fins commerciales, moyennant mention de Ia source et du present avis.

Actifs immateriels (ou incorporel): Il n'y a pas de definition et de classification des actifs immateriels qui soient generalement acceptees. La plupart des defmitions semblent neanmoins retenir trois caracteristiques fondamentales : ces actifs genereront probablement un profit economique; it) ils n'ont pas de materialite; iii) dans une certain mesure, l'entreprise peut se les approprier et les negocier. Le champ des actifs immateriels s'est elargi ces dernieres armees; it ne se limite plus a la R-D, aux brevets et aux marques, mais comprend aujourd'hui egalement les ressources et capacites humaines, les competences organisationnelles (bases de dormees, technologies, routines et culture) et le capital « relationnel », par exemple les structures et processus d'organisation ainsi que les reseaux de clients et fournisseurs. Mais cet elargissement a cree une confusion entre les actifs immateriels inclines - par exemple les brevets, les logiciels et le capital humain - et les capacites de gestion (qui sont aussi parfois considerees comme un actif immateriel) necessaires pour executer une strategie creant de la valeur a partir de ces actifs immateriels et ameliorant la competitivite de l'entreprise. Extrait de" Actifs immateriels et creation de valeur » , reunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministeriel. OCDE 2006 p9

Accord': un accord, une decision d'association d'entreprises ou une pratique concertee;

Accord de licence: Les accords de licence de brevet, de savoir-faire sont des accords de transfert de technologie par lesquels une entreprise titulaire d'un brevet ou d'un savoir-faire (donneur de licence) autorise une autre entreprise (licencie) a exploiter les brevets concedes ou lui communiquer son savoir-faire en vue notamment de la fabrication, de l'utilisation et de la mise dans le commerce. (Defmition extraite du considerant 5 de 1'ECTT 240/96)

Accord de licence sur les resultats futurs (Reach-through licensing agreement, RTLA) est un contrat de transfert de technologie pour lequel le concesseur obtient des droits sur les innovations resultant des perfectionnements de la technologie concedee par le concessionnaire. Ces accords sont couramment pratiques dans le secteur des biotechnologies. Par exemple, un titulaire de brevet dont l'objet porte sur un recepteur peut accorder un RTLA

une societe pharmaceutique. Cette derniere utilise l'outil concede pour rechercher l'effet therapeutique d'un produit potentiel. Cependant, le donneur de licence ascendant ne collecte des redevances que lorsque que le medicament est mis sur le marche » (extrait de la table ronde sur les droits de propriete intellectuelle, note du DOJ/FTC du 07-Jun-2004 au directorate for financial, fiscal and enterprise affairs compitetion committee de l'OCDE).

Accord de transfert de technologie': un accord de licence de brevet, un accord de licence de savoir-faire, un accord de licence de droits d'auteur sur logiciels ou un accord mixte de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, y compris tout accord de ce type contenant des dispositions relatives a la vente et a l'achat de produits ou a la concession d'une licence pour d'autres droits de propriete intellectuelle ou a la cession de droits de propriete intellectuelle, a condition que ces dispositions ne constituent pas l'objet principal de l'accord et qu'elles soient directement liees a la production des produits contractuels.Les cessions de brevets, de savoir-faire, de droits d'auteur sur logiciels ou d'une combinaison de ces elements, sous reserve qu'une partie du risque lie a l'exploitation de la technologie soit supportee par le cedant, notamment lorsque le montant du au titre de la cession depend du chiffie d'affaires realise par le cessionnaire avec les produits qui sont produits a l'aide de la technologie cedee, de la quantite de produits fabriquee ou du nombre d'operations realisees a l'aide de la technologie concernee,

Accord non reciproque^l: un accord de transfert de technologie par lequel une entreprise concede a une autre entreprise une licence de brevet, une licence de savoir-faire ou une licence de droits d'auteur sur logiciels ou une licence mixte de brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, ou par lequel deux entreprises s'accordent mutuellement une telle licence, mais a condition que ces licences ne portent pas sur des technologies concurrentes et ne puissent pas etre utilisees pour la production de produits concurrents;

Accord reciproque^l: un accord de transfert de technologie par lequel deux entreprises s'accordent mutuellement, dans le meme contrat ou dans des contrats distincts, une licence de brevet, une licence de savoir-faire ou une licence de droits d'auteur sur logiciels ou une licence mixte de brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, lorsque ces licences portent sur des technologies concurrentes ou peuvent etre utilisees pour la production de produits concurrents.

Accord de regroupement de technologies² (§ 210): Les accords de regroupement de technologies sont des accords par lesquels deux parties ou plus regroupent un ensemble de technologies qui sont concedees non seulement aux parties a l'accord, mais aussi a des tiers. Sur le plan structurel, les accords de regroupement de technologies peuvent prendre la forme de simples arrangements entre un nombre limite de parties ou d'accords a la structure plus complexe, dans lesquels l'organisation de la concession des licences relatives aux technologies regroupees est confiee a une entite distincte. Dans les deux cas, l'accord peut autoriser les preneurs a operer sur le marche sur la base d'une licence unique. < Autres definitions du Patent pool

1995 US Guidelines p 28: Cross licensing and pooling arrangements are agreements of two or more owners of different items of intellectual property to license on another or third parties"

La definition alternative, donne dans le m8me papier porpose : « Pagregation de DPI qui font l'objet de licences croisees, qu'elles soient transferees directement par le titulaire du brevet au concessionnaire ou par une structure commune, telle qu'une joint-venture, specifiquement creee pour administrer le pool de brevets ». Robert P. Merges (1999): "A patent pool is an arrangement among multiple patent holders to aggregate their patents. A typical pool makes all pooled patents available to each member of the pool. Pools also usually offer standard licensing terms to licensees who are not members of the pool. In addition, the typical patent pool allocates a portion of the licensing fees to each member according to a pre-set formula or procedure [..1" In this context, we are most interested in what we would like to call technology-based patent pools: where a pool is constructed to bundl licensees for a specific technology, such as essential patents for a technical standard.

Amelioration dissociable: une amelioration susceptible d'être exploitee sans empieter sur la technologie concedee.

Article 36 du Traite de Rome (devenu article 30 du Traite des Communautes europeennes). Derogation dont beneficie les droit de propriete intellectuelles.

Article 85 du Traite de Rome: (devenu article 81 du Traite des Communautes europeennes) : Cet article comporte trois paragraphes. : le §1 prohibe les ententes ; le §2 dispose nul toute entente repondant du §1 ; Le §3 admet certaines exemptions notamment concernant les droits de proprietes intellectuelles.

Attestation negative (Negative clearance Letter)***: Sous l'empire du reglement 240/96, Lorsqu'elle constatait, sur la base des faits qui lui sont presentes, qu'il n'y a pas lieu d'intervenir en application de Particle 81, paragraphe 1, ou de Particle 82 du traite CE, a regard d'un accord, d'une decision ou d'une pratique, la Commission delivrait une attestation negative soit sous la forme d'une decision formelle soit d'une maniere informelle par une lettre administrative de compatibilite.

Une attestation negative est donc une decision de la commission par laquelle cette derniere constate l'absence d'infraction a Particle 81 § 1 (V Regl. n° 17/62) dans le cadre d'une demande d'exemption individuelle. (V decision d'exemption ) Le reglement 1/2003 a abroge le systeme d'exemption individuelle et, par voie de consequence, l'attestation negative.

Une attestation negative differe de la decision d'exemption (declaration d'inapplicabilite du 81 § 1 par application de son § 3) obtenue apres notification dans le cas oil le l'accord en cause enfreint Particle 81 § 1, mais ne releve pas de l'interdiction edict& par ce texte en raison d'un bilan economique favorable.

Blanketing : Strategie d'inondation d'un espace technologique consistant en un depOt structure de multiples

Brevets': les demandes de brevets, modêles d'utilite, demandes d'enregistrement de modêles d'utilite,dessins, topographies de produits semi-conducteurs, certificats de protection supplementaire pour produits pharmaceutiques ou autres produits susceptibles d'en beneficier et certificats d'obtention vegetale. A l'image du reglement 772/2004, nous adoptons ici cette meme definition large du terme "brevet", toutefois en y incluant aussi le savoir-faire

Brevet dormant (Sleeping patent ou shelving patent) : Brevet dormant qui, selon le cas,correspond a un brevet de prospection (en attente d'exploitation) ou un brevetpurement strategique.

Brevet sous-marin (Submarine or hidden patent) : Brevet corollaire du principe de confidentialite des demandes de brevets en cours d'examen a l'USPTO, et ce pendant la duree separant la date de depOt jusqul la publication du titre (en general de 18 mois apt-6s le depOt).

Brevets enchevetres (patent thicket): Tissu -ft-6s dense de droits de propriete intellectuelle se chevauchant et obligeant une entreprise souhaitant commercialiser une nouvelle technologie d'obtenir des licences d'exploitation de plusieurs titulaires de droit. (extrait de Carl Shapiro, Navigating the patent thicket ). On trouvera differente traduction du concept de patent thicket dans ce memoire : « imbroglio de brevet », « amas de brevets enchevetres », « maquis de brevet », « champ de mine de brevet »...

Brevets dependants (Blocking patents) : Situation de dependance entre deux ou plusieurs brevets.

Brevets complementaires, brevet de substitution, brevet essentiel (cf technologie)

Brevets paralleles: Brevets qui, malgre les divergences qui subsistent en l'absence de toute unification des regles nationales concernant la propriete intellectuelle, couvrent la meme invention dans divers Etats membres; (extrait de Part 10 13) ECTT 240/96)

Business review letter: revue du ministere de la justice des Etats-Unis (DOJ)

Cartel: Entente conclue entre plusieurs entreprises ayant la meme activite. Elle peut porter sur les quantites ou sur les prix. Dans le cas d'un oligopole, un marche ne comportant qu'un petit nombre d'offreurs, ceux-ci sont tentes de se partager le marche et de reduire les effets de la concurrence. Cette pratique est combattue par la Commission europeenne qui inflige des amendes.

Cellules souches: Cellule indifferenciee se caracterisant par sa capacite a engendrer des cellules specialisees en se differenciant et sa capacite a se multiplier quasi infiniment a l'identique notamment en culture.

Clause blanche (White clause): Clauses enumerees dans Particle 1 du reglement 240/96, qui n'enfreignent pas en principe Particle 81 § 1, mais dont la legalite est clarifiee par l'exemption par categoric (extrait du considerant 11 du rapport devaluation)

Clause grise (Gray clause): Clauses enumerees dans Particle 2 du reglement 240/96, qui ne sont ni exemptees ni expressement exclues et dont Pappreciation necessite une analyse au cas par cas. (extrait du considerant 11 du rapport devaluation)

Clause noire (Black clause)***: ou restrictions caracterisee(s). Clauses enumerees dans Particle 3 du reglement 240/96, qui enfreignent Particle 81 § 1 et dont la presence entrain l'exclusion de l'accord dans son integralite du champ d'application de l'exemption par categoric (extrait du considerant 11 du rapport devaluation)

Clause de retrocession (grant-back provision, voir aussi RTLAs): Clause d'un contrat de licence de brevet, selon laquelle le licencie s'engage a devoir accorder en licence les ameliorations et perfectionnements de la technologie brevet& qu'il pourrait realiser.

Structure centrale de collecte, classification et re-distribution d'information. Beaucoup de sites internet agissent en

tant que chambres de compensation. Il s'agit d'une structure generalement miss en place par des etablissements publics prevoyant un libre acces aux DPI affectant potentiellement leur recherche. Mecanisme principalement rencontre en agro-biotechnologie (PIPRA, EPIAGRI, CAMBIA...) et pour les biotechnologies medicales presentant un fort inter& aux pays occidentaux et aux PVD (SIDA, SARS...)

Collective Rights Organization : Organisation/Societe privee ou public de droits collectifs (ici, de droits de brevets).

Collusion ***: Coordination du comportement concurrentiel de plusieurs entreprises susceptibles d'entrainer une hausse des prix, une limitation de la production et, pour les entreprises impliquees, des benefices plus eleves que ceux qu'elles auraient autrement realises. Ce comportement collusoire ne repose pas toujours sur des accords explicites entre entreprises. Il peut resulter de situations dans lesquelles les entreprises definissent seules leur comportement, mais - conscientes de leur interdependance avec leurs concurrents - exercent conjointement unpouvoir de marche. Cette forme de collusion est generalement denommee "collusion tacite".

Comfort letter: lettre emise par le ministere de la justice des Etats-Unis (DOJ) prononcant un avis favorable sur les aspects pro- ou anti-concurrentiels d'un projet qui lui est soumis

Communication "de minimis" ***: Communication de la Commission precisant les conditions dans lesquelles l'incidence d'un accord ou d'une pratique sur la concurrence a l'interietu- du marche commun peut titre consider& comme negligeable, a savoir lorsque la part de marche cumulee des entreprises concernees ne depasse pas certains seuils. On reconnait en outre que les accords entre petites et moyennes entreprises sont rarement en mesure d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres ou la concurrence a Pinterietu- du marche commun, en tout etat de cause, ils ne presentent generalement pas d'interet communautaire suffisant pour justifier une intervention. En résumé, les accords ou pratiques relevant de la communication "de minimis" sont consideres comme etant d'une importance communautaire mineure et ne sont pas examines par la Commission au regard du droit communautaire de la concurrence. Certains de ces accords ou pratiques peuvent toutefois etre examines par les autorites nationales de concurrence. (Voir la communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de Particle 81, paragraphe 1, du traits instituant la Communaute europeenne (de minimis) (JO C 368 du 22.12.2001).

Counter-patent strategy : Strategic de depOt de brevets consistant a bloquer les brevets concurrents majeurs (fondamentaux ou des).

Cumul de licences, de redevances ("royalties stacking"): Phenomene de cumul des licences de brevets necessaire pour obtenir la liberte d'exploitation d'une technologie determine. Il s'agit en general de brevets complementaires.

Doctrine des equivalents: Doctrine formulee par le juriste allemand Kohler des 1900 et reprise par le hollandais Vanderhaegen 1918, selon laquelle la portee de la protection peut etre etendue au-deli de Penonce litteral des revendications. Ainsi, un objet de contrefacon presume presentant des differences mineures avec l'invention revendiquee peut etre considers comme un equivalent et donc comme portant effectivement atteinte aux droits du titulaire. Elle est devenue une regle quasi-universelle avec certaines divergences.

En France, on considere qu'un moyen est equivalent a un autre moyen s'il remplit la meme fonction et conduit au m8me resultat industriel.

Droits de propriete intellectuelle^l: les droits de propriete industrielle, le savoir-faire, le droit d'auteur et les droits voisins.

Efficience economique : L'exemption prevue a Particle 81, paragraphe 1 du traits CE resulte d'un bilan entre les effets economiques favorables des accords et leurs consequences negatives pour la concurrence. La probabilite que ce bilan soit positif, les effets favorables a Pefficience economique l'emportant sur les effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords de transfert de technologie, depend d'abord du pouvoir de marche des entreprises concernees (Regl. n° 772/2004, exposé des motifs [8]).

Entente (Cartel)***: Arrangements entre entreprises concurrentes destines a limiter ou a eliminer la concurrence s'exercant entre elles, dans le but d'augmenter les prix et les benefices des entreprises participantes, sans produire

d'avantages compensatoires objectifs. Dans la pratique, ces arrangements consistent generalement a fixer les prix, a limiter la production, a partager les marches, a attribuer des clients ou des territoires, a manipuler des procedures d'appel d'offies ou plusieurs de ces elements en meme temps. Les ententes sont prejudiciables aux consommateurs et a la societe dans son ensemble du fait que les entreprises impliquees appliquent des prix plus eleves (et realisent des benefices plus importants) que sur un marche concurrentiel.

Entreprises concurrentes': des entreprises qui sont en concurrence sur le marche de technologies en cause et/ou sur le marche de produits en cause, etant entendu que:i) les entreprises concurrentes sur le marche de technologies en cause sont des entreprises qui conc:edent sous licence des technologies concurrentes sans enfreindre leurs droits de propriete intellectuelle mutuels (concurrents reels sur le marche de technologies); le marche de technologies en cause englobe des technologies considerees par les preneurs de licence comme interchangeables avec la technologie concedee ou substituables a cette technologie en raison de leurs caracteristiques, des redevances dont elles font l'objet et de l'usage auquel elles sont destinees;ii) les entreprises concurrentes sur le marche de produits en cause sont des entreprises qui, en l'absence de l'accord de transfert de technologie, operent toutes deux sur les marches de produits et les marches geographiques sur lesquels les produits contractuels sont vendus sans empieter sur leurs droits de propriete intellectuelle mutuels (concurrents reels sur le marche de produits), ou qui, pour des motifs realistes, seraient prates a consentir les investissements supplementaires necessaires ou a supporter les coilts de transformation necessaires pour penetrer en temps voulu, sans empieter sur leurs droits de propriete intellectuelle mutuels, sur les marches de produits et les marches geographiques en cause a la suite d'une augmentation legere, mais permanente, des prix relatifs (concurrents potentiels sur le marche de produits); le marche de produits en cause englobe des produits consideres par les acheteurs comme interchangeables avec les produits contractuels ou substituables a ces produits en raison de leurs caracteristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destines;

Entreprise commune (Joint venture)***: Association d'entreprises ou de personnes physiques constituee en vue de mener a bien un projet précis. Dans la pratique, la notion recouvre un large &entail d'operations, qui vont des operations de type "fusion" á la cooperation en vue d'activites specifiques, comme la recherche et le developpement, la production ou la distribution.

a) les entreprises clans lesquelles une partie a l'accord dispose directement ou indirectement:i) de plus de la moitie des droits de vote, ouii) du pouvoir de designer plus de la moitie des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes representant legalement l'entreprise, ouiii) du droit de gerer les affaires de l'entreprise;b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement, clans une entreprise partie a l'accord, des droits ou des pouvoirs enumeres au point a);c) les entreprises clans lesquelles une entreprise visee au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou despouvoirs enumeres au point a);d) les entreprises clans lesquelles une entreprise partie a l'accord et une ou plusieurs des entreprises visees aux points a), b)ou c), ou clans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernieres entreprises, disposent ensemble des droits ou des pouvoirsenumeres au point a);e) les entreprises clans lesquelles les droits ou les pouvoirs enumeres au point a) sont Menus conjointement par:i) des parties a l'accord ou leurs entreprises likes respectives visees aux points a) a d), ouii) une ou plusieurs des parties a l'accord ou une ou plusieurs de leurs entreprises likes visees aux points a) a d), et une ou plusieurs parties tierces.

Exemption individuelle (Individual exemption )***: Decision de la Commission, en application de Particle 81, paragraphe 3, du traite CE, d'exempter des accords notifies de l'interdiction prevue a Particle 81, paragraphe 1, du traite CE, sur la base d'une appreciation individuelle (reglement d'exemption par categorie). D'une maniere generale, les accords restrictifs peuvent beneficier d'une exemption si leur contribution au bien-titre general (amelioration de la production, progres technique ou economique et avantages pour le consommateur) compense leurs effets restrictifs sur la concurrence.

Exemption par categorie (Reglement d') (Block exemption (regulation) ) voir aussi "sphere de securite (safe harbor)***: Reglement, arrete par la Commission ou par le Conseil en application de Particle 81, paragraphe 3, du traite CE, enoncant les conditions clans lesquelles certains types d'accords peuvent beneficier d'une exemption a l'interdiction generale prevue par Particle 81, paragraphe 1, du traite CE. Lorsqu'un accord remplit les conditions prevues dans un reglement d'exemption par categorie, il n'est pas soumis a l'obligation de notification individuelle: il est automatiquement valide et executoire. Il existe, par exemple, des reglements d'exemption par categorie pour les accords verticaux, les accords de recherche et de developpement, les accords de specialisation, les accords de

Exercice du droit des proprietes intellectuelles: Existence du droit des proprietes intellectuelles (voir aussi "objet specifique" et "fonction essentielle"): La distinction entre l'existence et l'exercice du droit est apparue a propos de l'application des regles de concurrence du traits a l'exploitation des droits de propriete industrielle. Evoquee dans Parfet Consten-Grundig (56 et 58/64 du 13 juillet 1966), apropos d'une cession de marque, elle a ete ensuite reprise, en matiere de brevets, dans l'important arret Parke Davis (24/67 du 29 fevrier 1968). Il s'agissait de distinguer ce qui relevait de rexistence" des droits de propriete industrielle, qui etait couvert par la reserve de Particle 30 (36), de ce qui se rapportait a rexercice" de ces droits, qui ne pouvait &tipper au principe de libre circulation (voir aussi Parfet Deutsche Grammophon: 78/70 du 8 juin 1971). L^me)dstence" d'un droit est toutefois une notion imprecise et trop dependante de la volonte des legislateurs nationaux. C'est la notion "d'objet specifique" qui a permis de preciser ce qui pouvait relever du statut legal de chaque droit de propriete industrielle ou intellectuelle sans heurter le principe de libre circulation.

Expert independant² (§233 et §232): Experts independants des entreprises qui ont conclu l'accord. S'ils sont lies aux donneurs ou dependants d'eux, un poids moins important sera accords a leur participation. Its devront egalement avoir l'expertise technique necessaire pour remplir les diverses taches qui leur ont ete confiees. Les experts independants pourront par exemple etre amens a evaluer si les technologies proposees pour faire partie de l'accord sont ou non valables et si elles sont ou non essentielles. §233

Un autre facteur important est la mesure dans laquelle des experts independants sont associes a la miss en place et au fonctionnement de l'accord. Determiner si une technologie est ou non essentielle a une norme a la base de laquelle se trouve un accord constitue par exemple souvent une question complexe, qui necessite une expertise particuliere. L'association d'experts independants au processus de selection peut beaucoup contribuer a garantir l'application effective d'un engagement de n'inclure que des technologies essentielles. §232

Expressed Sequence Tag (EST, expressed sequence tag): Un brin unique d'ADN d'une region codante d'un gene permetattnt d'identifier le gene integral et sert de sonde moleculaire. Un EST est une sequence efiquetee (STS, sequence tagged site) derive du cDNA.

Facin^g essentielle (Essential facility)***:Installation ou infrastructure necessaire pour atteindre les clients et/ou pour permettre aux concurrents d'exercer leurs activites. Une facilite est essentielle lorsque sa reproduction est impossible ou extremement difficile en raison de contraintes physiques, geographiques, juridiques ou economiques. Prenons l'exemple d'un reseau electrique national utilise par les differents producteurs d'electricite pour approvisionner les consommateurs fmals: dans la mesure ob. it ne serait pas viable pour ces producteurs de construire leur propre reseau de distribution, ils dependent de Faeces a l'infrastructure existante. Le fait de refuser Faeces a une facilite essentielle peut etre considers comme un abus de position dominante de la part de Pentite contrelant cette facilite, notamment lorsque cela empeche toute concurrence sur un marche situe en aval.

Fonction essentielle: (v aussi : Objet specifique): La defmition de robjet specifique" de la marque de fabrique s'est affirmee dans Parfet Terrapin(119/75 du 22 juin 1976). la Cour a declare que la fonction essentielle de la marque consiste a "garantir aux consommateurs Pidentite d'origine du produit", definition qu'elle a ainsi completee ulterieurement dans Parr& Hoffinarm-Laroche: "en leur permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance" (102/77 du 23 mai 1978).

Imbroglio de brevets: cf. "patent thicket", indifferemment traduit par brevet enchevetres, maquis de brevets, bosquet de brevets...

Scotchmer (2005) distingue deux types d'innovation cumulative : L'effet incremental du type I et II se fonde sur les innovations anterieures mais dans le type I les innovations anterieures « sont incorporees » ou integrees dans l'irmovation de la generation suivante et sont observable a l'usage. Dans le detudême exemple les innovations anterieures sont simplement employees pour realiser la nouvelle innovation. Un exemple d'une innovation incrementale de type 1 consiste en une partie de logiciel precedemment developpee est incorporee a une nouvelle version du logiciel. En revanche, le type II d'innovations emploie et construit a partir des innovations anterieures tels que des outils de recherche ou des methodes mais ces innovations de premiere generation non integree dans le produit, ne sont pas observables a l'usage. Par exemple, en biotechnologie, un innovateur peut se servir d'outils, de

systemes de mesure, ou de lignees de cellulaires pour le developpement d'un nouveau medicament. Tandis que le logiciel se fonde principalement sur le type I d'inovation incrementale et les biotechnologies se fondent surtout sur stir le type II.

Scotchmer, S. 1991. "Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law", Journal of Economic Perspectives 5, 29- 41. Scotchmer, Suzanne. 1996. "Protecting Early Innovators: Should Second-Generation Products be Patentable?" The Rand Journal of Economics 27, Summer 1996, 322-331. Scotchmer, S. 1999. "Cumulative Innovation in Theory and Practice", Working Paper. Scotchmer, S. 2004. Innovation and Incentives. Cambridge, MA: MIT Press. Scotchmer, Suzanne. 2004. Innovation and Incentives. Cambridge, MA: MIT Press.

Lignes directrices du reglement n°772/2004 : L'objectif de cette communication est de fournir des conseils sur l'application du reglement d'exemption par categorie et sur l'application de Particle 81 aux accords de transfert de technologie qui tombent en dehors de la port& du reglement. Par exemple, dans le cas des accords mettant des brevets en commun. L'exemption par categorie reglementaire et les directives ne sont pas prejudicielles

Somme forfaitaire (Lump-sum payment or Fixed fee) : Prix de transfert fixee a l'avance et verse a la signature d'un contrat de licence.

Liberte d'exploiter (Freedom-to-Operate) : consiste en une recherche documentaire complete de tous brevets anterieurs en cours de validite, dans le ou les pays oil l'on va exploiter ou exporter, susceptibles d'être contrefaits par les actes d'exploitation envisages, et que les examinateurs n'auraient pas deceles ou pas juges pertinents, de leur point de vue

Marche en cause : definition du marche en cause figure dans sa communication sur la defmition du marche (Communication de la Commission sur la definition du marche en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).

Medecine regenerative (ou regeneratrice) : Medecine qui vise a regenerer ou a remplacer les tissus ou organes humains endommages. La medecine regenerative (ou medecine regeneratrice) est une medecine dont l'objectif est de reparer les tissus ou les organes du corps humain quand ils sont genetiquement alteres (myopathie, ...), abimes par une maladie ou un accident (brillures graves, ...), ou degrades par le vieillissement. En plus du genie biologique, cette medecine fait appel a l'approche complementaire des nanotechnologies.

Regle des Nines no-no's (ou regle per se): liste de restrictions caracterisees des accords de transfert de technologie defmie en 1975 par la loi anti-trust americaine. La regle des 'nine no-no's' est formellement abandonnes depuis 1986. Cette regle est souvent opposee a la regle de raison, bien qu'elles puissent etre complementaires.

Regle des "nine no-no's": Liste de 9 prohibitions per se en matiere d'accord de licence, utilisee par les autorites de la Concurrence americaines dans les annees 70 et 80. Elles incluent des pratiques :

(1) her des materiaux non brevetes ; (2) dormer en licence de futurs brevets ; (3) inclure des restrictions a la revente ; (4) inclure des restrictions d'activites au concessionnaire tombant hors de la port& du brevet ; (5) inclure des restrictions selon lesquelles le titulaire d'un brevet ne pourra pas accorder de licence a toute autre personne, sans le consentement du concessionnaire ; (6) inclure une prolongation de la concession de brevet; (7) baser les redevances sur des ventes du concessionnaire autres que celles des produits couverts par le brevet ; (8) inclure des restrictions sur les quantites vendues ; (9) indiquer un prix minimum.

Notification (Notification)***: Renseignements formels que les entreprises communiquent, dans certaines situations, a la Commission en application du droit communautaire en matiere d'ententes et de concentrations et qui concernent des accords qu'elles envisagent de conclure ou qu'elles ont déjà conclus. La notification d'accords restrictifs n'est pas obligatoire, mais les entreprises qui mettent en oeuvre ces accords s'exposent a ce que des tribunaux civils les considerent contraires a Particle 81, paragraphe 1, du traite CE et ne les fassent pas appliquer (nullite), en vertu de Particle 81, paragraphe 2. De meme, la Commission ou les autorites nationales de la

concurrence pourraient adopter des decisions d'interdiction (assorties eventuellement d'amendes) sur la base de Particle 81 du traite CE. Si elles souhaitent beneficier d'une exemption (exemption individuelle) ou obtenir une attestation negative, les entreprises doivent notifier l'accord a la Commission en application du reglement n° 17 .I1 n'est toutefois pas necessaire de proceder a une notification en vue d'obtenir une exemption si l'accord en question est couvert par un reglement d'exemption par categoric. La notification d'un accord permet aux entreprises concernees de beneficier d'une immtmite d'amendes en application de Particle 15 du reglement n° 17. Le reglement sur les concentrations oblige les entreprises a notifier toute concentration de dimension communautaire a la Commission sur la base du formulaire CO, normalement dans un alai d'une semaine a compter de la conclusion de l'accord de concentration. Les entreprises participantes ne sont pas autorisees a realiser Poperation de concentration tant que celle-ci n'a pas etc notifiee et que la Commission ne l'a pas declaree compatible avec le marche commun.

Objet specifique: (v aussi fonction essentielle): En matiere de brevets, robjet specifique" est, selon la Cour de justice des Communautes europeenne, le "droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la premiere mise en circulation de produits industriels ... ainsi que le droit de s'opposer a toute contrefacon" (arret Centrafarm c. Sterling Drug: 15/74 du 18 octobre 1974).

Oligopole : Situation d'un marche sur lequel un petit nombre d'entreprises ont une position dominante face á un nombre important de demandeurs (clients). Il s'agit d'une situation de marche imparfait. La concurrence entre ces quelques societes peut etre tres vive mais la tentation est grande de s'entendre pour se partager le marche. Cette pratique de cartel est condarrmee par l'Union Europeenne (Art 82 TCE).

Patent Troll : expression de Peter Detkin (Intel) designant la pratique consistant pour une personne physique ou morale á utiliser un portefeuille de brevets, le plus souvent inexploite, comme business model en concedant des licences et/ou menacant de litiges.

Pool de brevets (patent pool): Communaute de brevets entre plusieurs acteurs juridiquement autonomes.

Pratique concert& (Concerted Practice)*": Coordination entre entreprises qui, sans titre allees jusqu'i conclure un accord formel, ont sciemment adopte une cooperation pratique plutOt que de s'exposer aux risques d'un marche concurrentiel. Une pratique concert& peut consister dans une prise de contact directe ou indirecte entre entreprises dont l'intention ou l'effet est soit d'influencer le comportement du marche, soit de faire connaitre a leurs concurrents le comportement qu'elles entendent adopter á l'avenir.

Question prejudicielle: Question qui doit etre jug& en premier lieu et tient en suspens la decision sur le fond. En droit europeen, se referer a Part 234 du TCE)

Reglement 17/65 (Regulation No 17/65)***: Premier reglement d'application dans le domaine du droit communautaire de la concurrence, definissant le systeme de notifications, les regles de procedure aux fins de l'application de la legislation antitrust, et investissant la Commission europeenne de larges competences, notamment en ce qui concerne les enquetes, l'imposition de sanctions aux entreprises en cas d'infractions et l'exemption de certains accords en vertu de Particle 81, paragraphe 3, du traite CE. La revision du reglement n° 17 renforce le role des juridictions et des autorites de la concurrence nationales en ce qui concerne l'application de la legislation antitrust communautaire (decentralisation) et permettrait a la Commission de consacrer ses ressources limitees aux infractions les plus importantes et a Pelaboration de strategies. L'adoption d'un nouveau reglement de base par le Conseil est prevue dans le courant de Parmee 2002. (Voir le reglement n° 17 du Conseil: premier reglement d'application des articles 85 et 86 (81 et 82 actuellement) du traite (JO 13 du 21.02.1962, p. 204/62).

Restrictions caracterisees (Hard core restrictions)***: Restrictions de concurrence, par des accords ou pratiques commerciales, considerees par la plupart des juridictions comme tres graves et ne produisant generalement aucun effet positif. C'est pourquoi elles enfreignent presque toujours le droit de la concurrence. En droit communautaire, les exemples les plus marquants de restrictions horizontales sont les ententes sur les prix, le partage de marches ou la limitation de quantites de biens ou services devant etre produites, achetees ou fournies. Les exemples de restrictions caracterisees dans les relations verticales (c'est-a-dire entre des entreprises se situant a des niveaux differents de la chain de production ou de distribution) sont les prix de vente imposes et certaines restrictions

territoriales. Les dispositions d'un accord prevoyant ce type de restrictions sont egalement denommees "clauses noires" et empechent cet accord de beneficier d'une xemption par categoric. En outre, les accords contenant des clauses noires ne peuvent qu'exceptionnellement beneficier d'une exemption individuelle. (c f: clause noire, nine no-no's)

Retrait du benefice d'une exemption par categoric (Withdrawal of the benefit of a block exemption)***: Possibilite dont dispose la Commission (ou, dans certains cas, les autorites nationales de la concurrence) de retirer a un accord le benefice de l'exemption de l'interdiction inscrite a Particle 81, paragraphe 1, du traite CE, qui lui avait etc octroyee en application d'un reglement d'exemption par categoric. La Commission peut retirer le benefice d'une exemption par categoric si elle considere que des circonstances donnees, qui sont indiquees dans le reglement d'exemption par categoric en cause, rendent necessaire un examen plus pousse des effets anticoncurrentiels de l'accord. (Voir Particle 7 du reglement n° 19/65/CEE du Conseil tel que modifie par Particle ler, paragraphe 4, du reglement n° 1215/1999/CE du Conseil du 10 juin 1999).

Revendication (claim) : les revendications constituent Pelement essentiel d'un brevet en ce sens qu'elles defmissent la portee de la protection juridique. Elles delimitent par ecrit le champ d'application l'invention, au meme titre une cloture borne un terrain faisant l'objet d'un titre de propriete. C'est pourquoi, le titulaire du brevet souhaite elargir au maximum la portee des revendications de maniere a prendre en consideration toutes les caracteristiques d'une invention telle qu'elle est decrite dans la description detainee, mais aussi tous ses equivalents ou futures versions possibles.

Screening : Activite de criblage, destine a tester et selectionner les molecules en recherche pharmaceutique. Sphere de securite (Safe harbor): voir exemption

Technologic cle : Technologie susceptible d'aboutir a une large gamme de nouvelles possibilites de recherches ainsi que le developpement de nouveaux champs d'applications commerciales, cette technologie est particulierement sujette a l'apparition d'un enchevetrement de brevets.

Technologies complementairee (P16) : Deux technologies constituent des complements, mais non des substituts, lorsqu'elles sont toutes deux necessaires pour fabriquer le produit ou realiser le processus auxquels les technologies s'appliquent. La notion de otechnologie» n'est pas limit& aux brevets. Elle couvre egalement les applications de brevets et les droits de propriete intellectuelle autres que les brevets.

Technologic de substitution' (P16): deux technologies constituent des substituts lorsque chacune d'entre elles permet au preneur de fabriquer le produit ou de realiser le processus auxquels les technologies s'appliquent.NB: Les economistes parlent de technologies rivales ou concurrentes

Technologic essentielle² (P16): Une technologie est consider& comme essentielle, par opposition a une technologie non essentielle, s'il n'existe pas de substitut pour cette technologie parmi les technologies regroupees ou parmi les autres, et si la technologie en question constitue une partie necessaire de l'ensemble des technologies regroupees pour fabriquer les produits ou realiser les processus auxquels le regroupement s'applique. Une technologie pour laquelle it n'existe pas de substitut reste essentielle tant qu'elle est couverte par au moins un droit de propriete intellectuelle valable. Des technologies essentielles sont necessairement des technologies complementaires.

Technology-push innovation : Theorie selon laquelle l'innovation resulte du progres technologique par opposition au market-push ou technology-pull

Transfert de technologic' (§48): La notion de «transfert» implique que la technologie doit passer d'une entreprise a une autre. Cela se fait normalement par la concession d'une licence grace a laquelle le donneur accorde au preneur le droit d'utiliser sa technologie, moyennant le versement de redevances. Le transfert peut egalement se faire par le biais d'un accord de sous-traitance, en vertu duquel un preneur de licence, apres y avoir etc autorise par le donneur, accorde des licences a des tiers (sous-traitants) pour l'exploitation de la technologie.

Theorie des droits inherents: Inspiree par la jurisprudence des Etats-Unis via la loi allemande regissant le droit de la concurrence, elle est a l'origine de la distinction entre l'existence des droits de propriete intellectuelle et leur

exercice, que le juge communautaire a si souvent affirmee dans ses arrets concernant ce domain. Elle considere que seules les restrictions a l'application du traite qui sont inherentes au droit de propriete intellectuelle tel qu'il est determine (existence) par le droit national peuvent etre admises au regard du droit communautaire ; en revanche, l'exercice du droit de propriete intellectuelle par son titulaire - c'est-i-dire son exploitation - doit respecter les dispositions du traite : les contrats conclus entre ce titulaire et des tiers doivent respecter la regle de Particle 81 (ex 85) CE prohibant les ententes (de nombreux arrets appliquent cette distinction des Parfet Grundig) ; l'exploitation directe de ce droit par son titulaire ne doit pas violer les dispositions de Particle 82 (ex 86) CE. (Extrait de G. Bonet, 2005, JClasseur marque)

Tragedie des anti-communs: on observe ce phenomene quand plusieurs individus (agissant separement) gaspillent collectivement une ressource dorm& en la sous-exploitant. Cette metaphore explique que quand trop d'individus ont les droits d'exclusion stir une ressource rare, ces dernieres sont sous exploitees car les titulaires de droit peuvent se bloquer. Le risque d'occurrence de « l'effet anticommun » augmente avec Penchevetrement des droits de propriete. Les biotechnologies sont sujettes a de telles situations et en particulier la recherche biomedicale pour laquelle it existe de nombreuses methodologies brevetees (Heller et Eisenberg, 1998)

Triade : Regroupe les Etats-Unis, le Japon et les Etats membres de l'OEB. Un brevet est dit triadique s'il est depose conjointement en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.

Produits contractuels*: les produits qui sont produits a l'aide de la technologie concedee sous licence;

Savoir-faire' (Know-How): un ensemble d'informations pratiques non brevetees, resultant de l'experience et testees, qui est:i) secret, c'est-i-dire qu'il n'est pas generalement connu ou facilement accessible;ii) substantiel, c'est-i-dire important et utile pour la production des produits contractuels, et iii) identifie, c'est-i-dire decrit d'une fawn suffisamment complete pour permettre de verifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialite;

Territoire exclusif: un territoire stir lequel une seule entreprise est autorisee a produire les produits contractuels a partir de la technologie concedee, sans prejudice de la possibilite d'autoriser un autre preneur stir ce territoire a ne produire les produits contractuels que pour un acheteur determine, lorsque cette seconde licence a ete accordee en vue de creer une source d'approvisionnement de substitution pour cet acheteur.

Up-front fee : Somme versee a l'avance dans le cadre ici d'un contrat de licence.

Ventes actives : design le fait de prospecter des clients individuels a Pinterieur du territoire exclusif ou parmi la clientele exclusive d'un autre distributeur, par exemple par publipostage ou au moyen de visites, le fait de prospecter une clientele determine ou des clients a Pinterieur d'un territoire donne concedes exclusivement a un autre distributeur, par le biais d'annonces publicitaires dans les medias ou d'autres actions de promotion ciblees stir cette clientele ou stir des clients situes dans ce territoire, ou encore Petablissement d'un entrepet ou d'un point de vente a Pinterieur du territoire exclusif d'un autre distributempassive (cf reglement 772/2004 art 4.1.c. iv et v ; lignes directrices TT §77c iv et v, §89, §98c, §99, §100, §169, §170 a 174)

Ventes passives: consistent a satisfaire a des demandes non sollicitees, emanant de clients individuels, en assurant la livraison des biens ou la prestation de services demandes par un client. Toucher des clients stir des territoires non exclusifs ou stir son propre territoire, est consider& comme une vente passive (cf reglement 772/2004 art 4.2. b et c ; et lignes directrices TT §77c iv, §96b, §98, §100, §171 et 174)

Patent-pool et transfert des bio/technologies: le cas des cellules souches

UNIVERSITE DE PARIS II - PANTHEON - ASSAS

FACULTE DE DROIT

UNIVERSITt PANNED \ -ASS AS PARIS II · f·=1.21

Patent-pool

et transfert des bio/technologies

Cas des cellules souches

Memoire entrant dans le cadre del'obtention du Dipliime deMaster 2 Professionnel en Propriete Industrielle