La dilution des marques renommées

§2. Une protection en dehors du droit des marques

pour les marques françaises

Le silence,sur la nature de la protection,de l'article 5.2° de la directivedu 21 décembre 1988a permis au législateur français de faire le choix de sanctionner l'usurpation d'une marque renomméecomme un délit civil.L'article L. 716-1 du Code de propriété intellectuelle prévoit que « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 ». L'article L. 713-5 n'étant pas mentionné, l'usurpation des marques renomméesne constituepas uneatteinte au droit de marque. L'action en contrefaçon est alors logiquement inapplicable.

Ce hiatus entre les marques renommées communautaire et française constitue une anomalie dans l'harmonisation du droit des marques. Ce choix, qui n'est pas sans conséquences,nous semble pourtant justifié. En effet, il nous semble que le décalage existant entre le droit communautaire et le droit français est le prix à payer si nous voulons préserver l'intégrité du droit des marques (A). Par ailleurs, on ne peut nier que la responsabilité civile délictuelle offre une souplesse remarquable (B).

A/. La préservation de l'intégrité du droit des marques

Pour Mme Pérot-Morel, « l'idée de faire appel à d'autres règles juridiques pour admettre une protection plus large des marques notoires est a priori la plus satisfaisante. Elle permet d'entendre des revendications reposant sur l'équité tout en sauvegardant les principes fondamentaux du droit des marques »^56(*). Protéger la marque renommée hors spécialité sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle permettrait ainsid'éviter la dénaturation du droit des marques. Cette solution maintenant ancienne a eu en effet le mérite de préserver, d'une part, la notion de similitude (1) et d'autre part, dans une certaine mesure, le principe de spécialité (2).

1) La préservation de la notion de similitude

La doctrine a très bien su montrer, dans le temps et dans l'espace, les différents visages que prit la protection renforcée des marques renommées^57(*). En France, les juges ont été longtemps réticents à l'idée de conférer à la marque une protectionau-delàde sa spécialité. Il fallut pourtant bien trouver un moyen de conférer aux marques renommées la protection dont elles avaient besoin.

Ils ont ainsi, dans un premier temps,interprété la notion de similitude avec plus de souplesse afin d'étendre le périmètre de la spécialité. Ce raisonnement trouvait cependant ses limites en présence de produits ou services différents. Afin de ne pas dénaturer la notion de similitude en considérant des produits ou services similaires alors qu'ils étaient en réalité différents^58(*), les juges ont cherché des fondements de droit commun pour donner à la marque renommée une protection renforcée. Le célèbre arrêt Pontiac témoigne de cette démarche. Les juges ont en effet sanctionné l'usage d'une marque renommée dans un secteur d'activité différent sur le fondement de l'article 1382 du Code civil^59(*). Quelques années plus tard, cette solution fut reprise dans l'affaire Mazda^60(*).

Le recours à la responsabilité civile délictuelle permit ainsi de sanctionner l'usurpation d'une marque renommée sans élargir de manière artificielle le périmètre de la spécialité et donc sans dénaturer la notion de similitude.

* ⁵⁶ M.-A. PÉROT-MOREL, op. cit., p. 9 et s.

* ⁵⁷ V. par exemple : M.-A. PÉROT-MOREL, op. cit., p. 9 et s. ; G. DASSAS, op. cit., p. 104 et s. ; D. BRANDT, op. cit., p. 215 et s. ; C.-A. MAETZ, La notoriété, essai sur l'appropriation d'une valeur économique,PUAM, 2010, p. 75 et s.

* ⁵⁸ V. par exemple CA Paris, 17 déc. 1974, PIBD 1975, n° 147, III, 173 qui avait considéré que des chocolats et des fromages étaient des produits similaires.

* ⁵⁹CA Paris, 8 déc. 1962, D. 1963, p. 406.

* ⁶⁰TGI Paris, 25 oct. 1969, Ann. propr. ind. 1971, p. 1.