Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

 A  défaut d'âme, les objets ont des marques », Yann de l'Ecotais (« La seccotine est irremplaçable », éd. Plon 1998)

Dans les économies actuelles post-industrielles, la richesse naît de l'innovation et du marketing. La clientèle autant que l'entreprise recherchent, l'une les moyens d'opérer des choix raisonnés dans une offre de plus en plus complexes, l'autre les moyens d'un positionnement avantageux dans un marché âprement compétitif et global.

A l'origine (en France), les artisans revêtaient de leurs sceaux ou d'un signe particulier les produits issus de leur fabrication. Au Moyen Age, cette habitude se généralisa notamment au sein de gildes qui regroupaient les artisans et les marchands d'une même famille de produits. Par la suite, ces associations essayèrent de contrôler leur production et leur commerce par le biais de « privilèges » royaux qui réservaient à leurs seuls membres l'usage de leurs marques.

Les Révolutionnaires abolirent ces privilèges et proclamèrent la liberté du commerce et de l'industrie. Toutefois, pour éviter des actes de concurrence sauvage, ils durent placer les marques sous un régime uniforme de dépôt et de protection.

Au constat, les textes législatifs de cette époque-là ne prévoyaient pas de marques de service. Cette notion est intervenue au plan international^1(*) avant de se généraliser par des textes nationaux^2(*). Cependant la majorité de la doctrine considère qu'elle existait déjà auparavant sinon en droit du moins en fait, de nombreuses entreprises prestataires de services tels hôtellerie, assurances, transports, etc. ayant pris l'habitude d'utiliser des signes distinctifs pour désigner leurs services^3(*).

Ainsi, la marque est un signe qui sert à distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux que proposent ses concurrents. Elle est en principe facultative mais peut exceptionnellement être déclarée obligatoire. Il en existe de diverses sortes : des marques individuelles et des marques collectives ; des marques de produits et des marques de services ; des marques de distribution et des marques « premier choix », aussi bien que des marques de prestige ; des marques appliquées à un seul produit et des marques qui recouvrent une variété de produits ou qui s'ajoutent à la marque individualisant un produit dans une gamme^4(*).

Si le bien fondé du droit sur la marque n'est pas contesté, sa nature juridique a suscité des remous doctrinaux identiques à ceux concernant d'autres droits de propriété intellectuelle. Des théories ont été développées qui cherchent à déterminer la nature juridique de ce droit, certaines en fonction de son objet^5(*), d'autres au regard de sa fonction^6(*), d'autres encore en tenant compte de son contenu^7(*). Les partisans de ce dernier aspect qualifient volontiers le droit des marques de « droit de propriété ». Pour sa part, le législateur qui adopte la terminologie « propriété industrielle » semble avoir tranché la question même si, faut-il l'avouer, cette propriété se rapproche de celle de l'art 544 du Code civil^8(*) autant qu'elle s'en démarque^9(*). De ce fait, certains auteurs ont pu soutenir qu'il s'agissait d'une catégorie de droits de propriété « sui generis ». Cependant, le caractère immatériel du bien ne change pas la qualification de la nature du droit ; il est par conséquent logique que le régime de ce droit soit influencé par cette particularité^10(*).

La marque doit être distinguée d'autres notions voisines qui, pouvant être classées dans la rubrique commune de propriété intellectuelle, s'en éloignent considérablement.

Ainsi en est-il des droits de propriété littéraire et artistique qui, à la différence de ceux portant sur les marques (et droits de propriété industrielle en général), ne nécessitent pour leur naissance aucune formalité administrative. L'auteur de toute oeuvre originale de l'esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial^11(*). A l'évidence, la personnalité de l'auteur de l'oeuvre domine le régime juridique applicable. Ceci dit, une marque peut intégrer une création graphique ou verbale. Si le créateur est un tiers, la validité d'une telle marque sera conditionnée par le transfert des droits du créateur au profit du déposant. Ledit transfert doit être réalisé par écrit conformément à l'article 36 de l'annexe VII précité.

La marque s'écarte également du brevet d'invention. En effet, si celle-là est un droit d'occupation, celui-ci est un droit de créativité technique subordonné à la condition de nouveauté dont doit bénéficier l'invention. Qui plus est, alors que la validité du brevet s'estompe sous l'écoulement du temps, celles de la marque se consolide avec son ancienneté, son renouvellement périodique étant possible.

Enfin, la marque se distingue des autres signes distinctifs en ce qu'elle n'identifie ni une entreprise (fonction dévolue au nom commercial) ni un lieu de production ou de fabrication (rôle de l'origine géographique) mais des produits ou des services.

En somme, la marque est une notion autonome.

L'efficacité de toute marque se vérifie par sa capacité à attirer et à fidéliser une clientèle. En fonction de certains critères, il est possible de l'évaluer. Il s'agit de l'image qu'elle véhicule, sa notoriété, son pouvoir d'évocation et d'attraction, sa réputation, son pouvoir d'identification, etc. C'est dire que les marques ne s'équivalent pas. Il est des marques de valeur économique substantiellement considérable^12(*) qui, à cet effet, requièrent une protection juridique dérogatoire du droit commun des marques^13(*). Mais la valeur des investissements effectués par l'entreprise ne saurait justifier une quelconque discrimination des régimes de protection, ces investissements étant fonction de la surface financière de ces structures et les économies africaines étant généralement constituées de PME.

L'importance économique de la marque n'est guère à démontrer. Si l'on ne s'en tient qu'aux formalités effectuées auprès de l'OAPI, l'on peut observer que le volume moyen annuel des dépôts de marques se chiffre autour de 1.300 marques. Cet engouement pour les marques^14(*) est trahi par un revers significatif : Il s'agit de la contrefaçon qui connaît ces dernières années un développement constant et qui, loin d'avoir le caractère artisanal et pittoresque qu'on lui prête souvent, est devenue une véritable contre industrie.

Ces données économiques appellent par conséquent à une réglementation appropriée. Animés d'un tel souci, certains pays africains^15(*) se sont mis ensemble pour élaborer et adopter une réglementation sous forme de traité international suivi d'annexes et qui, par le même truchement, créait une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (ci-après OAPI)^16(*) dotée de pouvoirs étendus indispensables à l'accomplissement de sa mission dont la première est la centralisation des procédures administratives découlant d'un régime uniforme de protection de la propriété industrielle. L'accord de Bangui du 02 mars 1977, entré en vigueur le 8 février 1982, a été actualisé pour s'arrimer aux conventions internationales signées par les Etats membres et reconnues par l'Organisation. Sa dernière révision en date est entrée en vigueur le 28 février 2002. Son annexe III est consacrée aux marques de produits ou de services.

Cette réglementation résulte d'un double choix opéré par le législateur OAPI à l'exemple de ses homologues sous d'autres cieux : D'une part entre le rattachement du droit des marques au droit de la concurrence ou au droit de la propriété industrielle, et d'autre part, entre le système déclaratif et le système attributif du droit à la marque.

D'abord, le droit des marques pourrait être rattaché au droit de la concurrence (concurrence déloyale) et donc indirectement au droit de la consommation^17(*). Ce rattachement n'est pas sans fondement : Notamment, un individu pourrait acquérir une marque antérieure dans le seul but de l'opposer à son concurrent en vue de l'éliminer. De plus, le titulaire d'une marque pourrait exercer ses droits pour porter illicitement atteinte à la libre concurrence et aux droits des consommateurs. Enfin, par un détournement de la finalité de la marque, il est imaginable d'utiliser comme marque un signe détachable du produit en ce qu'il est recherché pour lui-même par la clientèle ; ce qui constitue une entrave injustifiée notamment à la liberté du commerce et de l'industrie car l'auteur de tels agissements jouirait, de fait, d'un avantage qui lui aurait été refusé sur le terrain plus approprié de la création artistique, le signe étant par hypothèse dépourvu d'originalité. Malgré la pertinence de ces hypothèses, le législateur OAPI rattache le droit des marques davantage au droit de la propriété intellectuelle. Sans ignorer son aspect concurrentiel, ce rattachement a le mérite d'appréhender la matière en entier.

Ensuite, en matière de marques, l'on distingue généralement le système déclaratif du système attributif. Sous le règne du système déclaratif, le droit sur la marque naît de l'usucapion, c'est-à-dire de l'usage de celle-ci dans le commerce par le premier utilisateur. Par conséquent, le dépôt et l'enregistrement n'ont qu'une valeur de reconnaissance du droit déjà né. Quant au système attributif, il est celui qui confère le droit sur la marque par un acte formel et administratif provoqué par le déposant. Le premier système prête le flanc à critique. En effet, il accuse le fâcheux inconvénient de conduire non seulement à la difficulté de rapporter la preuve du premier usage mais également à une insécurité juridique pour le propriétaire de la marque qui ne saura jamais si la marque lui appartient vraiment, ou si son droit est primé par un autre, antérieur, appartenant à un tiers. C'est donc à juste titre que le législateur a porté son choix sur le système attributif qui, lui, présente plus de sécurité en éliminant tout contentieux relatif a la titularité de la marque. Mais cet aménagement législatif n'évacue pas complètement les possibilités de contestations relatives aux marques de produits ou de service.

A la vérité, la marque est à l'origine de multiples contestations. Lors de sa phase de gestation, peuvent être soulevées tantôt son invalidité intrinsèque, tantôt son indisponibilité. Son exploitation paisible peut être mise à mal par des difficultés surgissant entre le propriétaire de la marque et son cocontractant ou même des délits tels la contrefaçon et la concurrence déloyale perpétrés par des tiers.

Pour développer le contentieux des marques dans l'espace OAPI, nous avons procédé par une approche scientifique orientée vers l'étude des textes et de la jurisprudence locale. Toutefois, nous nous sommes permis des excursions ponctuelles dans les systèmes juridiques étrangers en fonction des besoins et à titre de droit comparé.

De tout ce qui précède, l'on observe que des litiges sont susceptibles de voir jour d'une part lors de l'acquisition du droit sur la marque (première partie), et d'autre part lors de l'exploitation de ladite marque (deuxième partie).

L'acquisition du droit sur la marque peut logiquement soulever deux principales questions : Qui peut être titulaire d'une marque ? Quelles sont les marques susceptibles d'être valablement enregistrées ? Si la première préoccupation a depuis longtemps déjà trouvé solution, la seconde est à l'origine de divers contentieux.

Aux termes de l'article 5 al. 1^er de l'annexe III de l'accord de Bangui, la marque appartient au premier déposant. L'on aurait pu s'attendre à ce qu'il lui soit exigé la qualité de commerçant puisque la marque qui a une fonction essentiellement commerciale, est un élément constitutif du fonds de commerce. Faisant fi de ces données, le législateur est libéral, qui permet même à un non-commerçant de déposer une marque individuelle à son nom personnel. Cette règle dite de «  l'indépendance de la marque », le législateur OHADA lui-même en aurait, semble-t-il, tenu compte étant donné qu'il se garde de réglementer dans son Acte uniforme portant droit des sûretés, le nantissement à titre principal des marques et des droits de propriété industrielle en général, subordonnant la validité et l'opposabilité d'un nantissement à titre accessoire à la rédaction d'une clause spéciale et aux règles de publicité prévues par les dispositions relatives à la propriété intellectuelles^18(*). La règle de l'indépendance des marques a cependant un contrepoids car le déposant est obligé d'exploiter la marque sinon une action en déchéance pour inexploitation pourrait être intentée contre lui par un tiers intéressé par la marque.

Par ailleurs, la marque peut être enregistrée et acquise en co-propriété. Sauf clause contraire entre les co-propriétaires, ceux-ci doivent alors l'exploiter en indivision selon les règles de droit commun.

Mais pour être enregistrée, la marque doit réussir à l'examen des autorités de l'OAPI qui s'assurent qu`elle ne contient aucun vice de validité et, par des mesures de publicité suffisantes, qu'elle ne porte pas atteinte aux droits antérieurs d'un autre déposant.

En effet, l'enregistrement de la marque suppose qu'elle soit exempte de tout vice ; ce qui contribue à l'efficacité du titre car si grâce à certaines manoeuvres , la marque dépourvue de validité ou frappée d'indisponibilité parvenait à se dérober aux contestations relevant de la compétence de l'Organisation, notamment à cause des délais courts qui jouent en sa faveur (chapitre1), ce n'est que difficilement qu'elle échappera aux actions qui peuvent être portées devant les juridictions civiles (chapitre2).

chapitre i: LES HYPOTHESES DE CONTESTATION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'O.A.P.I

Le droit sur la marque découlant non de l'usage mais d'un titre délivré par l'Organisation, il est tout à fait logique qu'un examen s'impose en vue de s'assurer que les conditions posées à sa naissance par le législateur sont remplies. Cet examen porte sur la forme et sur le fond.

Les conditions de recevabilité en tout état de cause, concernent le demandeur, l'objet de la demande, le dossier de demande, le paiement des taxes exigées.

L'examen proprement dit qui s'applique aux conditions de validité du droit a l'avantage de crédibiliser les titres et de désengorger les prétoires. Il peut être préalable ou différé c'est-à-dire situé avant ou après l'enregistrement du titre.

Il peut être préalable dans sa « phase directoriale ». En principe, une fois déposée, la marque fait l'objet d'un examen relevant de la compétence du Directeur Général. Si ledit examen s'avère probant, la marque est enregistrée. Il est par la suite délivré au titulaire de l'enregistrement un certificat contenant les renseignements de l'art 16 de l'annexe, c'est-à-dire le numéro d'ordre de la marque ; la date de dépôt de la demande d'enregistrement ; la date de l'enregistrement ainsi que la date de priorité si celle-ci est revendiquée ; le nom commercial ou les nom et prénom du titulaire de la marque ainsi que son adresse ; une reproduction de la marque, l'indication des classes de produits ou de services sur lesquels porte l'enregistrement. Publication est faite au bulletin officiel de la propriété industrielle et les données du certificat d'enregistrement sont insérées au Registre spécial des marques.

Mais parfois, soit la procédure s'achèvera précocement en raison de l'invalidité de la marque (section I), soit elle gagnera en proportion du fait d'une éventuelle opposition des tiers (section II).

* ¹ Aux termes de la Convention d'Union de Paris dans sa rédaction résultant de l'Acte de Lisbonne de 1958, « les pays de l'Union s'engagent à protéger les marques de services. Ils ne sont pas tenus de prévoir l'enregistrement de ces marques ». L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a été révisé lors de la Conférence de révision de Nice en 1957, de manière à prévoir l'enregistrement des marques de services.

* ² Par exemple, les Etats-Unis d'Amérique accueillirent la marque de service dans le Lanham Act du 5 juillet 1946 ; la France, elle, par la loi du 31 décembre 1964.

* ³ Certains auteurs considèrent que, bien avant sa consécration législative, la marque de service avait une existence juridique « puisque sa protection était assurée par l'action en concurrence déloyale », ce qui rendait sa situation comparable à celle des marques non déposées ; cf. Mme PEROT-MOREL, Les marques de services, Rev. Trim. Dr. Com., 1970, p. 281 et s. et p. 613 et s.

* ⁴ Ces marques génériques encore appelées « house mark » en droit anglais et américain, sont souvent utilisées par de grosses multinationales qui travaillent sur une très grande variété de produits. Par exemple, la marque Nestlé sert à désigner une série de produits qui sont à leur tour désignés par des marques propres telles que Nescafé, Alta Rica, Nesquik, Cailler, et beaucoup d'autres.

* ⁵ Théorie de la personnalité du droit, théorie des droits intellectuels de Picard (Picard Edmond, Le droit pur, Bruxelles Paris, 1899, p121) et la théorie du droit sur les biens immatériels de J. KOHLER.

* ⁶ Théorie des droits de clientèle de Paul ROUBIER (Droits intellectuels ou de clientèle, Paris, Librairie du recueil Sirey, 1935, 54p) et la théorie des droits de monopole de FRANCESCHELLI.

* ⁷ Théorie de la propriété « tout court » (cf. Paul MATHELY, Le droit des signes distinctifs, Librairie du Journal des notaires et des avocats, Paris, 1984, p282 ; également A. CHAVANNE et J-J BURST, Droit de la propriété industrielle, Paris, Dalloz, 2^e éd. 1980, p418) et théorie de la propriété immatérielle du professeur Alois TROLLER.

* ⁸ Art 544 C.c. : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue (...) »

* ⁹ La propriété des marques est sérieusement relativisée par les principes de la territorialité, de la spécialité et par les conséquences découlant du non-usage (cf. José Roberto GUMAO, L'acquisition du droit sur la marque au Brésil, Paris, Litec, 1990, pp. 34-38

* ¹⁰ « Chaque catégorie de biens comporte une forme d'appropriation à elle particulière (...).Il n'y a pas une propriété ; il y a des propriétés, parce que l'intérêt de la société est que l'appropriation des biens comporte des statuts en harmonie avec les buts poursuivis, lesquels varient beaucoup ; le droit de propriété est un des plus souples et des plus nuancés qui figurent dans les différentes catégories juridiques ; sa plasticité est infinie », JOSSERAND, « Cours élémentaire de droit civil », 1929, T.1 p. 839,n°1517

* ¹¹ Art. 4 al.1 de l'annexe VII de l'accord de Bangui.

* ¹² Marlboro, Coca-cola, Budweiser, Pepsi-cola, Nescafe, Kellogg's, Winston, Pampers, Camel, Campbell

* ¹³ Exemple : la protection des marques notoires échappe au principe de la territorialité et, d'un point de vue jurisprudentiel, au principe de la spécialité, principes pourtant fondamentaux en droit des marques.

* ¹⁴ D'après le plan comptable OHADA, les marques sont des immobilisations incorporelles rangées dans la classe2 (n°214)

* ¹⁵ Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

* ¹⁶ Siège, Yaoundé au Cameroun

* ¹⁷ Parce que le droit des marques (et les droits de propriété industrielle en général) pose des restrictions aux principe de libre circulation et, par identité de raisons, de libre concurrence, le législateur Européen est animé d'un souci de conciliation de ces droits a priori conflictuels.

* ¹⁸ Art. 77 de l'acte uniforme portant droit des sûretés.